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35 U.S.C. § 112(b) (pre-AIA § 112, ¶2) 조항은 통상의 기술자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)”하다는 이유로 § 112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나 특허 소송 시 무효 사유가 될 수 있습니다.
35 U.S.C. § 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
이전 포스팅에서 설명 드린 바와 같이 이 때 유의할 점 중 한 가지는 불명확성을 판단할 경우 특허청과 법원의 심사 기준이 다르다는 점입니다. 일반적으로 연방순회항소법원은 청구항이 여러 가지 의미로 해석될 수 있는 경우에는 그 청구항은 불명확하기 때문에 무효라는 기준을 제시해 왔습니다.
연방순회항소법원은 이번 달 초 Capital Security Systems, Inc., v. NCR Corp.를 통해 § 112 (b) 하의 불명확성 여부에 대한 비선례적인 결정(non-precedential decision)을 판시했습니다. 특히 이번 사건에서 연방순회항소법원은 통상의 기술자가 청구항의 특정 표현이 여러 가지의 의미를 모두 포함할 수 있다고 판단할 수 있을 경우에도 청구항이 반드시 불명확한 것은 아니라는 결정을 내렸습니다.
이 사건은 2016년 Capital Security가 은행에 현금지급기 ATM을 판매하는 NCR이 본인들의 특허를 침해했다는 소송을 제기하며 시작되었습니다. 이에 대해 소제기 얼마 후 NCR은 Capital Security의 특허는 불명확하기 때문에 무효라는 이유로 약식 판결을 신청했습니다. NCR은 특히 Capital Security가 침해를 주장하는 특허의 청구항에 포함된 “ascertain an apparent signature”와 “transactional operator”라는 표현이 불명확하기 때문에 Capital Security의 특허는 무효라는 주장을 했습니다.
더 자세히 살펴보면, “ascertain an apparent signature”는“the processor reviews images from a legal amount recognition (LAR) line and a courtesy amount recognition (CAR) line and ascertains an apparent signature from the document image in order to validate the document”라는 청구항에 포함되어 있으며, NCR은 “apparent signature”는 네 가지 의미로 해석될 수 있다는 전문가의 의견서를 제출했습니다. “Transactional operator”의 경우 “a transactional operator for operation by the user to perform a transaction upon deposit of sufficient cash by user for the requested transaction”이라는 청구항에 사용되는데, 이 또한 세 가지의 의미로 해석될 수 있다는 전문가의 의견을 제시했습니다. 지방법원은 NCR의 손을 들어주며 Capital Security의 특허는 불명확성을 이유로 무효라고 판단했습니다.
이에 대해 Capital Security는 연방순회항소법원에 항소를 제기했고, 연방순회항소법원은 “ascertain an apparent signature”이라는 표현은 통상의 기술자가 이해할 수 있는 표현이라는 이유로 불명확하지 않다며 지방법원의 결정을 뒤집었습니다. 특히 연방순회항소법원은 “apparent signature”는 네 가지의 의미를 모두 포함할 수 있는 표현이라고 보며, 이 표현이 객관적인 측정 기준에 관한 것이 아니라는 점 때문에 불명확하지는 않으며, Capital Security가 출원과정 중에서 이 표현을 혼동시킨 점도 없다는 이유를 들며, “ascertain an apparent signature”는 불명확하지 않다고 판단했습니다.
반면 연방순회항소법원은 “transactional operator”에 대해서는 이 표현이 마이크로 컴퓨터, 키보드, 디스플레이 중 어느 것을 포함하는지 분명하지 않고 이 표현에 대해 일반적으로 받아들여지는 정의가 없기 때문에 불명확하다고 했습니다.
연방순회항소법원은 이번 결정을 통해 청구항이 여러 가지의 의미를 모두 내포한다고 해석될 수 있는 경우에도 청구항이 불명확하지 않다고 주장할 수 있는 가능성을 열어주었으며 특허 심사 과정 시보다 소송 시에 덜 엄격한 기준으로 불명확성을 판단하는 결정을 내렸습니다.
