특허 출원 심사 과정 또는 특허 침해 소송 과정에서 선행 문서로 인한 거절 또는 무효 여부에 대한 논의와 함께 자주 문제가 되는 사항은 35 U.S.C. §112(b) (pre-AIA § 112, ¶2)에 따라 청구항의 불명확성으로 인한 심사 중인 청구항의 거절 또는 특허를 받은 청구항의 무효 결정입니다. §112(b) 조항은 아래 제시된 바와 같이 “명확성(definiteness)”이라는 용어 자체를 사용하지는 않습니다. 하지만 당업자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)” 하다는 이유로 §112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나 특허 소송 시 무효 사유가 될 수 있습니다. 이 때 유의할 점 중 한 가지는, 불명확성을 판단할 경우 특허청과 법원의 심사 기준이 다르다는 점입니다.

35 U.S.C. §112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

미국 특허청의 특허심판원(PTAB)은 최근 Ex parte McAward (August 25, 2017) 에서 §112(b) 에 따른 불명확성을 판단할 때, 특허 심사 과정 중에는 소송 시 사용되는 판단 기준과 다른 보다 엄격한 기준점(threshold)을 바탕으로 불명확성을 판단할 수 있다고 한 결정을 선례적 결정(precedential opinion)으로 지정했습니다.

청구항의 명확성 여부를 판단하기 위해서는 우선 청구항의 해석(claim construction)이 선행되어야 하는데, 이 또한 어느 기관에서 어떤 단계에 청구항의 해석이 이루어지는지에 따라 다른 기준이 적용되고 있습니다.

미국 특허청은 특허 심사 중인 청구항에 대해 합리적 최광의의 해석(broadest reasonable interpretation, “BRI”)의 기준에 따라 당업자가 청구항을 어떻게 해석할지를 기준으로 청구항을 해석합니다. BRI 기준은 만기가 되지 않은 특허를 특허청에서 Inter Partes Review를 통해 재심사할 때에도 적용되고 있으며, 또한 특허심판원의 Post Grant Review 과정에서도 적용되고 있는데, 특허청에서 이미 특허권리를 인정 받은 청구항에 대해 Post Grant Review를 할 경우 이러한 광범위한 기준에 따라 해석되는 것이 맞는지 여부에 대해 현재 미국연방항소순회법원에 항소 되어 있는 사건이 진행 중인 상태입니다. Tinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corp., Appeal No. 2017-1726. 이와 달리, 특허 침해 소송 시 청구항은 당업자가 명세서를 바탕으로 판단할 일반적이고 관례적인(ordinary and customary) 의미로 해석됩니다.

결국 청구항 해석 단계에서부터 특허청은 법원에 비해 광범위한 해석의 기준을 바탕으로 청구항을 해석하고 있는데, 이에 대한 이유로는 특허청의 청구항 심사 과정에서는 특허 청구권자는 청구항을 보정 할 수 있으며 청구항에 대한 완료된 출원 경과 (prosecution history) 기록이 있지  않기 때문에 광범위한 해석이 합리적인 반면, 소송 시 법원의 경우, 청구항은 더 이상 보정이 가능하지 않으며 출원 경과에 대한 기록이 존재하고 특허의 청구항은 기본적으로 유효하다고 전제하기 때문에 특허 출원 심사과정과 같은 광범위한 청구항의 해석은 불합리하다고 보는 것입니다. 이처럼 특허 출원 심사 과정과 특허를 받은 이후 소송 과정에서 서로 다른 기준으로 청구항을 해석하는 것은 문제가 없다고 대법원은 판시했습니다. Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2146 (U.S. 2016).

이처럼 다른 기준에 따른 청구항의 해석이 이루어진다는 점을 고려할 때, 청구항의 해석 이후 명확성을 판단 시 특허청은 당업자가 명세서에 비추어 보아 청구항을 이해할 수 있는지에 따라 결정합니다. 특허심사절차지침서(MPEP) § 2173.02에 따르면, 판단의 핵심은 “청구항이 특정 내용에 대해 합리적인 정도의 분명함(clarity)과 특수성(particularity)을 지닌 채 청구항의 범위를 규정하는지”라고 제시하고 있습니다. 특허청은 이와 같은 BRI 기준을 적용하는 것은 청구항의 불명확함을 판단하는 데 더 엄격한 기준을 제시한다는 점을 인정하며, 이는 청구항 해석의 경우와 마찬가지로 청구항에 대한 심사 과정이 진행 중이며 이 과정에서 청구항의 보정이 가능하기 때문에 보다 엄격한 기준을 바탕으로 불명확성을 판단하는 데에 문제가 없다고 합니다. 반면 법원에서 명확성을 판단하기 위한 접근 방식은 특허청구항을 명세서와 특허출원 기록을 바탕으로 청구항은 당업자에게 합리적인 확실성(reasonably certainty)으로 발명의 범위를 제시하는지에 따라 판단합니다. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120, 2129 (U.S. 2014). 이 경우 법원은 특허 출원 과정의 기록을 참고 할 수 있으며 공공에 대한 공시 기능을 고려할 때, 덜 엄격한 기준으로 청구항의 불명확성을 판단해야 한다고 합니다.

심사관의 거절결정에 불복하여 제기된 Ex parte McAward에서 문제가 된 청구항은 다음과 같습니다:

wherein the water detector is configured to be reliably installed by an untrained installer or a homeowner and to not require the services of a plumber or electrician to perform installation, thereby permitting widespread and cost effective adoption.

청구항을 살펴보면 “reliably”, “widespread”, “cost effective”와 같은 얼핏 보기에도 모호해 보이는 여러 용어를 청구항에 사용하고 있습니다. 특허심판원은 이에 대해 청구항에 사용된 용어는 특이(unusual)하다고 하며, 본 청구항은 water detector 의 구성 또는 기능을 한정하는 것이 아니라 단순히 “plumber or electrician” 대신 “homeowner” 가 water detector를 사용할 수 있다고 규정하므로 이것은 모호하다고 판단했습니다. 청구권자는 청구항은 아마추어인 일반인도 스스로 water detector를 사용할 수 있는 기기를 분명하게 제시하고 있다고 주장했지만 이는 불충분한 답변으로 특허심판원에서 받아들여지지 않았습니다.

이번 Ex parte McAward의 경우 일반적인 기준으로 봐도 특이하고 모호하다고 판단될 가능성이 높은 용어(예컨대 “reliably”, “widespread” 등)에 대하여 §112(b) 조항에 대한 판단 기준이 적용되었기 때문에, 특허청이 §112(b) 조항에 따른 불명확성의 판단을 소송 과정보다 더 엄격한 기준으로 판단한 데 대해 일응 수긍할만 합니다. Ex parte McAward에서 특허청은 법원과 다른 기준으로 불명확성을 판단하는 것은 특허청과 법원이 §112(b) 조항에 대해 다른 해석을 하기 때문이 아니라 특허청과 법원이 맡은 역할의 차이가 있기 때문이라고 합니다. 하지만 이런 불명확성 판단에 대한 엄격한 기준을 선례적 결정으로 인정함으로써 앞으로 특허 출원 심사과정에서 더 엄격한 기준 아래 청구항의 명확성 여부가 심사될 것으로 보이며 이에 따라 청구권자는 특허 청구항을 작성할 때 이 점을 염두에 둬야 할 것입니다.