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본 블로그에서 설명드린 바와 같이 미연방대법원은 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands (2017) (이하 TC Heartland) 에서 미국 특허침해소송 관할지 결정에 대해 28 U.S.C. 1400(b) 조항에 따라 (1) 피고인 회사가 법적으로 설립되어 있거나(place of incorporation), (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다.
TC Heartland 결정이 나온 뒤 가장 논쟁이 되었던 부분은 현재 진행 중인 특허 소송에서 TC Heartland 결정이 나오기 전에 소송 관할지에 대한 이의 신청을 하지 않은 피고(특허침해권자)가, TC Heartland 결정을 바탕으로 다시 소송 관할지에 대해 이의를 신청을 할 수 있는지 여부였습니다. 이에 대해 지난 달 미연방순회항소법원은 In re Micron Technology, Inc. (Appeal No. 2017-138)(이하 In re Micron) 결정을 통해 이런 질문에 대한 명확한 가이드라인을 제시했습니다. In re Micron 에서 미연방순회항소법원은 TC Heartland 결정은 소송 관할지에 대한 법의 변화(change of law)라고 보며 TC Heartland 결정 이전에 소송 관할지에 대해 이의 신청을 하지 않은 피고는 소송 관할지에 대한 이의 신청을 제기할 권리를 포기하지 않았다고 판시했습니다.
In re Micron 사건의 경위를 구체적으로 살펴보면, 원고인 Harvard는 Delaware 에 회사 설립이 되어 있고 확립된 사업장이 Idaho인 Micron 에 대해 특허 침해 소송을 Massachusetts 관할 법원에2016년 6월에 제기하며 시작되었고, Harvard는 Massachusetts 는28 U.S.C. §§ 1400 와 1391에 따라 적합한 소송 관할지라고 했습니다. 2016년 8월, 피고인 Micron은 미국연방민사소송법 12(b)(6)조항을 근거로 Harvard의 소 각하 신청을 했지만, 이에 소송 관할지에 대한 이의 신청은 포함하지 않았습니다.
TC Heartland 결정이 나온 뒤 Micron은 소송 관할지가 부적절하다며 소송 각하 또는 소송 관할지의 이전을 신청했습니다. 이에 대해 관할 법원은 Micron이 12(b) 에 따른 소 각하 신청 당시 소송 관할지에 대한 이의 신청을 포함하지 않았기 때문에, 이의신청을 할 권리를 포기했다고 보며 Micron의 부적절한 소송 관할지에 대한 신청을 거절했습니다. 관할 법원의 결정에 대해 Micron은 집행 영장(writ of mandamus)을 통해 미연방순회항소법원에 항소했습니다.
연방순회항소법원은 우선 Micron이 부적절한 소송 관할지에 대한 이의신청을 할 권리를 포기했는지 여부를 판단했습니다. 연방순회항소법원은 일반적으로 피고가 연방 민사 소송법 12조에 따른 이의신청을 하지 않을 경우 부적절한 소송 관할지에 대한 이의신청을할 권리를 포기한다고 했습니다. 하지만 연방순회항소법원은 더불어 피고가 이의 신청을 하기 위해서는 법적인 근거가 피고에게 존재해야 한다고 보며(available to the defendant), 항소에서 논의의 핵심은 Micron이 TC Heartland 이후 제기한 소송 관할지에 대한 이의신청을 연방민사소송법12조에 따른 소 각하 신청시 제기 할 수 있었는지 여부라고 했습니다. 연방순회항소법원은 Micron의 경우 대법원의 TC Heartland 결정이 나오기 전인 소 각하 신청 당시 소송 관할지에 대한 이의신청을 할 법적인 근거가 존재하지 않았다고 판단했습니다. 특히 연방순회항소법원은 TC Heartland의 결정은 소송 관할지에 대한 법의 변화라고 판단하며 Micron이 연방민사소송법12조에 따라 소 각하 신청을 할 당시에는Micron의 이의 신청은 받아들여지지 않았을 것이라고 봤습니다. 이를 바탕으로 연방순회항소법원은 Micron은 소송관할지에 대한 이의 신청을 할 권리를 포기하지 않았다고 결정했습니다.
위 결정에도 불구하고 연방순회항소법원은 관할법원은 여전히 소송 관할지에 대한 이의 신청의 권리를 포기했는지 여부를 연방민사소송법 12 조에 따른 포기 이외에 다른 사항들을 바탕으로 판단할 재량이 있다고 보며, 관할 법원으로 이 사건을 돌려 보냈습니다.
Micron 결정은 TC Heartland 결정이 법의 변화라고 명시적으로 결정하며, 현재 진행중인 특허 소송의 피고에게 이전에 소송 관할지에 대한 이의를 신청하지 못한 경우 다시 이의 신청을 제기할 기회를 마련해줬습니다. 한편, Micron결정은 여전히 관할법원이 연방민사소송법 12조에 따른 소 각하신청을 할 당시 소송 관할지를 포함하지 않은 점이 권리 포기가 아니라는 점 이외에 다른 이유로 소송 관할지에 대한 이의 신청을 할 권리를 포기 했다고 판단 할 수 있는지 여지를 남겨뒀기 때문에, 어떤 사실 관계들이 권리 포기에 해당하는지에 관한 논쟁의 여지가 여전히 남아있습니다.
