본 블로그에서도 몇 차례 자세히 설명한 바 있는TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 사건에서 미연방대법원은 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대해, 28 U.S.C. 1400(b)에 따라 (1) 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다.

이에 따라 미국 내 법인을 상대로 하는 특허 소송을 제기하는 데 있어 원고에게 유리한 관할 법원을 고르는 데 큰 제약이 생기게 되었습니다. 기존에는 특허권자의 소송 승소율이 유난히 높고 진행이 빨라 텍사스동부지법(Eastern District of Texas; 이하 EDTX)에 특허 소송이 집중적으로 몰리는 현상이 있었는데요, 이와 같은 포럼 쇼핑(forum shopping)에 제동이 걸린 것이지요. 하지만 TC Heartland에서 연방대법원은 “일정하고 확립된 영업소”의 의미에 대하여 별도의 지침을 제공하지 않았고, 따라서 위 요건이 사무실이나 상점과 같이 물리적인 장소를 요구하는 것인지 아니면 영업활동이 이뤄지는 가상적인 장소만으로 충분한지 등에 관해 다투어질 여지가 많이 있었습니다. 더구나 특허권자로서는 피고의 사업장과 EDTX의 관련성을 어떻게든 우겨서 venue로 인정받고 싶은 유혹이 클 수 밖에 없겠지요.

2017년 9월 21일, 연방순회항소법원은 In re Cray, Inc., Fed. Cir., No. 2017-129에서 위와 같은 피고의 “일정하고 확립된 사업장”의 범위에 대해 판단하였는데, TC Heartland 이후 상기 요건을 판단하게 된 첫 번째 사건이라는 점에서 많은 주목을 받았었습니다.

사건의 배경은 다음과 같습니다. 고성능 수퍼컴퓨터를 판매하는 크레이(Cray, Inc.)를 대상으로 레이던(Raytheon Company)이 자신의 특허 침해를 주장하며 텍사스 동부 지역에서 소송을 제기하게 됩니다. 이에 크레이는 부적절한 venue를 주장하며 위스콘신주로 소송을 이송할 것을 신청하였습니다. 그 이유로 (i) 회사 설립이 워싱턴주에서 이루어졌고, (ii) 오피스가 있는 곳은 미네소타, 위스콘신, 캘리포니아, 그리고 텍사스의 오스틴 및 휴스턴으로 EDTX에는 오피스가 없다는 점이었습니다.

크레이가 워싱턴주에서 설립된 회사이기 때문에 피고의 법적 거주지가 워싱턴주라는 점에는 당사자 간에 이견이 없었습니다. 하지만 레이던은 크레이 소속의 지역 담당 매니저(Troy Testa)와 영업부 이사(Douglas Harless)가 텍사스 동부 지역의 자신들의 집에서 재택 근무를 하고 있었고, 특히 더글라스가 수 년간 영업 활동을 활발히 했다는 점을 들어 반박했습니다. 즉, 더글라스가 텍사스 동부 지역의 자신의 집에서 근무하면서 크레이와의 약 7여 년간의 고용 기간 동안 삼억 사천오백만 달러가 넘는 영업 실적을 내었는데, 이러한 행위가 크레이의 정기적인 사업장 설립에 해당한다고 주장한 것입니다.

지방법원은 레이던의 주장에 동의하면서 사건 이송을 거부했습니다. “일정하고 확립된 영업소”의 의미를 재택 근무하는 피고용인의 거주지도 포함하는 것으로 특허권자에게 유리하게 넓게 해석한 것이지요. 이에 대해 크레이는 연방순회항소법원에 지방법원의 판단을 취소하고 이송을 집행하는 집행영장(a writ of mandamus)을 청구했습니다.

연방순회항소법원는 28 U.S.C. 1400(b)조의 문자 그대로의 조문에 충분한 가중치를 두어야 할 것을 강조하면서 “피고의 일정하고 확립된 사업장(“the defendant has” a “place of business” that is “regular” and “established”) 요건에 대해 아래와 같이 해석하였습니다.

장소 (place) :이 용어는 특정 지역에 존재하는 물리적인 “장소”를 의미하며, 가상 공간은 해당하지 않음.  이 장소가 공식 사무실 또는 상점일 필요는 없지만 피고의 사업이 수행되는 지역에 물리적, 지리적 위치가 있어야 함.

일정하고 확립된 (regular and established) : “일정한”이란 용어는 산발적인 활동이 아니라 꾸준하고 질서 있는 활동을 의미. 단 하나의 행동이나 일시적인 행동만으로 충분하지 않고 일련의 행동이 필요. “확립”은 안정적이거나 영구적인 것을 의미함. 사업체가 위치를 옮길 수는 있지만 의미있는 시간 동안 안정되고 확립되어야 함. 직원은 자신의 마음대로 주소를 옮길 수 있지만 직원의 주소는 통상 고용주의 사업장으로 간주되지 않음.

피고의 (defendant): 사업 장소는 피고의 직원이 아닌 피고의 장소여야 함. 피고는 사업장을 수립하거나 비준해야 함. 직원 스스로의 활동만으로는 사업장 수립이 충분하지 않음.

먼저, 물리적인 “장소” 요건에 관해 연방순회항소법원은 지방법원이 고정된 물리적 장소가 필수조건이 아니라고 주장한 것에 오류가 있다고 하였습니다. 즉, 가상 공간이나 전자 통신으로 이뤄지는 사업 활동은 물리적 장소 요건을 만족시키지 않는 것이라고 판단한 것입니다. 텍사스 동부 지역에서 더글라스가 재택 근무를 하면서 고객과 세일즈 상담을 하면서 견적을 제공하였지만 물품을 자신의 집에 비치하거나 판매하지 않았기 때문에 사업 장소로 볼 수 없다고 하였습니다.

그리고 세 번째 “피고의” 요건에 대해 가장 중점을 두고 살펴보았는데, 연방순회항소법원은 (i) 피고가 장소를 소유하거나 임대하였는지 여부 또는 장소에 대한 소유 또는 통제를 행사하는지, (ii) 가정에서 운영될 수 있는 소규모 사업인지 여부, (iii) 고용 계약의 조건으로서 피고용인이 거주지에 지속적으로 거주할 것 또는 해당 지역에서 배포나 판매를 위해 물품을 보관할 것이 요구되었는지, (iv) 피고가 해당 지역을 사업장으로 마케팅이나 광고에서 나타내었는지 여부등을 고려할 내용으로 제시하였습니다.

위 기준들에 비추어 연방순회항소법원은 레이던이 크레이의 직원 주거지가 크레이의 사업장임을 충분히 입증하지 못했다고 보았습니다. 크레이가 직원 주거지를 임대하거나 소유한 정황이 없고, 텍사스 동부 지역을 중요한 사업 거점으로 삼고 재고를 가져다 놓은 일도 없으며, 직원들에게 고용 계약 조건으로 텍사스 동부 지역에 주소지를 가질 것을 요구한 일이 없는 등의 사실 관계에 주목한 것입니다. 따라서 위스콘신주로 사건 이송을 명하는 집행영장을 허가하였습니다.

연방순회항소법원은 venue를 판단함에 있어서 위 요건들 중 어느 하나의 결정적인 요소(controlling factor)가 존재하는 것은 아니라고 하면서 각 사안들마다 구체적인 사실 관계에 따라 판단할 것이라는 입장을 나타냈습니다. 하지만 법 조문의 문자적 의미를 넘는 확장 해석은 허용될 수 없음을 분명히 하였는데요, 재택 근무와 온라인 플랫폼 등 다양한 비지니스 형태가 존재하지만 특허 소송의 관할지에 대해서는 여전히 보수적인 접근 방식이 필요하다고 보여집니다. 하지만 연방순회항소법원이 피고의 사업장이 반드시 공식적인 사무실 또는 상점일 필요는 없다고 하였기 때문에 어느 여하한 물리적, 지리적 위치라도 피고의 사업 영위간에 견련 관계(가령 물품의 적재, 유통등의 행위)를 충분히 입증할 수 있다면 특허침해소송의 관할지로 인정이 가능할 것입니다.