어제인 5월 22일, 미연방대법원이 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대한 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스에 대한 판결을 내렸습니다.  지난 4월4일 블로그에서 2016년 회기 (court session)가 끝나는 6월경에 대법원이 판결을 내릴 것이라고 예상했는데 생각보다 조금 빨리 판결했습니다.  대법원은 TC Heartland의 손을 들어주었는데, 특허침해소송의 venue를, 기존의 특허관련 venue 법령 (statute)인 28 U.S.C. 1400(b)와 대법원의 1957년 판례 (Fourco Glass Co., v. Transmirra Products Corp.)에 근거하여, (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업 거점을 (regular and established place of business) 가진 곳이라고 판시했습니다.

이 판결로 인해 앞으로는, 일반적인 venue 법령인 28 U.S.C. 1391(c)와 연방순회항소법원 (이하 “CAFC”)의 1990년 판례인 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.)에 근거하여 과거 약 30년간 특허침해소송 venue 판단에 사용되었던 기준인 “피고가 사업을 영위하는 어떠한 곳 (anywhere the defendant does its business)”이 더이상 유효하지 않게 되었습니다.

이번 대법원 케이스는 TC Heartland의 소송 venue 이전 모션 (motion) (델라웨어주에서 인디아나주로)이 표면적인 결정 대상이었지만, 실제는 그 파급효과가 매우 크다는 데  판결의 의미가 있다는 것은 누구나 다 아는 사실입니다.  어제, 월스트리트 저널, 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트, CNN 등 미국의 일반 신문방송에도 주요 기사로 등장할 정도였지요.  특히, 이번 결정이, 미국 특허침해소송의 고질적인 venue 집중 또는 포럼 쇼핑 (forum shopping), 그 중에서도 연방 텍사스 동부지원 (이하 “EDTX”)에 미국 특허침해소송의 40%가 집중되고, 한 명의 판사 (EDTX의 Rodney Gilstrap 판사)가 미국 특허침해 소송의 25%를 다루고 있는 소송 지형을 완전히 바꾸어 놓을 수 있다는 것 때문에 특허 종사자들의 최대 관심사중 하나였습니다.  어떤 이는 최근 30년이래 가장 큰 특허관련 판결이라고도 합니다.

이번 결정은, 특허전문회사  (Non-Practicing Entity, 이하 “NPE”)에게 아주 불리한 또 다른 선례를 남기게 되었는데, 이젠 NPE들이, 많은 경우에, 그들에게 절대적으로 유리했던 EDTX에 특허침해 소송을 제기할 근거를 상실했기 때문입니다.  즉, 이전에는 NPE들의 주요 소송대상이었던 대기업들 거의 모두가, 적어도 텍사스주에서는 “사업을 영위하고”있기 때문에, NPE들이 텍사스주가 관할인 EDTX에 소송을 제기하는 것이 전혀 이상하지도 않았고, 아니, 당연시되었고, 심지어는 원고가 venue 이전 모션을 제출하는 것을 생각도 하지 않은 경우가 많았습니다.  4월4일 블로그에서도 언급했듯이 EDTX는 특허권자의 소송 승률이 (약 75%) 다른 곳 (약 55%) 보다 훨씬 높은데다가, 소송 진행이 빨라 피고의 소송비용이 조기에 급증하여 피고에 불리하며, 다른 지역 법원으로의 venue 이전을 를 좀처럼 허용해 주지 않으며, 또한 미국특허청 무효심판 (Inter Partes Review: IPR)이 있어도 소송을 정지 (stay)시키지 않고 진행하는 등 원고 (즉, 특허권자)에게 지극히 유리한 venue이기 때문입니다.

아무튼, 이번 결정은, NPE 소송의 단골 고객인 Apple, Samsung Electronics, Microsoft, Google, LG Electronics, Verizon, AT&T 등 대기업들에게 절대적으로 유리한 판결입니다.  이들 대분이, 텍사스가 아니 다른 주 (캘리포니아, 델라웨어, 일리노이 등)에 주소를 두거나 사업거점을 두고 있기 때문이지요.  반대로, NPE들에게는, eBay (permanent injunction 금지; 2006), KSR (obviousness; 2007), Alice (patent eligibility; 2014), Octane Fitness (fee shifting; 2014) 등의 대법원 판례들과 2015년의 소장규정 변경 (form 18 폐기)에 이어, 절대적으로 불리한 더 큰 판례가 하나 생긴 셈입니다.

구체적으로는, 당장에 EDTX 로 몰리던 특허침해 소송이 대폭 줄어들 것입니다.  위에서 EDTX에 특허소송이 약 40%가 몰린다고 했는데 아마 10-15% 정도로 내려가지 않을까 생각됩니다.  이 정도도 크다고 하겠지만, 텍사스주가 미국에서 인구와 GDP 통계로 보면 캘리포니아 다음으로 2번째, 땅넓이로는 알라스카 다음으로 2번째이니 EDTX에 10-15% 정도 소송이 있다고 해도 많은 것은 아니겠지요 (텍사스 소송은 거의 EDTX로 간다고 가정하고).  어쨋든, 소송개수가 많이 줄어들 것이고, EDTX의 핵심 지원인 Marshall의 많은 비즈니스들은 문을 닫아야 할 지 모르겠습니다.  그렇지만, 이번에 대법원이 확인한 28 U.S.C. 1400(b)에 의거하여, 미국내 회사들이 가장 많이 법인주소를 두고 있거나 정상적인 사업 거점을 운영하는 곳인 델라웨어주와 북캘리포니아 지역은 소송이 대폭 증가할 수 밖에 없을 겁니다.  그러나 ,이 2개 지역은 격차는 좀 있었지만 이미 특허소송이 EDTX 다음으로 많이 몰려있는 곳이고, 해당 법원들이 특허침해 소송에 익숙한 곳이라서 공급이 많아진다고 비상이 걸릴 정도는 아닐 겁니다.  그리고, NPE들의 소송 개수가 줄어들 것 역시 분명하니 더욱 그럴겁니다.  또한, 기존에 진행중이던 EDTX 소송들에 대하여 venue를 이전하려는 모션도 피고들이 많이 제출할 것인 바 (venue 이전을 포기 (waive)만 하지 않았었으면), 당분간 EDTX는 더 바쁠 수도 있겠네요.

한편, 이번 대법원 결정은 외국기업에 대한 소송 관할지를 어떻게 결정할지에 대해서는 힌트를 전혀 주지 않았습니다.  이 이슈는 아마 다른 판례를 통해서 다루어지지 않을까 생각됩니다, 관련 법령이 새로 생기지 않는 이상은.  그때까지는, 외국기업에 대한 특허침해 소송 venue 결정은 결국에는 다시 법령인 28 U.S.C. 1400(b)를 들여다 보거나 과거 판례를 찾아볼 수 밖에 없을 겁니다.  위에서 언급했던 바, 이 법령은 특허침해 소송 venue로서 (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업 거점을 (regular and established place of business) 가진 곳을 정의하고 있습니다.  그래서, 미국에 법인주소를 가지고 있지 않은 외국기업에 대한 소송의 경우에는 (2)번째 기준인, 특허침해를 범하고 정상적인 사업거점 (예를들면, 지점이나 대리점 운영)을 가진venue를 찾아야 할 것으로 생각됩니다.

그렇다면, 여기서 한가지 의문은 (개인적이지만), 만약, 어떤 미국기업이, 특정지역에서 중대한 특허침해를 범하고, 이 지역에 거주하는 특허권자의 피해가 크다고 했을 경우, 그 기업이 이 지역에 정상적인 사업 거점은 물론 법인 주소도  없다는 것 때문에, 특허권자가이 지역에서 소송을 제기할 수 없다면, 금번 TC Heartland 판례는 이러한 특허권자에게는 아주 불리하게 작용할 수 밖에 없을 것입니다.  그래서인데, 제 생각은, 머지 않은 시기에, 특허소송 venue 법령인 28 U.S.C. 1400(b)와 일반적인 venue 규정인28 U.S.C. 1391(c) (“개인 관할권 (personal jurisdiction)만 있으면 venue가 성립된다)가 상충하는 일이 또 있을 수 밖에 없고, 이를 조정하는 새로운 법령이 미 의회에서 추진하는 특허소송제도 개혁 (Patent Litigation Reform)을 통해 입안되어야 하지 않을까 생각해봅니다.

아무튼, 이번 TC Heartland 케이스로 인해, 전체 미국특허 소송의 개수가 상당히 줄어들 것으로 예상됩니다.  2016년에, 2015년 대비 9% 정도 줄어든 5,100개의 연방지방법원 (district court) 소송이 제기되었는데, 과연 올해 2017년에는 전체 몇개의 특허소송이 생길지, 또 NPE들에 의한 소송은 얼마나 될지 자못 궁금합니다.  과거의 경험으로, 특허 소송 개수가 줄어들면 전체 특허업계의 시장 규모가 작아지는 바, 그 효과도 서서히 나타나겠지요.