기업이 사는 곳

소송이 있을 때 사건이 어디에서 처리되는지, 즉 어느 법원의 관할구역에 속하는지를 정하는 것을 미국법에서 venue라고 하고 우리말로는 재판적(裁判籍)이라고 합니다. 다시 말해 법적인 분쟁이 있을 때 송사의 장소가 되는 곳이 venue입니다. Venue가 어디냐에 따라 소송의 향방이 결정될 수도 있기 때문에 원고측이나 피고측이나 모두 자신에게 유리한 venue를 확보하는 것이 커다란 쟁점이 되기도 합니다. 예를 들어 형사소송에서는 범죄를 저지른 장소를 기준으로 venue가 정해지는 것이 원칙입니다. 민사소송에서는 일반적으로 법적분쟁의 발단이 된 사건이 발생한 장소나 피고가 거주하는 장소를 기준으로 venue가 결정됩니다. 미국은 50개의 주(州)가 모여서 하나의 연방을 이루고 있는 연방국가이기 때문에 법 또한 주법(州法)과 연방법(聯邦法)으로 이원화가 되어 있는데, 소송의 기초가 되는 관련 법이 주법(州法)인 경우에는 해당 주의 자치단체인 county 단위로 위치하고 있는 주지방법원에서 venue가 정해지고, 관련 법이 연방법(聯邦法)인 경우에는 각 주마다 퍼져있는 연방법원(federal courts)이 위치하고 있는 사법구역(judicial district) 단위로 venue가 정해집니다.

미국의 특허법은 연방법인 U.S. Code(U.S.C.)에서 정하고 있기 때문에 특허에 관한 모든 소송은 주법원이 아닌 연방법원에서 이루어지게 됩니다. 따라서 도처에 퍼져있는 수많은 연방법원 중 어느 법원에서 사건심을 진행하느냐가 당연히 관심사가 될 수 있겠는데 연방법 소송에 관한 venue 일반조항인 28 U.S.C. § 1391와 별개로 특허에 관한 소송의 venue에 관한 사항은 28 U.S.C. § 1400(b)에서 특별히 정하고 있습니다. 이 조항은 특허에 관한 민사소송의 venue를 (1) 피고가 거주하는 관할구역 (“in the judicial district where the defendant resides”) 혹은 (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 정기적이고 고정적인 사업장이 위치한 장소(“where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business”)로 한정하고 있습니다. 여기서 피고가 자연인, 즉 사람인 경우에는 거주지의 의미가 문제가 될 것이 없지만 기업이 피고인 경우에는 기업이 “거주”하는 관할구역이 어디냐가 문제가 될 수가 있습니다. 1400(b)조는 기업의 거주지의 의미를 따로 정의하고 있지 않기 때문입니다.

1990년 이전에만 해도 특허소송의 venue는 상당히 협의적으로 해석이 되었습니다. 일반법과 특별법이 상치되는 경우에는 보통 특별법이 일반법보다 우선적으로 적용이 되기 때문에 특허소송의 venue를 정하는 데 있어서는 “venue 일반(Venue generally)”에 관한 법률인 1391조보다는 “특허, 저작권, 마스크 워크 및 디자인(Patents and copyrights, mask works, and designs)”에 관한 법률인 1400조를 적용해야 한다는 견해가 우세했습니다. 이 견해는 미국대법원이 1957년에 Fourco Glass Co. v. Transmirra Corp. 사건에서 확인한 바 있는데 이 사건에서 대법원은 피고인 기업이 거주하는 장소는 기업이 “설립된 주(the state of incorporation only)”만으로 한정한다고 못을 박았습니다. 이 당시에 venue에 관한 일반법률인 1391조의 부족조항인 (c)항에서는 기업이 거주하는 장소를 “기업이 영업허가를 받았거나 영업을 실시하고 있는 모든 관할구역”으로 넓게 정의하고 있었지만 특허에 관한 소송에 대해서는 이 1391(c)조를 적용할 수 없도록 선을 그은 것이었습니다.

We hold that 28 U.S.C. § 1400(b) is the sole and exclusive provision controlling venue in patent infringement actions, and that it is not to be supplemented by the provisions of 28 U.S.C. § 1391(c).

특허침해에 관한 소에서 venue를 결정하는 유일하고 배타적인 법률 조항은 28 U.S.C. § 1400(b)이며 28 U.S.C. § 1391(c)에 의해 보충되지 않는다.

– 미국 연방대법원, Fourco Glass Co. v. Transmirra Corp.

Come for the Barbecue, Stay for the Patent Lawsuits

그러나 1988년에 미국 국회는 1391조를 개정하면서 1391조에 담긴 내용의 적용 범위가 “본 장(chapter)에서 정하는 venue에 관하여”로 확장이 되었습니다. 1391조와 1400조는 모두 Title 28의 87장(Chapter 87)에 속해있기 때문에 특허에 관한 항소심을 전담하고 있는 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 1391조의 내용이 1400조에도 적용되는 것으로 해석을 하기 시작했습니다. 이것이 바로 1990년에 있었던 유명한 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co. 판례인데요, 연방순회항소법원은 국회의 1988년 법 개정을 통해 국회가 Fourco 대법원 판례를 뒤집고 1400조에서 정하는 특허소송 venue의 범위를 확장한 것으로 이해하였습니다. 즉, 기존의 법리에 따르면 미국의 델라웨어 주에서 설립된 기업이 특허침해 행위를 했을 경우 델라웨어 주에 있는 해당 관할구역의 연방법원이나 침해행위가 이루어지고 정기적이고 고정적인 사업장이 위치한 관할구역의 연방법원에서만 한정적으로 침해소송을 제기할 수 있었는데 1990년을 기점으로 특허소송의 venue가 사실상 무한대로 확장이 되어서 미국의 어느 연방법원에서나 소를 제기할 수 있게 된 것입니다. 1391(c)조에서 정하고 있는 기업의 거주지의 정의가 사실상 미국 영토 전역을 포함하기 때문입니다.

이로 인하여 생겨난 재밌는 현상 중 하나는 미국에서 일어나는 특허소송이 미국 텍사스 주의 한 연방사법구역인 텍사스동부연방사법구역(Eastern District of Texas)의 지방법원들로 집중되기 시작한 것입니다.

텍사스동부연방사법구역의 Marshall Division이 위치한 Sam B. Hall 법원. WikiMedia Commons

텍사스 주의 이 작고 한적한 지방법원은 특허소송을 하기에 유리한 각종 법원규칙(local rules)을 채택하고 있고 신속한 소송절차 등으로 인해 각광을 받기 시작했고 이 지역의 배심원들이 특허소송에서 유난히 원고의 손을 많이 들어주는 것으로 입소문이 퍼지기 시작하면서 (원고의 승률이 거의 80%에 육박하기도 했습니다) 텍사스동부구역의 법원들이 위치한 마셜(Marshall)을 비롯한 시골마을들로 수많은 특허소송들이 몰려들기에 이릅니다. 이윽고 텍사스동부연방사법구역은 특허소송에 관한 한 “비공식” 특허전문 법원으로 명성을 떨치게 되었고 미국에서 일어나는 특허소송의 25%가 이곳으로 집중되기에 이릅니다. 미국에 94개의 연방사법구역(judicial district)이 있고 텍사스동부연방사법구역에 실제로 위치하고 있는 기업의 수나 상거래의 규모가 미미함을 생각할 때 이 수치가 상당히 뒤틀려 있음을 알 수 있습니다. 이에 따라 예기치 못한 부작용 또한 발생하게 되었는데 미국뿐 아니라 전세계의 유수 기업들이 이 지역 주민들의 환심을 사고 자사의 좋은 이미지를 심어놓기 위해 지역사회에 기부를 하고 스케이트장 등 각종 사회시설을 지어주는 등의 촌극도 빚어졌으며, 이른바 특허 트롤이라고도 불리는 특허관리전문회사(non-practicing entity)들 역시 텍사스동부연방사법구역을 무분별한 공격적 특허소송의 주무대로 삼기도 했습니다. 이에 따라 이러한 기현상을 막고자 특허법을 개정해야 한다는 목소리 마저 나오기 시작했습니다.

또 한 번의 법 개정과 항소

미국 국회는 2011년에 venue에 관한 일반법률인 1391조를 한 차례 더 개정했는데 “본 장(chapter)에서 정하는 venue에 관하여(For purposes of venue under this chapter)”라는 단서가 “모든 venue에 관하여(For all venue purposes)”라는 표현으로 살짝 수정이 되었습니다. 또한 “본 조항의 적용 범위(Applicability of section)”라는 제하에  1391(a)조가 신설이 되면서 1391조의 적용범위를 “법률로 따로 정하는 바를 제외하고 (1) 본 조항은 미국 연방지방법원에 제소되는 모든 민사소송의 venue를 정한다(Except as otherwise provided by law — (1) this section shall govern the venue of all civil actions brought in district courts of the United States)”라고 명시하고 있습니다.

이로부터 약 4년 후인 2015에 미국의 대형 식품업체인 크라프트(Kraft)가 하트랜드(Heartland)라는 군소업체에 대해 델라웨어 주에서 특허침해의 소를 제기합니다. 하지만 하트랜드는 소를 제기한 장소가 부적절하다는 이유로 인디아나 주의 남부지방법원으로 venue를 옮길 것을 요청하였습니다. 이유인 즉슨 피고인 하트랜드는 델라웨어 주에서 영업허가를 받지도 않았고 장사를 하지도 않았으며 그곳에서 원재료 공급 등 어떠한 영업행위도 하지 않았다는 것이었습니다. 또한 하트랜드는 국회의 2011년 법 개정으로 인하여 1391(c)조가 더 이상 특허침해소송에 적용되지 않으며 따라서 Fourco 대법원 판례에 상충되는 연방순회항소법원의 VE Holding 판례가 파기되어야 한다고 주장했습니다. 1심에서 패배한 피고 하트랜드는 연방순회항소법원에서 항소를 하였고 이것이 2016년 4월에 나온 In Re: TC Heartland 판례가 되었습니다. 이 사건에서 항소법원은 2011년 법 개정은 1391조의 적용 범위를 오히려 넓히면 넓혔지 (“모든 venue에 관하여”) 좁힌 것이 아니며 2011년 법 개정을 전후하여 미 국회는 Fourco가 아닌 VE Holding이 현재 법적 효력을 갖는다고 확인한 바 있음에 주목했습니다.

Vini? Vidi? Venue!

항소법원에서도 패한 Heartland는 마지막 보루인 미국 연방대법원에 항소를 하였으며 지난 12월 14일에 대법원이 TC Heartland v. Kraft Food Brands Group 사건에 대해 writ of certiorari를 명하면서 상고신청을 받아들였습니다. 2017년에 있을 이번 최종항소심에서 다뤄질 안건은 다음과 같습니다.

Whether the patent venue statute, 28 U.S.C. § 1400(b), which provides that patent infringement actions “may be brought in the judicial district where the defendant resides[,]” is the sole and exclusive provision governing venue in patent infringement actions and is not to be supplemented by the statute governing “[v]enue generally,” 28 U.S.C. § 1391, which has long contained a subsection (c) that, where applicable, deems a corporate entity to reside in multiple judicial districts.

특허침해소송을 “피고가 거주하는 관할구역에서 제기할 수 있다”고 정하고 있는 특허 venue에 관한 법률 28 U.S.C. § 1400(b)이 특허소송의 venue를 결정하는 유일하고 배타적인 법률이며, 적절한 경우에 한하여 기업은 다수의 관할구역에 거주한다고 정하고 있는 “venue 일반”에 관한 법률 28 U.S.C. § 1391의 부속조항 (c)에 의해 보충될 수 없는지의 여부.

이 안건은 표면적으로는 법률의 해석을 대상으로 삼고 있지만 실제로는 상술한 바대로 원고에 유리한 특정 관할구역에 특허소송이 집중되는 문제, 특허 트롤들의 무분별한 소송행위를 방지하는 문제 등 특허에 관한 정부의 각종 정책이 시험대에 올랐다고 보는 시각이 많습니다. 조금이라도 유리한 venue를 고르기 위해서 전국을 누비고 다니는 이른바 “베뉴 쇼핑(venue shopping)” 혹은 “포럼 쇼핑(forum shopping)” 행위가 도마에 오른 것인데요, 실제로 피고인 하트랜드는 첫 항소심에서 VE Holding 판례를 파기해야 하는 이유로서 “특허침해 사건에서 자행되고 있는 무분별한 베뉴 쇼핑 행위를 방지하고자”를 언급하기도 하였습니다. 특허소송의 판도에 크나큰 변화를 불어올 수도 있는 2017년의 이 대법원 판결에 많은 기업들과 법조인들의 이목이 집중되고 있는 이유이기도 합니다.