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35 U.S.C. § 284 조항은 특허 침해가 인정 되는 경우, 특허권자는 침해에 대한 충분한 보상을 받을 권리가 있으며 어떤 경우에도 합리적인 로열티 이상 받을 권리가 있다고 (damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty) 규정하고 있습니다. 금전적 손해 배상은 금전적 손실(lost profit) 과 합리적인 로열티(reasonable royalty)로 나눌 수 있습니다. 하지만 금전적 손실은 입증하기가 어렵기 때문에 실제 특허 침해 소송에서는 금전적 손해 배상 액수를 산정하기 위해 합리적인 로열티를 입증하는 경우가 많습니다. 합리적인 로열티를 산정할 때 로열티 비율은 새로운 요소(novel element)로 인해 증가한 금전적 가치를 고려하여야 합니다. 아울러, 로열티의 베이스는 침해된 제품에서 특허에 청구된 요소로 인해 증가한 금전적 가치를 기준으로 산정하기 때문에, 합리적인 로열티 산정은 복잡하고 어려운 과정으로 각 사건별로 구체적인 사실 관계를 따져야 하며 하나의 명백한 기준을 적용시키기 어려운 분야이기도 합니다.
특히 여러 구성요소를 지닌 제품에서 일부 요소에만 관련된 특허의 경우 그 일부 요소가 전체 제품에 대한 고객의 수요를 이끄는 경우가 아닌 이상 제품 전체의 시장가격(entire market value)이 로열티 베이스의 산정 기준이 될 수는 없다고 연방순회항소법원은 판시해왔습니다. LaserDynamics, Inc. v. Quanta Compuer, Inc. (Fed. Cir. 2012). 이런 여러 구성요소를 지닌 제품에 관한 특허 침해의 경우 연방순회항소법원은 가장 작은 판매 가능한 특허를 실시하는 단위(smallest saleable patent practicing unit, “SSPPU”)를 로열티 베이스의 기준으로 삼아야 한다고 판시 했습니다. 이는 특허권자가 침해되는 제품에서 자신의 특허와 관련이 없는 요소에 대한 로열티까지 받게 되는 것이 부당하다고 보기 때문입니다. 아울러, SSPPU를 따지는 경우 SSPPU가 전체 제품에서 얼마의 가치에 해당하는지에 대한 배분 또한 이루어져야 합니다.
이처럼 복잡한 로열티 산정에 대해 올해 미국연방순회항소법원은Exmark Man. Co. v. Briggs & Stratton Power Prods. Grp. (Fed. Cir. Jan. 12, 2018)와 Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc. (Fed. Cir. Jan. 10, 2018) 사건을 통해 로열티 산정 시 고려되어야 하는 중요한 요건을 다시 확인하였습니다.
Exmark의 경우 잔디 깎는 기계에 관한 특허사건으로, 지방법원에서 배심원은 로열티 베이스를 잔디 깎는 기계의 시장가격이라고 보며 별도의 일부 구성 요소에 대한 배분을 하지 않았습니다. 이에 대해 Briggs&Stratton은 로열티 베이스는 특허 청구항의 새로운 요소인 배플(novel baffle)이 전체 잔디 깎는 기계에서 차지하는 가치만큼 배분되어야 한다고 주장하며 항소하였습니다. 하지만 연방순회항소법원 또한 로열티 베이스를 위한 별도의 가치 배분은 필요 없다고 보며, 잔디 깎는 기계의 시장가격을 로열티 베이스로 삼는 것이 맞다고 판단하였습니다. 이는 특허권자인 Exmark의 청구항은 “multiblade lawn mower” 즉 잔디 깎는 기계 전체를 청구하기 때문에 Briggs&Stratton의 잔디 깎는 기계의 일부인 배플이 아니라 잔디 깎는 기계 전체가 Exmark의 특허를 침해 한다고 판단하였습니다. 아울러, Exmark에게 특허권이 없거나 침해가 되지 않는 별도의 요소가 없으며 이에 대한 부당이득을 Exmark가 취할 우려가 없다고 보며, 로열티 베이스를 전체 잔디 깎는 기계의 시장가격으로 취급한 데에 문제가 없다고 판단했습니다.
반면 이전에 특허 적격성에 관해 소개해 드린 Finjan 사건 의 경우 연방순회항소법원은 금전적 손해배상 산정시 로열티 베이스에 대한 적절한 배분이 이루어지지 않았다는 이유로 사건을 환송하였습니다. Finjan의 특허는 인터넷 등에서 다운로드 받은 프로그램에서 컴퓨터 바이러스를 탐지하는 기술에 관한 것으로 연방순회항소법원은Blue Coat의 DRTR(dynamic real-time rating engine)은 Finjan의 특허를 침해한다고 판단 하였습니다. 이 때 Blue Coat의 DRTR은 WebPulse라는 소프트웨어의 일부로 WebPulse는 회사들이 인터넷 정책을 마련하기 위하여 웹사이트를 분류할 수 있도록 하는 소프트웨어입니다. Finjan은 DRTR에 대한 금전적 손해를 산정하기 위하여 로열티 베이스로 WebPulse전체 사용자 중 DRTR을 통과한 웹 트래픽이라고 주장하였습니다. 하지만 연방순회항소법원은 DRTR이 SSPPU라고 하더라도 배분이 제대로 이루어지지 않았다고 하며, 이는 DRTR이 여러 구성요소를 지닌 소프트웨어로 이 중에는 Finjan의 특허를 침해하지 않는 요소도 있다고 보았기 때문입니다.
두 사건을 통해 금전적 손해 배상인 로열티를 산정하는 경우 로열티 베이스를 계산할 때 법원이 중요하게 따지는 부분은 특허권자에게 권리가 없는 요소에 대한 부당이득을 취할 우려가 있는지 여부인 것으로 보입니다. 이러한 점을 고려할 때 특허 청구항 작성 시 발명의 핵심인 새로운 요소만이 아니라 그 요소가 사용되는 전체 제품을 청구함을 고려해 볼 필요가 있을 것입니다.
