자신의 특허권이 타인에 의해 침해된다고 의심될때 침해를 입증하기 위한 방법은 크게 두 가지—직접침해와 간접침해—로 나뉩니다. 이 중 직접침해를 입증하기 위한 요건에 대해 다루어보고자 합니다.

직접침해를 주장하기 위해서는 청구된 발명의 “모든 요소 및 단계들”을 실시하는“단일주체(single entity)”가 필요합니다. 예를 들어, 방법특허가 단계A, 단계B 및 단계C로 구성될 때, 단일 특허침해피의자가 단계A, 단계B 및 단계C를 전부 실시한다면 직접침해가 성립하죠.

또한, 특허침해피의자가 방법특허의 모든 단계를 수행해지 않고 다른 제3자가 일부 단계를 수행하는 경우에도, 특정 요건을 만족한다면 직접침해 입증이 가능합니다. 예를 들어, 특허침해피의자가 단계A 및 B만을 실시하고 제3자가 나머지 단계 C을 실시한 경우, 제3자의 단계 C 실시행위가 특허침해피의자에 행위에 의해 “기인(attribution)”하였다면 특허침해피의자는 제3자의 단계 C 실시행위에 대해서도 책임을 지는 “단일주체”로 여겨지고, 그에 따라 직접침해의 책임을 지게 됩니다.

여기서 중요한 것이, 제 3자의 실시 행위가 특허침해피의자에 의해 “기인하였다는(attributable)” 것을 어떻게 정의할 것인지입니다.  이에 대한 답은 2015년 8월 연방순회항소법원의 Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.  판결에서 찾을수 있습니다.

• 첫째, 특허침해피의자가 제3자의 행위를 지시 또는 통제한 경우 (본인-대리인 관계)
• 둘째, 특허침해피의자와 제3자가 공동사업체를 형성한 경우 (계약관계)
• 셋째, 특허침해피의자가 제3자가 방법특허의 일부 단계를 수행할 것을 조건으로 어떤 행위에 참가할수 있게 하거나 혜택을 받을 수 있게 하고, 해당 단계를 수행하는 방식 또는 시기를 명확시 한 경우

연방순회항소법원은 아카마이(Akamai) 판결을 통해,  기존부터 인정되어 오던  본인-대리인 관계 및 계약관계에 의해 “단일주체” 가 성립되는 두가지 직접침해 상황에 더하여 세번째 스탠다드(이하, 아카마이 스탠다드)를 추가함으로써, 둘 이상의 주체에  의해 방법특허가 실시 되는 경우에 특허권자가 직접책임을 입증할 수 있는 가능성을 넓혔습니다. 인터넷  또는 이동통신을 이용하는 기술이 발달하면서, 서로 직접적인 계약관계가 없는 주체(사람 혹은 컴퓨터)들이  개별적으로 일부 단계만을 실시하는 특허가 많이 나오게 되었는데, 이 경우 전통적인 본인-대리인 관계 혹은 계약관계의 이론으로는 “단일주체”관계를 입증할 수가 없거나 극히 어렵습니다.  아카마이 판결은 다수의 주체들에 의해 실시되는 방법특허의 침해 입증에 있어 이러한 전통적인 이론으로는 충족시킬 수 없었던 단일주체의 범위를 확장시킨 것입니다.

이제 아카마이 스탠다드를 만족시키는 경우를 해당 소송의 사실관계를 통해 살펴보겠습니다.

원고 아카마이 특허는 컨텐츠 전달 네트워크(content delivery network, 이하 CDN)를 통해 데이터를 전달하는 방법에 관한 것으로서, 컨텐츠 제공 웹사이트의 동영상이나 음악파일이 “태깅(tagging)”이라는 프로세스를 통해 아카마이 서버에 저장가능하게 해줍니다. 이러한 태깅 기술을 통해 인터넷 사용자들은 빠른 속도로 아카마이 서버에 저장된 파일들에 접근가능합니다.

피고 라임라이트 네트워크(Limelight Networks, 이하 라임라이트)는 아카마이 방법특허의 “태깅” 단계를 제외한 모든 단계들을 수행하였고, “태깅” 단계는 라임라이트 서비스 사용자들에 의해 수행되었습니다. 서비스 사용자를 통한 “태깅”을 위해, 라임라이트가 구체적으로 어떤 행위를 하였는지 주목할 필요가 있습니다.

• 라임라이트는 자신의 서비스 사용자들로 하여금 서비스 사용을 위해서 “태깅” 단계를 수행하겠다는 약관(standard contract)에 동의하게 하게 하였습니다. 즉, 아카마이 스탠다드에 의한 “제3자가 방법특허의 일부 단계를 수행할 것을 조건으로 (사용자가 “태깅” 단계를 수행할것을 조건으로) 어떤 행위에 참가할수 있게 하거나 혜택을 받을 수 있게 (라임라이트 서비스를 이용할수 있게)” 한것입니다.
• 라임라이트는 신규고객안내문 및 설치가이드라인을 통해 사용자들이 어떻게 라임라이트의 서비스를 이용할 수 있는지 단계별로 상세히 알려주었고, 그 중에는 “태깅” 단계도 포함되어 있었습니다. 만약 사용자가 라임라이트가 안내문에 상술된 단계를 따르지 않는다면 라임라이트 서비스 사용은 불가능했습니다. 또한, 라임라이트는 자신의 기술자들이 사용자들의 액티비티에 지속적으로 관여하도록 하였습니다. 이로써 아카마이 스탠다드에 의한 “해당 단계(“태깅”단계)를 수행하는 방식 또는 시기”를 명확시 한 것입니다.

이러한 아카마이 스탠다드에 근거해 직접침해를 입증하고자 시도한 소송 중 하나로 2016년 12월 13일 연방순회항소법원에 의해 판결된 Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc.가 있습니다.

Medgraph 소송에서, 원고/특허권자 메드그래프(Medgraph)는 피고 메드트로닉(Meditronic)의 통합당뇨병관리솔루션(CareLink) 시스템이 자신의 특허  US 5,974,124(이하 ’124특허)를 침해한다고 주장했습니다.

피고 메드트로닉의 CareLink 시스템은 환자로 하여금 자신의 혈당측정수치를 메드트노릭 중앙서버에 업로드 할수 있게 하여 메드트로닉 중앙서버에 접근할 수 있는 의료진이 환자가 업로드한 의료정보를 공유할수 있는 서비스를 제공합니다. (아래 그림 참조)

원고 메드그래프가 침해되었다 주장하는 ’124 특허의 청구항1을 보면 다음과 같습니다.

A method for improving and facilitating diagnosis and treatment of patients having medical conditions requiring long-term profiles of specific variables, said method including the steps ofusing at least one measuring device, periodically taking a measurement of at least one medically important variable that has been identified for a patient from a body of said patient;

ensuring said patient is separated from said at least one measuring device after taking each said measurement;

inputting said at least one medically important variable as raw data into a primary computer system after said step of ensuring said patient is separated and recording said raw data in a mass storage device integrated with said primary computer system;

compiling said raw data as data for said patient using the primary computer system, said data representing a history of values for said at least one medically important variable for said patient;

receiving a request for data of one of said patients from by [sic] a medical practitioner that is treating said one of said patients; and

outputting requested data for said one of said patients in the form of at least one of a chart and a graph to said medical practitioner;

said step of inputting comprising one of

transferring said raw data to a remote computer comprising an ordinary general purpose personal computer, then transferring said raw data to said primary computer;

telephoning an automatic telephone interface and employing one of speech recognition and touch-tone recognition software to input said raw data into said primary computer; and

telephoning a live receptionist, speaking the raw data to said live receptionist for entry into said primary computer.

상기 청구항에 밑줄로 표시된 부분들에서 알수 있듯이, ’124특허의 일부 단계는피고 메드트로닉이 아닌 환자와 의사들에 의해 수행되었습니다.  환자가 자신의 건강상태(예, 혈당수치)를 측정한 후 측정기계로부터 떨어져 있도록 하는 단계(“ensuring said patient is separated from said at least one measuring device after taking each said measurement,” 이하 단계1)와 측정값을 메인컴퓨터시스템(예, 메드트로닉서버)에 입력하는 단계 (“inputting said at least one medically important variable as raw data into a primary computer system,” 이하 단계 2) 및 의사가 환자가 입력한 데이터를 수신하는 단계 (“receiving a request for data of one of said patients from by [sic] a medical practitioner that is treating said one of said patients,” 이하 단계3)는 환자와 의사에 의해 수행되어야 하는 부분이기 때문에 과연 환자와 의사가 수행하는 단계 1-3이 피고 메드트로닉에 의해 “기인되었는지”가 이슈가 되었습니다.

이에 대해 연방순회항소법원은 아마카이 스탠다드에 의해서도 직접침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 피고 메드트로닉이 서비스사용자들(환자 및 의사)로 하여금 메드트로닉의 CareLink 시스템을 사용하기 위한 전제조건으로 ’124특허 모든 단계들을 수행할것을 요구하지 않았기 때문이라고 하였습니다. 항소법원은 다음과 같은 사실관계에 주목했습니다.

• 피고 메드트로닉은 서비스사용자/환자가 혈당 측정후 측정장치를 분리해놓는 단계1을 수행하지 않더라도 CareLink 서비스를 중단하지 않았습니다. 또한, 서비스 사용자/환자들에게 측정장치를 분리하는 단계1을 수행하도록 장려하지 않습니다. 오히려 피고 메드트로닉은 혈당 측정 후 측정장치를 분리할 필요가 없는 자사의 “지속적” 혈당모니터닝 장치를 사용하는 환자들에게 혜택을 주었습니다.
• 피고 메드트로닉은 데이터 동기화(단계2 및 3)가 이루어지지 않더라도 사용자들이 CareLink 시스템을 자유로이 사용할 수 있도록 하였습니다. 환자들은 자신의 혈당측정장치를 직접 병원에 가져가 해당 병원이 환자의 측정장치로부터 혈당데이터를 로컬방식으로 다운받을수 있게 할 수있고, 혈당데이터를 프린트하거나 이메일을 통해서 의사에게 전달할 수도 있었습니다.

이 판결을 통해 항소법원은 아카마이 판례가 특허침해피의자로부터 기인하는 제 3자의 행위의 범위를 넓힌 것은 맞으나, 직접침해 입증을 위해서는 여전히 “단일주체” 가 특허청구항의 “모든 단계들”을 실시하거나 “모든 단계들”의 실시가 “단일주체”로부터 기인(attribution)하여야 함에는 변함이 없다고 강조하였습니다.