지난 7월 10일 미국 연방순회항소법원은 Genband v. Metaswitch (Federal Circuit, July 10, 2017)에서 하급 법원인 텍사스 동부 지방 법원(United States District Court, Eastern District of Texas)이 내린 영구적 침해금지명령(permanent injunction)을 파기하고 사건을 환송했습니다. 이 사건의 쟁점은 텍사스 지방 법원이 기존 연방순회항소법원이 여러 구성요소를 지닌 제품이 특허를 침해한다는 결정이 있을 경우, 이후 침해 금지 명령을 받아들일지 결정 할 때 가이드라인으로 제시해 온 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 판단하기 위한 인과관계(causal nexus)에 대한 기준을 제대로 적용했는지 여부였습니다.

특허 침해 소송에서 특허권자가 특허의 침해를 입증할 경우 받을 수 있는 배상 또는 보상으로 금적적인 손해 배상(damages)과 더불어 형평의 논리에 기반한 특허침해금지를 명할 수 있는 제도가 있습니다. 영구적 특허침해금지 명령이 내려질 경우 특허 침해자는 침해 제품을 더 이상 영구히 판매할 수 없게 되어 이에 따른 큰 손해를 입을 수 있는 점을 고려할 때, 금전적인 손해 배상과 더불어 특허권자에게는 강력한 무기가 될 수 있는 보상 제도입니다.

2006년에 미국 대법원은 eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006)에서 법원이 특허침해금지 명령을 내리기 위해 특허권자가 만족시켜야 하는 네 가지 요건에 대한 심사 기준을 다시 한 번 강조했는데, 네 가지 요건으로: (1) 특허권자가 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 입었는지 여부; (2) 다른 금전적인 배상으로 손해 배상이 충분하지 않은지 여부; (3) 특허침해금지 명령이 내려졌을 때 특허권자와 침해자 사이의 어려움의 경중을 비교할 경우 적절한지 여부; (4) 특허침해금지 명령이 공공의 이익에 해가 될지 여부입니다. 대법원은 궁극적으로특허침해금지 명령을 내릴 지는 지방 법원의 재량에 달려 있다고 했습니다. 대법원의 eBay 결정 이후 연방순회항소법원은 여러 판결을 통해 지방 법원이 적용할 수 있는 네 가지 요건에 대한 가이드라인을 제시해 왔습니다. 특히 기술의 발전과 함께 갈수록 많은 특허 침해 소송의 대상이 되는 제품들이 다양한 구성 요소를 지닌 점을 고려했을 때, 대법원이 말한 네 가지 요건을 어떻게 적용해야 하는지에 대한 가이드라인을 제시해 왔습니다.

Genband 사건의 경우 원고인 Genband는 통신사들이 음성 통신(VoIP) 서비스를 제공하는 데 도움을 주는 제품과 서비스를 판매하는 기업으로, 이와 관련된 여러 특허의 소유자였습니다. Genband 는 텍사스 지방 법원에 Metaswitch의 제품들이 Genband가 소유하는 여덟 개의 특허를 침해해 왔고 지속적으로 침해하고 있다며 특허 침해 소송을 제기했습니다. 이 사건에서 배심원은 피고 Metaswitch가 원고Genband의 여덟 개의 특허 모두를 침해한다고 결정했으며 Genband는 금전적 손해 배상으로 8백만 달러를 선고 받았습니다. 배심원의 결정 이후 텍사스 지방 법원은 Genband가 신청한 영구 침해금지 명령 신청을 받아들일지에 대한 심사를 했으나 이를 거절했습니다. 텍사스 지방 법원은 침해금지 명령의 거절 이유로 원고인 Genband가 Metaswitch의 지속적인 침해로 인해 회복 불가능한 손해를 입는다는 점을 두 가지 이유를 바탕으로 증명하지 못했기 때문이라고 했습니다.

첫 번째 이유로 법원은 Genband가 주장하는 판매 손실로 인한 회복 불가능한 손해와 Metaswitch 의 침해 제품 내에 존재하는 침해 기술 사이의 인과관계 (causal nexus)를 Genband가 입증하지 못했다는 점을 들었습니다. 이같은 결정을 내리며 법원은 특허의 발명 기술이 제품의 수요를 이끈다는 점에 대한 입증 책임은 원고에게 있는데, Genband의 경우 이를 입증 책임을 다하지 못했다고 했습니다. Genband는 재판 과정 동안 인과관계를 증명하기 위해 자체적으로 준비한 이익과 손실에 대한 보고서와 Metaswitch의 언론 보도 이후 Genband의 판매 실적이 감소한 자료 등을 증거로 제출하며 인과관계를 증명하려고 했으나 법원은 이를 받아들이지 않았던 것입니다. 두 번째 이유로는 이 사건의 다른 쟁점으로 Genband가 소를 제기한 시점에 대한 논의가 있었는데, 법원은 Genband가 불합리할 정도로 소송을 지연시키지는 않았지만 Metaswitch의 제품을 조사한 시점으로부터 여러 해가 지난 뒤에야 소송을 제기한 점은 회복 불가능한 손해에 대한 입증을 약화시킨다는 점을 들었습니다.

이와 같은 특허침해금지 명령 신청 거절 결정에 대해 Genband는 연방순회항소법원에 항소를 했으며, 연방순회항소법원은 텍사스 지방 법원이 이전 연방순회항소법원이 제시한특허침해금지 명령 시 회복 불가능한 손해를 판단하기 위한 인과관계의 법리를 제대로 적용시켰는지 여부가 분명하지 않다는 이유로 텍사스 지방 법원의 결정을 파기하며 환송했습니다.

이 사건의 경우, 법원이 초점을 둔 점은 업체 간의 경쟁으로 원고의 판매량이 줄었는지를 따지는 것보다는 침해자의 침해 제품에 포함된 특허 기술이 특허권자의 판매 실적을 감소시키는 원인이 되었는지를 따지는 것이었습니다.

기존에 연방순회항소법원은특허침해금지 명령을 내리기 위한 회복 불가능한 손해를 계산할 때 특허 침해와 제기된 손해 사이에 충분히 강한 인과관계 (sufficiently strong causal nexus)가 존재하는지 여부, 침해자의 침해하는 행동과 특허권자가 주장하는 손해 사이에 일정 인과관계(some causal nexus linking the harm and the infringing acts)가 존재하는지 여부를 판단해야 한다며 조금씩 다른 기준을 제시해 왔습니다. 또한 특허침해금지 명령은 회복 불가능한 손해가 다른 적법한 경쟁으로 인해 발생한 경우에는 내려지면 안된다고도 했습니다.

Genband 사건의 경우 연방순회항소법원은 텍사스 지방법원이 이전에 제시된 회복 불가능한 손해를 따지는 가이드라인보다 엄격한 기준을 적용시킨 것으로 보인다고 했습니다. 특히 텍사스 지방법원은 침해하는 특허의 발명 기술이 제품에 대한 수요를 이끄는 요인(drive)이어야 한다는 기준을 적용시켰습니다. 하지만 연방순회항소법원은 이런 심사 기준의 경우 특허 기술이 침해 제품에 존재하지 않을 경우에는 수요가 거의 없을 것이라는 필요조건(the drive)이어야 하는지 아니면 수요를 이끄는 요인 중 하나(a drive)면 되는지에 따라 다른 결과가 나올 수 있다고 보았습니다. 연방순회항소법원은 다양한 구성요소 또는 기술을 포함한 제품의 경우 전자보다는 후자에 따른 판단을 해야 한다고 보았으며, 판단의 핵심은 회복 불가능한 손해가 침해되고 있는 특허 발명의 기술에 의한 것인지의 여부라고 했습니다.

이번 연방순회항소법원의 결정처럼 침해된 특허 기술이 소비자의 침해 제품에 대한 수요를 이끄는 유일한 요인일 필요는 없으며 특허권자는 특허 기술과 침해 제품의 수요 사이의 일정 인과관계가 존재한다는 점을 증명하면 된다고 했습니다. 만약 특허 기술이 존재하지 않을 경우 침해 제품에 대한 수요가 현격히 줄 경우 또는 특허 기술이 포함되었을 때 수요가 현격히 늘어날 경우, 인과관계의 입증을 약화시키거나 강화시킬 수 있다고 했습니다.

이처럼 Genband 사건을 살펴 볼 때, 미국 연방순회항소법원은 여러 구성요소를 지닌 제품이 특허 침해 소송의 대상이 되는 경우, 특허침해금지 명령을 내릴 경우 회복 불가능한 손해를 입증하기 위한 인과관계에 대한 판단 기준을 점차 완화하는 것으로 보입니다. 즉, 특허 기술이 포함된 여러 구성요소를 지닌 제품의 경우, 특허 기술이 그 제품에 대한 소비자의 수요를 유도하는 요인 중 하나라는 점을 증명하면 유일한 요인이 아니라도 법원은 연방순회항소법원의 법리에 따라 침해금지 명령을 내릴 수 있습니다. 따라서 특허권자의 경우 앞으로 특허 침해 소송에서 손해배상과 더불어 침해금지 명령을 신청을 할 경우, 이를 위해 회복 불가능한 손해를 입증하기가 더 용이해질 것으로 보입니다. 하지만 법원이 제시하는 어느 정도의 인과관계라는 기준은 그 자체로 명백한 기준이 아니며, 이를 입증하기 위해 제출되는 증거들도 총체적으로 검토된다는 점을 고려할 때, 앞으로도 회복 불가능한 손해에 대한 인과관계에 대한 판단은 각 사건의 구체적인 사실관계를 따져봐야 할 것입니다.

올해 초 Life Technologies Corp. v. Promega Corp.(2017) 에서 미국 대법원은 여러 구성요소를 지닌 상품의 간접적인 침해 여부에 대한 검토를 한 적이 있습니다. 현재 많은 특허 침해 소송의 대상이 되는 제품들은 소송 중인 특허 기술 또는 구성요소 이외에도 다양한 기술과 구성요소를 포함하는 경우가 늘어나고 있습니다. 이 때 제품의 각 구성요소 또는 기술이 특허의 침해 결정 또는 침해 결정 이후 특허침해금지 명령에 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다.