게임쇼 및 리얼리티 TV 쇼의 방청객이 투표를 할 수 있도록 도와주는 입력장치에 관한 특허인 7,434,243 특허와 7,730,506 특허의 특허권자인 Edwin Lyda는 미국의 메이저 지상파 방송국 중 하나인 CBS Corp.와 그 자회사인 CBS Interactive 를 상대로 특허권 침해의 소를 제기했습니다. 바로 CBS가 방영한 빅 브라더(Big Brother)라는 리얼리티쇼에서 자신의 특허기술이 사용되었다는 것이 이유였습니다. Lyda는 소를 제기하면서 18호 서식(Form 18)이라는 서식을 사용하여 청구의 취지를 기술하였는데 CBS는 이 소장에 흠결이 있다는 점을 제기하자 Lyda는 소장을 보정하였습니다. 여기서 보정된 소장은 “피고 CBS Interactive가 고용한 독립적 수급인(independent contractor)의 감독 하에 있는 사람들의 문자메시지를 통한 투표 행위”와 “생방송에 앞서 CBS Interactive의 독립적 수급인이 제삼자로 하여금 시스템을 테스트하도록 한 행위”에 관한 것이었습니다.

‘506 특허의 제2도면

피고 CBS Corp.는 보정된 소장의 청구가 연방민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)호의 요건을 만족하지 않는다는 이유로 소의 각하를 요청했고 이에 대해 Lyda는 소장을 재차 보정하는 대신 각하 요청에 대한 반론을 제기했습니다. 하지만 1심에서 지방법원은 정확히 피고의 어떠한 행위가 특허권의 침해를 야기했는지를 원고가 명시하지 않았고 침해행위와 특허 청구항 사이의 관계를 정확히 밝히지 않아 18호 서식의 요건을 충족시키지 못했다는 이유로 소를 각하했습니다. 이에 Lyda는 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소(Lyda v. CBS Corp.)를 하기에 이릅니다.

18호 서식에 의한 소 제기는 최소한의 요건만 갖추면 되는데 다음 요건만 포함하면 됩니다. 즉, (1) 재판관할, 2) 원고가 해당 특허권을 소유한다는 진술, 3) 피고가 특허기술을 포함한 제품을 만들거나 판매하거나 사용함으로써 특허권을 침해했다는 진술, (4) 원고가 피고에게 이 사실을 통보하였다는 진술, (5) 금지명령 혹은 손해배상 등의 구제수단만 명시하면 됩니다.

그러나 항소법원은 18호 서식은 직접침해(direct infringement)에 의한 소를 제기하는 용도로 제정되었기 때문에 공동침해(joint infringement)를 주장하는 경우에는 그에 따르는 추가 요건들을 만족시키기에 적합하지 않다고 판시하였습니다. 일반적인 직접침해 소의 경우 피고가 청구항에 나온 방법의 모든 단계를 실시했다는 것을 입증해야 하는 것과 달리 공동침해의 소에서는 둘 이상의 당사자 중 한 쪽이 한 행위를 다른 쪽의 책임으로 전가할 수가 있어서 마치 하나의 당사자가 침해를 한 것만 같은 효과가 있음을 특허권자가 입증해야 합니다. 즉, 한 당사자가 또 다른 당사자에게 지시(direct) 혹은 감독(control)을 하는 상황이거나 두 당사자가 공동사업(joint enterprise)을 하는 상황이 성립해야만 합니다. 이것을 특허침해 소송에 적용할 경우 공동침해를 입증하기 위해서는 청구항의 방법의 모든 단계를 다수의 당사자가 실시했다는 합리적인 추론이 가능해야 하고 그 중 하나의 당사자가 지시 혹은 감독을 하거나 당사자들이 하나의 공동사업을 구성하여서 모든 단계의 실시가 감독을 하는 당사자에게로 전가가 될 수 있어야 합니다. 그러나 약식 서식인 18호 서식을 사용한 원고의 소장은 이러한 청구 취지를 제대로 밝히지 못했기에 결국은 각하가 되고 말았습니다.

18호 서식은 침해를 주장하는 특허 청구항이나 침해제품 마저도 기술할 필요 없이 단순히 침해사실을 적시하는 것만으로도 소를 제기할 수 있는 간단한 요건으로 인해 특허소송에서 널리 사용되어왔으나 2015년 12월 1일 부로 연방민사소송법이 대폭 개정되면서 폐기되었기 때문에 특허소송에서 더 이상 사용할 수가 없게 되었습니다. 따라서 이제는 특허소송 역시 여타 다른 소와 마찬가지로 Iqbal/Twombly 대법원 판례에 준거하여 충분한 사실을 적시하여 청구하여야 합니다.