미국연방순회항소법원은 Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)를 통해 디자인 특허에서 출원 과정 중의 청구항 범위의 포기의 원칙 (Doctrine of Surrender)이 어떻게 적용되는지 판시했습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 결정을 뒤집으며 Advantek이 출원과정 중 포기한 청구 범위가 설령 있었다고 하더라도  침해 제품은 포기 범위 안에 해당하지 않기 때문에 Advantek의 특허를 침해 할 수 있다고 판시했습니다.

Advantek은 Shanghai Walk-Long Tools (이하 “Walk-Long”)가 자사의미국 디자인 특허 D715,006를 침해한다는 소를 제기했습니다.

출원 과정을 살펴보면 Advantek은 아래 도면에 해당하는 정자 (gazebo) 에 관한 디자인 특허 출원시 덮개가 없는 도면 1-4와 덮개가 있는 도면 5를 제출했는데 출원 과정에서 도면 1-4에 해당하는 실시례 그룹 1과 도면 5에 해당하는 실시례 그룹2는 다른 그룹에 해당하며 디자인 특허가 두가지 실시례를 모두 포함하는 것은 하나의 청구항만 포함 할 수 있는 디자인 특허의 요건에 반한다는 이유로 제한명령 (restriction requirement)을 받았습니다. 이에 대해 Avantek은 도면 1-4에 해당하는 실시례를 지정(elect)했으며 덮개가 있는 실시례에 대한 분할 출원이 없이 미국 디자인 특허 D715,006를 받았습니다.

덮개가 없는 정자 도면 1

이후 Advantek은 Walk-long의 제품이 자신의 ‘006 특허를 침해한다는 소송을 제기했는데, 지방법원에서 쟁점이 된 사안은 특허권자가 원래 덮개가 있는/없는 정자를 모두 출원한 뒤 출원 과정에서 덮개가 없는 정자만 지정한 경우 그 디자인 특허의 청구 범위가 덮개가 있는 정자를 포함할 수 있는지 여부였습니다. Walk-Long은 미국연방민사소송법 12(c) 조항의 법적 판결을 신청하며 Advantek은 출원 과정 중 덮개가 있는 정자를 고의적으로 포기 했으며 ‘006특허는 덮개가 없는 정자만 포함한다고 주장했습니다. 지방법원은 Walk-Long의 손을 들어주며 Advantek이 덮개가 없는 정자에 대한 특허를 받기 위해 덮개가 있는 정자는 포기했다고 판단 했습니다.

연방순회항소법원은 Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014)에서 디자인 특허에도 출원 과정에서의 포기의 원칙 (Doctrine of Surrender)이 적용된다고 하며 포기가 있었는지 여부와 포기가 특허의 대상을 위한 것이었는지 그리고 침해 제품이 포기의 범위에 해당하는지 여부를 따져야 한다고 한 바 있습니다.

항소시 Advantek은 특히 침해 제품이 제기 되는 포기의 범위에 해당하는지 여부에 집중하며 출원과정에서 지정된 실시례는 정자의 골격 구조에 해당하며 이는 침해 제품에 덮개가 포함되는지 여부에 상관 없이 존재한다고 주장했습니다.

연방순회항소법원은 Advantek의 손을 들어주며 침해가 주장되는 제품은 제기되는 포기의 범위 밖에 해당한다고 하며 경쟁자는 새로운 요소를 추가했는지 여부에 상관 없이 ‘006 특허를 침해할 수 있다고 했습니다. 하지만 연방순회항소법원은Samsung Electronics Co. v. Apple Inc. 사건에서와 같이 디자인 특허는 여러 구성 요소를 지닌 제품의 일부에 관한 것일 수 있다는 점을 확인하며 Advantek 특허의 경우 침해 제품의 일부에 관한것으로 손해배상은 전체 제품이 아닌 그 일부 요소의 가치에 따라 책정되어야 한다고 했습니다.

이번 사건은 디자인 특허 출원시 제한명령에 대응했을 때 금반언의 원칙에 해당하는지 여부에 대한 기준을 제시해줍니다. 다만 특정 제품이 지정된 청구항의 범위 내외에 해당하는지 여부는 사건의 구체적인 사실관계에 따라 다르며 이번 사건의 경우 특허의 청구 범위가 여러 구성요소를 지닌 제품에 대해 일부 구성요소만을 청구한다는 점과 지정된 실시례에 해당하는 청구항의 범위(덮개가 없는 정자)가 지정되지 않은 실시례(덮개가 있는 정자)보다 넓은 범위라는 점이 Advantek에게 유리하게 작용한 점을 고려해야 할 것입니다.

가령, Pacific v. Malibu 사건의 경우 선박용 와이퍼에 관한 특허가 쟁점이었는데, 구멍이 네 개인 실시례와 구멍이 두 개인 실시례 그리고 구멍이 없는 실시례를 출원한 뒤 제한명령에 따라 구멍이 네 개인 실시례를 지정하고 구멍이 두 개인 실시례를 지정하지 않았으며 구멍이 없는 실시례에 대해 분할출원하면서, 구멍이 두 개인 실시례에 대해서는 권리를 포기한 것으로 간주되었지만, 사건에서 침해 대상 제품의 경우 구멍이 세 개였고 이는 포기한 청구 범위에 해당하지 않기 때문에 특허를 침해할 수 있다는 결론이 있었습니다. 하지만 이 경우 침해 대상 제품이 구멍이 두개였다면 포기한 청구 범위에 해당하여 침해를 하지 않다는 결론이 났을 수도 있습니다. 따라서 디자인 특허에서 제한명령에 대응하는 경우 청구범위가 제한 될 수 있으며 분할출원 등으로 출원을 지속하지 않은 일부 범위에 대해서는 포기를 한것으로 간주 될 수 있다는 점을 유념하며 대응해야 할 것입니다.