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이번 블로그에서는 특허라이센스 계약과 관련된 미국연방순회항소법원의 판결 (non-precedential[1])에 대해 다뤄 볼가 합니다. 본 판결에서의 주요 문제는 라이센스 계약서에 포함된 no-challenge 조항과 forum selection 조항이 미국특허청 특허심판원(USPTO Patent Trial and Appeal Board (PTAB)) 절차로 확대될수 있는지 여부입니다.
본 사건의 배경은 이렇습니다. Dodocase는 VR headset과 관련된 세 개의 특허들을 소유하고 있었습니다.[2] MerchSource는 VR headset 유통 업체이구요. 2016년 10월 4일, Dodocase와 MerchSource는 Dodocase의 세 개의 특허들을 다루는 마스터Master License Agreement (“MLA”)를 체결하게 됩니다. 여기서 MLA는 다음과 같은 no-challenge 조항과 forum selection 조항을 포함합니다.
6.4 MerchSource shall not (a) attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP; or (b) directly or indirectly, knowingly assist any Third Party in an attempt to challenge the validity or enforceability of the Licensed IP except to comply with any court order or subpoena.
13.4 The laws of the State of California shall govern any dispute arising out of or under this Agreement, notwithstanding the conflict of laws principles of the State of California . . . THE PARTIES AGREE THAT THE SUBJECT MATTER AND PERSONAL JURISDICTION ARE PROPER IN THE COURTS LOCATED IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA AND THAT DISPUTES SHALL BE LITIGATED BEFORE THE COURTS IN SAN FRANCISCO COUNTY OR ORANGE COUNTY, CALIFORNIA.
위 6.4조항은 MerchSource가 Dodocase특허들을 무효화하는 시도를 할 수 없다는 no-challenge 조항을 포함하고 있고, 13.4조항은 본 계약아래에서 발생하는 문제들은 캘리포니아주 법에 따라 San Francisco County나 Orange County에 위치한 캘리포니아 법원에서만 소송을 제기 할 수 있다고 명시하고 있습니다. 그러나, 위 계약을 체결하고 약 1년뒤에, MerchSource는 MLA에 포함된 Dodocase 특허의 모든 청구항들이 무효라는 근거를 제시하며 Dodocase에게 로열티를 더 이상 지불하지 않을 것이라고 통보합니다. 2017년 12월 13일, Dodocase는 MerchSource가 MLA의 위반과 MLA에 포함된 특허들을 침해하지 못하도록 캘리포니아 북부 연방지방법원이 예비 가처분(preliminary injunction) 결정을 내려줄 것을 요청합니다. 이에 맞서 MerchSource는, 약 한달 후에, Dodocase의 특허들을 무효 시키기 위해PTAB에 IPR(Inter Partes Review) 과 PGR(Post Grant Review)을 신청하고, Dodocase는 MerchSource가 이러한 IPR과 PGR들을 철회해야 한다면서, 같은 법원에 잠정적 금지명령(Temporary Restraining Order) 및 예비 가처분 판결을 내려줄 것을 요청합니다. 이에 대하여, 연방지방법원은 MerchSource가 PTAB에 IPR과 PGR 신청한 것이 위의 MLA의 forum selection조항을 위반했을 가능성이 있다고 판단하고, Dodocase의 가처분 신청에 동의하여, MerchSource가 PTAB에 신청한 IPR과 PGR들을 철회 할 것을 지시합니다. MerchSource는 연방지방법원의 결정에 반박하며 연방순회항소법원에 항소하게 됩니다.
항소심에서 MerchSource는 PTAB에 신청한 IPR과 PGR 절차들은 MLA의 no-challenge 조항과 forum selection 조항들에 포함되지 않는다고 주장하지만, 연방순회항소법원은 MerchSource의 주장에 동의 하지 않으며 연방지방법원에서 지시한 가처분 명령이 적합하다고 판결하였습니다. 좀 더 구체적으로, 연방순회항소법원은 MLA의 forum selection 조항에 명시된 “any dispute arising out of or under”은 PTAB절차도 포함한다고 판결한 것입니다.
연방순회항소법원은 2000년도에 판결한 Texas Instruments Inc. v. Tessera라는 비슷한 판례를 인용하며 Dodocase의 손을 들어줍니다. 이 판례에서 연방항소법원은 forum selection조항에 “arise from, under, out of or in connection with”이라는 문구가 라이센스 협약이 체결 된 후에 시작된 International Trade Commission (ITC)에서의 특허분쟁 절차를 포함한다고 판결한 바 있습니다. 이를 근거로 미국 연방순회항소법원은 Texas Instrument의 유사한 언어를 사용하는 MLA의 forum selection 조항의 문구는 PTAB 절차도 포함하고 연방지방법원이 내린 가처분은 적절하다고 판결하였습니다.
위에서 논한 바와 같이 이번 판결에서 연방순회항소법원은 특허라이센스에 포함된 표준 계약을 준수하는 forum selection 조항은 유효하다는 점에 의미를 두고 있는 듯 합니다. 비록 이번 판결은 non-precedential판결이지만 MerchSource가 en banc 재심사 요청을 한 상태이기 때문에 연방순회항소법원이 forum selection에 대해 더 명확하게 할지는 두고 봐야 할 것 같습니다. 앞으로 특허라이센스에 위와 같은 조항들이 포함되는 경우 그 효과를 유의해야 할 것입니다.
[1] Non-precedential 판결은 법원이 판례로의 가치는 충분하지 않다는 판단하에 이후 사건에 구속력을 갖지 않는 미(未)공시(公示) 법적 의견입니다.
[2] U.S. Patent No. 9,420,075; U.S. Patent No. 9,723,117; U.S. Patent No. 9,811,184. 2018년 10월 16일, Dodocase는 DDC Technology, LLC. 에게 위 특허 3개를 양도함.
