지난 4월 26일에 공개된 01 Communique Lab, Inc. v. Citrix Systems, Inc. 사건의 판결문에서 특허 침해 주장에 관한 “선행기술을 활용한 방어”가 주요 분쟁 대상이 되었습니다.

원고 01 Communique(이하 “Communique”) 소유의 미국 특허 제6,928,479호(이하 “‘479 특허”)는 “사설 통신 포털”을 제공하는 제품과 방법에 관한 것이었습니다. 여기서 사설 통신 포털이란 원격 컴퓨터에서 인터넷망을 통해 PC에 접속하는 것을 지칭합니다. ‘479 특허의 청구항 제24항의 내용은 다음과 같았습니다.

A computer program product for use on a server computer linked to the Internet and having a static IP address, for providing access to a personal computer from a remote computer, the personal computer being linked to the Internet, its location on the Internet being defined by either (i) a dynamic public IP address (publicly addressable), or (ii) a dynamic LAN IP address (publicly unaddressable), the computer program product comprising:

(a) a computer usable medium;

(b) computer readable program code recorded or storable in the computer useable medium, the computer readable program code defining a server computer program on the server computer wherein:

(i) the server computer program is operable to enable a connection between the remote computer and the server computer; and

(ii) the server computer program includes a location facility and is responsive to a request from the remote computer to communicate with the personal computer to act as an intermediary between the personal computer and the remote computer by creating one or more communication sessions there between, said one or more communication sessions being created by the location facility, in response to receipt of the request for communication with the personal computer from the remote computer, by determining a then current location of the personal computer and creating a communication channel between the remote computer and the personal computer, the location facility being operable to create such communication channel whether the personal computer is linked to the Internet directly (with a publicly addressable) dynamic IP address or indirectly via an Internet gateway/proxy (with a publicly unaddressable dynamic LAN IP address).

특허권자 Communique는 2006년에 원격 PC 솔루션인 GoToMyPC 등으로 유명한 Citrix Systems을 지방법원에 특허침해로 제소했습니다. 지방법원은 Citrix가 미국 특허청에 신청한 inter partesreview(IPR) 무효심판의 결과가 나올 때까지 판결을 미루기로 했고, 무효심판에서 원고 Communique 측의 전문가 증인은 ‘479 특허의 청구항은 원격 컴퓨터와 PC 간에 통신 채널을 만들기 위해 “위치기반 시설(location facility)”을 필요로 하기 때문에 선행기술과 차별화 된다고 증언을 했습니다. 여기에서 언급된 선행기술에는 피고 Citrix의 GoToMyPC의 전신격인 BuddyHelp도 포함되어 있었습니다.

2013년에 특허청의 심판기관인 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)는 ‘479 특허의 유효성을 인정하였습니다. 2014년 첫 항소심에서 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 PTAB의 심결을 확인해 주었습니다. 다시 지방법원으로 내려온 이 사건에서 Citrix는 문언침해(literal infringement)와 손해배상액(damages) 산정에 관한 방어를 펼쳤고, 그 결과 배심원은 ‘479 특허의 일부 청구항이 무효라는 Citrix의 주장은 받아들이지 않는 한편 Citirx의 GoToMyPC 제품이 그 청구항들을 침해하지도 않았다는 결론을 내렸습니다. 그러나 원고 Communique는 피고 Citrix가 문언침해에 관해 방어를 하는 과정에서 침해가 의심되는 제품인 GoToMyPC를 ‘479 특허의 청구항의 내용과 비교하는 대신 Citrix가 개발한 선행기술인 BuddyHelp와 부적절한 비교를 하였다는 점을 문제삼으며 새로운 재판(new trial)을 청구하였고 지방법원에서 이 청구가 기각된 바 연방순회항소법원에서 두 번째 항소심인 본 재판이 진행되게 되었습니다.

위에서 언급한 대로 원고 Communique는 Citrix가 피고들이 즐겨 쓰는 “트릭”인 “선행기술을 활용한 방어”를 사용했다고 주장했습니다. 항소법원은 일단 Citrix의 비침해 방어전략에서 잘못된 점을 찾을 수 없다고 했습니다. Citrix의 주장은 결국 자사의 GoToMyPC가 ‘479 특허 청구항의 구성요소 중 하나인 “원격 컴퓨터와 PC 간의 통신 채널을 만들어 주는 위치기반 시설”을 포함하고 있지 않으므로 침해를 구성하지 않는다는 것이었기에 이러한 주장에 부적절함이 발견되지 않는다는 것이었습니다. Citrix는 침해의 의심을 받고 있는 GoToMyPC가 선행기술인 BuddyHelp와 동일한 아키텍처를 공유한다는 사실을 부각시킨 사실이 없으며 GoToMyPC를 ‘479 특허의 청구항과 비교를 했을 뿐이라고 역설했습니다. 항소법원은 또한 Citrix가 ‘479 특허를 무효화시키기 위하여 별도로 ‘479 특허와 선행기술을 비교하였는데 이것 역시 문제가 되지 않는다고 설명하며 지방법원의 판결을 확인(affirm)해 주었습니다.

이 사건에서는 침해를 주장하고자 하는 경쟁사의 제품과 선행기술의 기술적 거리가 너무나도 근접하였기에 그 틈새에 끼어 자신의 특허권을 주장하고자 했던 원고 Communique는 딜레마에 빠질 수밖에 없었습니다. 피고의 특허 침해 사실을 주장하며 자신의 특허권에 나와있는 “위치기반 시설”의 의미를 지나치게 광의로 해석하려고 할 경우 선행기술인 BuddyHelp에 의해 자신의 특허권이 오히려 무효화가 될 수 있는 양날의 검의 상황에 처했기 때문입니다. 항소법원마저도 이런 원고의 모습이 조금은 딱해보였는지 침해를 의심받는 제품과 선행기술이 매우 비슷할 경우에는 “고난도의 언어적 곡예(exceptional linguistic dexterity)”를 구사하지 않는 한 웬만해선 특허무효의 날을 피해감과 동시에 특허의 침해를 주장하는 것이 극히 어렵다는 평을 내리기도 했습니다. 또한 항소법원은 피고가 침해에 대한 방어를 하는 과정에서 선행기술을 운운하며 특허의 무효성을 주장하는 것은 여전히 부적절하다는 점을 강조했습니다. 즉, 특허의 비침해를 주장할 때는 “우리 제품은 특허의 모든 구성요건을 만족시키지 않는다”라고만 주장을 해야지 침해의 의심을 받는 제품과 선행기술을 비교하면서 “우리 제품은 특허에 선행하는 기존 제품에 들어있는 기술들을 포함하고 있으므로 침해가 성립하지 않는다”라고 주장하는 것은 부적절하다는 것입니다. 다시 말해 특허 비침해 주장과 특허 무효성 주장은 엄연히 서로 별개의 사안이기 때문에 이것을 함부로 뒤섞어서는 안된다는 것이죠. 다만 본 사건에서는 피고 Citrix가 그러한 우를 범하지 않았기에 궁극적인 승리를 거머쥘 수가 있었습니다.