지난 1월 14일 미국 대법원은 35 U.S.C. §271(f)의 특허 침해와 이에 따른 손해 배상 여부와 관련하여 연방순회항소법원의 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 결정을 검토하기로 대법원 상고허가신청(certiorari)을 수락했습니다. 대법원은 2006년 Microsoft Corp. v. AT & T Corp와 2017년에 본 블로그에서 설명 드린 바와 같이 Life Technologies Corp. v. Promega Corp.검토를 통해 이미 271(f) 조항과 관련된 쟁점들을 살펴본 바 있습니다.

이번에 대법원에서 판단하게 될 주요 쟁점은 271(f) 조항에 따라 특허 침해가 있다고 판단 되었을때 284 조항에 따라 금전적 손해 배상을 청구할 수 있는지 여부입니다. 271(f)(1) 조항에 따르면 특허의 구성요소 전부 또는 상당한 부분을 미국에서 공급한 후, 이를 미국 외부의 지역에서 조립하여 특허 침해에 이르도록 적극적으로 유도하는 행위는 특허 침해로 간주됩니다. 관련 조항을 살펴보면 아래와 같습니다.

271(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

284 Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

WesternGeco는 해저에 매장된 석유 또는 천연가스를 찾기 위한 지리학적 조사를 할 수 있는 Q-Marine이라는 시스템을 만들었으며 이에 대한 특허를 보유하고 있습니다. WesternGeco는 경쟁사인 Ion이 Q-Marine과 유사한 경쟁 시스템의 부품을 미국에서 제작하고 미국 외부 지역으로 운송해서 조합하는 행위가271(f)(1) 조항에 따라 자신들의 특허를 침해한다고 주장했습니다.

2012년 배심원은 Ion의 시스템이 WesternGeco의 특허를 침해한다며 금전적 손해 배상으로9300만 달러와 더불어 로열티로 1200만 달러를 보상해야한다는 평결을 내렸습니다. 이에 대한 항소심에서 연방순회항소법원은 WesternGeco가 입은 금전적 손실은 모두 치외법권인 공해(high sea)에서 이뤄지는 행위를 바탕으로 하기 때문에 치외법권에 반하는 추정에 따라 이에 대한 손해 배상은 청구할 수 없다며 배심원의 결정을 뒤집었습니다. 즉, 연방순회항소법원은271(f)(1) 조항에 따라 특허 침해가 입증되어도 미국 치외 법권에서 이뤄지는 행위를 바탕으로 한 금전적 손실(lost profit)에 대해서는 손해 배상을 청구할 수 없다고 결정했습니다.

연방순회항소법원은 이전에도 Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc. 사건과 Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd. 사건에서 미국 내에서 이루어진 특허 침해 행위를 통해 해외에서 금전적 손실이 예상 가능한 경우 치외법권에서 예상 가능한 금전적 손실에 대해 손해 배상을 청구할 수 없다고 판단한 바 있습니다. 이처럼 연방순회항소법원은 미국 특허권자의 금전적 손해 배상 청구에 대해 엄격하게 미국 내라는 지역적인 한계를 지워왔습니다.

위와 같은 연방순회항소법원의 결정에 대해 WesternGeco의 대법원 상고허가신청이 받아들여짐에 따라 대법원은 금전적 손해 배상에 대한 지역적인 한계에 관한 법리를 전면적으로 재검토를 하게 되었습니다.

WesternGeco는 연방순회항소법원의 결정은 특허법을 잘못 이해한 것으로 특히 치외법권에 반하는 추정이라는 법리를 271(f) 조항에 잘못 적용했다고 주장하며 국회가271(f) 조항을 제정할 당시 치외법권에서 이뤄지는 행위에 대해서도 효력이 미칠 분명한 의도를 가지고 있었기 때문에 금전적인 손해 배상에 대한 권리만 제한하는 것은 국회의 의도에 반한다고 주장했습니다. 반대로 Ion측은 WesternGeco의 주장에 따르면 미국 특허권을 세계적인 특허권으로 바꾸려는 잘못된 해석이라고 주장하고 있습니다.

대법원의 이번 결정은 미국 내에서 부품을 제작하고 미국 외의 지역으로 부품을 운송해 조립하는 수많은 사업이 관련된 특허 침해 소송에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 만큼 누구의 손을 들어줄지 지켜봐야 할 것입니다.