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특허권자 D Three Enterprises(이하 “D Three”)는 EcoFasten이라는 사명 하에 동업을 한 SunModo와 Rillito를 상대로 특허침해의 소를 제기했습니다. 대상특허는 지붕에 장착하는 방수처리 시설에 관한 것이었습니다. 그러나 D Three의 특허가 유효하기 위해서는 자사가 2009년에 신청한 가출원의 우선일을 반드시 인정받을 수 있어야만 했습니다. 가출원 이후에 유사한 기술이 공개가 되었기 때문입니다. 이 점에 관하여는 특허권자 D Three도 이견이 없었습니다.
하지만 피고 SunModo는 대상특허의 청구항이 가출원에 개시되어 있는 기술에 비해 그 권리범위가 더 넓기 때문에 미국특허법(35 U.S.C.) 112(a)조에 정하는 발명의 기재 요건을 만족시키지 못하여 가출원의 우선일을 인정해서는 안된다고 주장하였습니다.
발명의 기재에 관하여 112(a)조는 발명자가 출원일 당시에 청구항에 포함된 기술을 가지고 있었다는 사실을 통상의 기술자가 알 수 있을 정도로 자세히 되어야 한다고 정하고 있습니다. 그러므로 D Three가 주장하는 바대로 자사의 가출원의 우선일을 인정받기 위해서는 대상특허의 청구항에 포함되어 있는 내용들이 선행특허출원의 명세서에 빠짐없이 기재가 되어 있어야만 하는 것이죠.
대상특허인 미국특허 제8,707,655호(이하 “‘655 특허”)의 청구항 8과 미국특허 제9,068,339호(이하 “‘339 특허”)의 청구항 4에서는 설치물에 와셔가 포함되어 있었지만 이를 제외한 나머지 청구항들은 모두 와셔를 포함하지 않은(washerless) 설치물에 관한 내용만을 담고 있었습니다. 한편 D Three의 2009년 가출원에는 와셔가 없는 설치물이 단 한 가지 방식만이 개시되어 있었습니다.
<2009년 가출원의 와셔가 없는 설치물>
이 방식의 설치물에는 와셔가 없는 대신 W자 모양의 부착용 브라켓(1700)을 사용하였는데, 1심에서 지방법원은 대상특허의 와셔가 없는 설치물의 범위는 이러한 W자 모양의 부착용 브라켓으로만 한정된 것이 아니라 더 넓은 범위를 포함하고 있었기 때문에 가출원의 내용이 발명의 개시로서 부족하다고 보았습니다.
또한 와셔를 사용한 설치물에 관한 ‘655 특허의 청구항 8과 ‘339 특허의 청구항 4에 관하여서도 2009년 가출원에는 와셔가 빗물받이의 상단에 위치한 예만 개시가 되어있는 반면 ‘655 특허의 8 청구항 8은 와셔가 빗물받이의 하단에 위치할 것을 요하고 있고 ‘339 특허의 청구항 4는 와셔가 빗물받이의 상단 혹은 하단에 위치할 것을 요하기 때문에 이 역시 발명의 적절한 개시가 아니라고 보았습니다. 즉, 2009년 가출원에는 와셔가 빗물받이의 하단에 위치한 예가 없었다는 것이죠.
<‘655 특허의 와셔를 포함한 설치물>
미국 연방순회항소법원에 항소심을 신청한 특허권자 D Three는 2009년 가출원의 명세서에 와셔가 없는 설치물과 와셔가 빗물받이의 상단에 위치한 예를 개시하고 있으므로 발명 개시의 요건을 만족한다고 주장하였습니다. D Three는 또한 가출원에서 와셔가 반드시 빗물받이의 상단에 위치해야 하며 하단에는 위치할 수 없다고 명시하고 있지 않기 때문에 하단에 위치한 와셔에 대한 개시도 배제할 수 없다는 논리를 펼쳤으나 항소법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았습니다. 발명 개시의 요건은 주어진 기술을 단순히 가로막지 않을 것만을 요구하는 것이 아니라 실제로 그 내용이 담겨져 있는지를 요구하기 때문이라고 법원은 그 이유를 설명하였습니다. 다시 말해 “빗물받이 하단에는 와셔가 절대로 위치할 수 없다”는 내용이 단순히 존재하지 않는 것만으로는 부족하고 “빗물받이 하단에 와셔가 위치할 수 있다”라는 내용이 실제로 존재해야 한다는 것이죠. 따라서 2009년 가출원에 빗물받이 아래에 설치된 와셔가 명시되어 있지 않은 점이 극복할 수 없는 치명적인 결점으로 작용할 수밖에 없었고 본 사건의 대상특허는 무효인 것으로 판명이 되었습니다.
미국 내 가출원 등 선출원에 기한 출원인의 우선권 주장은 출원일을 가능하면 빨리 확보할 수 있다는 점에서 매우 유용한 제도입니다. 출원서가 완전하게 갖추어지기 이전에 보다 간소화된 절차를 통해 가출원일을 취득함으로써 권리의 습득을 앞당길 수가 있습니다. 하지만 본 사건에서 보듯이 본출원의 내용이 가출원의 내용과 지나치게 상이하고 청구범위가 가출원에 포함된 내용보다 넓어질 경우 우선일을 인정 받을 수가 없고 최악의 경우에는 본 사건에서와 같이 가출원 이후 그리고 정규 출원일 이전에 공지된 선행기술에 의해 특허의 무효화로까지 이어질 수 있다는 점에 유의해야겠습니다.
