특허법 286 조는 특허권자가 특허 침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액에 대한 배상을 소 제기 이전 최장 6년까지 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 아울러, 특허법 287(a) 조는 특허권자나 실시권자가 특허 표시의무를 이행한 경우에만 특허 침해의 소제기 이전에 발생한 손해액에 대해 배상을 청구할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 특허 표시의무를 이행하지 않은 경우, 소제기 시점 또는 경고장을 받은 시점 이후에 발생한 손해액에 대해서만 배상 청구가 가능합니다.

따라서 손해배상액을 최대한 인정받기 위해서 특허권자가 특허 표시의 의무를 이행하였는지 여부는 매우 중요한 쟁점입니다. 특허 표시의 의무를 이행하기 위해서는 특허발명을 실시하는 실시 제품(이하, “특허제품”)에 patent 또는 pat 문구를 특허번호와 병행하여 표시하여야 합니다(예를 특면, Patent US 9,999,999 또는 Pat. US 9,999,999). 이와 같은 의무는 특허권자는 물론 실시권자에게도 모두 적용됩니다. 따라서 특허권자가 성실히 특허 표시의무를 이행하였다 하더라도 실시권자가 표시의무를 이행하지 않은 경우, 특허표시의무를 이행하지 않은 것으로 인정될 수 있습니다. 다만 실시권자가 특허권자의 노력에도 불구하고 특허 표시의무를 이행하지 않은 경우에는 특허권자에게 상기 특허표시의무가 가혹할 수 있습니다. 따라서 실시권자의 특허표시 의무의 경우, 특허권자가 실시권자가 표시의무를 이행하도록 합리적인 노력을 기울였는지 여부를 판단기준으로 합니다.

특허 침해 소송에서 피고는 손해배상액의 산정 시점을 늦추기 위해서 특허권자 또는 실시권자가 특허표시 의무를 이행하지 않았음을 주장할 수 있습니다. 그리고 이러한 경우, 특허제품임에도 불구하고 특허 표시를 하지 않은 제품을 증거로 제출하게 됩니다. 그렇게 될 경우, 과연 특허제품이라고 제출된 제품이 실제로 특허를 실시하는 특허제품일지, 아니면 특허를 실시하지 않는 제품(즉, 특허표시를 필요로하지 않는 제품)일지가 쟁점이 됩니다. 이 경우 특허권자(원고)와 피고 중 누구에게 입증 책임이 있을까요?

이에 대해서 과거 지방법원 판례들은 특허권자의 손을 들어주기도 하였고 피고의 손을 들어주기도 하여 혼란이 있었습니다. 지난 주, 미국연방순회항소법원은 Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational 사건에서 이에 대한 상급법원의 입장을 내놓았습니다.

본 사건에서 피고는 실시권자가 특허표시를 하지 않은 제품을 증거로 제출하였는데, 이러한 제품이 특허를 실제로 실시하고 있는지 그렇지 않은지가 쟁점이 되었습니다. 지방법원에서는 피고가 해당 제품이 특허를 실시하고 있는 제품임을 청구항 차트 등을 통해 충분히 보여주지 못했다고 하여, 피고의 특허표시의무 미이행 주장을 인정하지 않았습니다. 즉, 입증책임이 피고에게 있다고 판단한 겁니다.

하지만 연방순회항소법원은 특허표시의무를 이행하였는지 여부에 대한 입증책임은 특허권자에게 있으므로, 피고가 제출한 제품이 특허를 실시하는 제품이 아니므로 이에 특허표시를 하지 않은 것은 특허표시의무를 위반하지 않은 것임을 특허권자가 입증해야 한다고 판시하였습니다.

상기 판례는 특허 분쟁에 있어서 특허표시의 중요성을 다시금 상기시켜줍니다. 특허권자의 경우, 자신은 물론 자신의 실시권자까지 특허표시를 할 수 있도록 합리적인 노력을 기울여야 합니다. 예를 들면, 실시권 계약에 실시권자의 특허표시 의무를 강제하고, 주기적으로 특허 표시여부를 관리 감독하는 노력을 기울일 필요가 있을 것입니다. 반면 특허침해 소송의 피고는 특허권자가 소제기 이전의 침해에 대한 손해배상을 청구하는 경우, 특허 표시의무가 성실히 이행되었는지 여부를 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것 입니다.