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소프트웨어 관련 특허적격성을 인정한 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 최근 판례를 두 건 소개해 드리고자 합니다. 바로 10월에 판결문이 나온 Data Engine Techs. LLC v. Google LLC와 11월에 판결문이 나온 Ancora Technologies, Inc. v. HTC America, Inc.입니다. 첫 사건의 원고인 Data Engine Technologies(이하 “DET”)는 미국 특허 제5,590,259호, 제5,784,545호, 제6,282,551호, 제5,303,146호의 특허권자였습니다. 이 특허들은 3차원 전자 스프레드 시트를 탭으로 나타내는 방법에 관한 것이었습니다. 이는 오늘날 마이크로소프트 엑셀이나 구글 시트 등에서도 널리 사용되고 있는 방식으로서 공책의 옆면에 달려 있는 분류탭의 모양에 착안하여 다수의 스프레드시트를 중첩적으로 표시하는 방법입니다.

2018년 미연방대법원에서 결정된 특허 케이스들 중에는 IPR이 위헌이 아니라고 결정한 Oil States 케이스(Oil States Engery Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC et al.)와 IPR이 개시된 이후 신청된 모든 청구항에 대해 유무효를 판단해야 한다는 SAS 케이스(SAS Institute Inc. v. Iancu, Director, United States patent and Trademark Office, et al.)가 있습니다.  이 두 개의 케이스는 모두 지난 4월24일 판결이 났었습니다.  만약 Oil States 케이스에서 IPR 제도가 위헌으로 결정되었더라면 모든 IPR이 중단되고 더 이상 관련 이야기를 할 이유가 없었을 것이니, 그 판결의

2018년 10월 26일, 미국 연방대법원은 미국 연방 정부 기관이 미국 개정 특허법(Leahy-Smith American Invents Act , 이하 “AIA”)에 따라 특허를 기각할 수 있는지 여부를 결정하는 Return Mail v. U.S. Postal Service 사건에 대한 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 사건에서 대법원은 미국 연방 정부가 AIA 에 따라 “사람(person)”으로서 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeals Board, 이하 “PTAB”)에 영업방법 발명(covered business method. 이하 “CBM”)의 심판 청구를 할 수 있는지 여부를 판단할 듯합니다. 미국 개정 특허법 제 18조에 의하면 당사자 또는 실제 이해관계를 가진 당사자 또는 이익이 양도된

Diebold Nixdorf(이하 “디볼드”)는 현금지급기 조립생산을 위하여 해외에서 부품을 조달하였으나 이 부품이 노틸러스 효성 아메리카의 미국 특허 제 8,523,235호(이하 “‘235 특허”의 일부 청구항을 침해한다는 이유로 관세법(Tariff Act of 1930) 제 337 조를 근거로 하여 미국 국제무역위원회(ITC)의 제재를 받았습니다. 이에 디볼드는 ITC의 결정에 불복을 하였고 ‘235 특허 청구항의 “cheque standby unit(수표 대기 유닛)”이란 용어가 불명확(indefinite)하여 무효라고 주장했습니다. 이 이슈는 결국 미국 연방순회항소법원까지 올라와 Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC 사건에서 다투어졌습니다. 235 특허의 제 1 청구항에는 다음과 같은 내용이 기술되어 있었습니다. a cheque standby unit placed in the

미국 특허청은 America Invents Act(AIA) 개정법 하의 심리 절차 개정에 관한 의견을 요청하는 공문을 연방정부 공보(Federal Register)에 발표했습니다. 이번에 공시된 개정법안은Inter Partes Review(IPR), Post-Grant Review(PGR), Covered Business Method Patent Review(CBM)에서 청구항 보정(Amendment)에 관한 절차의 변경에 관한 것으로, 이 법안이 통과되면 청구항 보정에 대해 양 당사자가 특허 심판원(Patent Trial Appeal Board, 이하 PTAB)의 예비심사를 받고 이후 이를 다시 보정할 수 있는 절차가 마련됩니다. 이번에 제시된 개정법안에 따르면 특허권자는 심리 개시 결정(Institution Decision)으로부터 6주 내에 청구항 보정 신청을 할 수 있으며, 이에 대해

2010년부터 2014년에 걸쳐 미국대법원은 특허보호의 대상이 되는(patent eligible) (혹은 보다 정확하게는, 특허의 대상이 되지 않는) 발명의 종류에 대하여 여러 판결을 내렸습니다. 그 중 자연산물 혹은 자연법칙에 기초한 현상을 특허 청구하는 경우 특허의 대상이 되는지의 여부는2013년 Association for Molecular pathology v. Myriad Genetics사건과2012년 Mayo v. Prometheus사건에서 각각 다루어진 바 있습니다.  Mayo 사건에서 판시된 바에 따르면, 특허대상 여부의 판단은 다음의 분석단계들을 포함합니다. 즉, 먼저 청구항에 기술된 발명이 미국특허법에 명시된 발명의 카테고리(즉, 공정(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 또는 조성물(composition of matter – 화합물 포함))에 속하는지를

미국 특허청은 2018년 10월 11일 발행된 시행규칙(Federal Register)을 통하여, 특허심판원 무효심판 절차에서 청구 범위를 해석함에 있어 미 법원에서 이미 사용되고 있는 Phillips 청구범위 해석기준을 사용한다고 발표하였습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허심판원의 무효심판절차(IPR; Inter Partes Review, PGR; Post-Grant Review, CBM; Covered Business Method patents)에서는 청구범위 해석기준으로 “최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; 이하 “BRI”)”을 채택하여 왔습니다. BRI해석 기준은 미국 특허청 심사 시에 사용되고 있기도 한 기준으로, 청구범위에 기재된 용어를 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석하되, 청구범위 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로

중요한 발명에 대해 선 출원들을 기초로 다수 개의 우선권 주장을 포함하는 후 출원을 진행하게 되는 것은 매우 흔합니다. 우선일 확보 후 발명의 상용화 과정에서 청구 범위를 변경하거나 새로운 구성 요소 추가 등의 개량이 있기 마련이므로 선출원을 기초로 계속 출원(continuation application) 또는 일부 계속 출원(continuation-in-part; CIP)을 릴레이식으로 진행하는 것이 발명의 효과적 보호를 위해 바람직합니다. 우선권 주장 요건을 갖추었음에도 불구하고 우선권 주장의 형식적 요건을 제대로 갖추지 않으면 출원인의 선 출원에 의해 후 출원이 특허 거절이 되는 치명적인 결과가 있게 되어 주의가 필요합니다. 최근

2018년 9월 13일, 미국 연방순회항소법원은 미국 특허 제 8,714,977 호(이하 “‘977 특허”)의 1항 내지 5항 및 19항의 청구항들이 산업 박람회에서 배포된 인쇄물들로 인해 예견되어 신규성이 부정된다고 판단하였습니다. Nobel Biocare Services AG (“Nobel”)는 치과용 임플란트에 관한 ‘977 특허를 소유하고 있었습니다. ‘977 특허는 2004년 5월 23일에 제출된 PCT 출원으로부터 우선권을 주장하였고 따라서 공지예외적용을 주장할 수 있는 pre-AIA 35 U.S.C. § 102(b) 하의 임계일(critical date)은 2003년 5월 23일이었습니다. 즉, 2003년 5월 23일 이전의 자신의 공지 행위는 공지예외적용을 적용받지 못하고 102(b) 선행 문헌 적격성을 가지게

America Invents Act의 Inter Partes Review (IPR)는 특허권자를 제외하고는 누구나 신청 (petition)할 수 있습니다.  그러나, IPR에서 실패했다고 해서, 누구나 특허심판원의 IPR 결정에 대해  항소 (appeal)할 수 있는 것은 아닙니다.  항소할 수 있는 자격이 있어야 합니다.  미국 헌법이 명시하고 있는 당사자 적격 (Article III  Standing) 이슈이지요.  여기서 Article III Standing이란  사법부의 구성과 권한을 명시하고 있는 미국연방헌법 3조와 관련된 것입니다.  사법부를 통해서 이해를 다툴 만한 자격, 즉, 실질적인 피해 (actual injury)가 있느냐는 것이 그 요점이라고 할 수 있습니다. 이 Standing 이슈는 작년에 본 Hello

미국 연방순회항소법원은 지난 월요일 미국 특허심판원인 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)이University of California, University of Vienna 그리고 Emmanuelle Charpentier(이하 “UC”)의미국 특허 제13/842,859호(이하 ’859  출원)와Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology 그리고 President and Fellows of Harvard College(이하 “Broad”)의 특허의 열두 개의 청구항 사이에 interference-in-fact가 없다는 결정을 확인(affirm)했습니다. 이 사건은 유전자 편집을 위한 혁신적인 시스템인 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 기술에 관한 것으로 많은 관심을 받아 온 사건입니다. 이 기술은 처음으로 2012년 8월UC 연구원들을 통해 CRISPR-Cas9 시스템이 비세포 (cell-free) 실험

수치범위를 발명의 특징으로 기술하는 것은 다양한 기술분야의 명세서 작성에 있어 활용되며, 실무상 이는 수치한정발명으로 일컫어집니다.  수치한정발명과 관련된 미국 특허실무는 본 블로그의 2017년 3월 21일자 및 2017년 4월 4일자 포스팅에서 소개한 바 있습니다. 본 지면에서는 연방순회항소법원이 수치한정발명의 진보성을 구체적으로 판단한 사례(In Re Brandt)를 소개하고자 합니다. 상기 사건에서 발명은 지붕 구조물에 대한 것으로, 청구항에서 밀도가 2.5 pounds per cubic foot 초과, 6 pounds per cubic foot 미만(greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot)인 커버보드를 포함하는 것을 발명의

IPR 청원을 할 수 있는 시기와 관련하여 315(b)조에 의한 1년의 제척기간 요건(one-year time bar)이 있습니다. 본 블로그에서도 몇 번 다룬 바 있는 주제인데 특허 침해의 소가 제기된 이후, 즉 침해소송의 소장이 송달된 후 1년 이내에 IPR을 신청하지 않으면 제척기간 도과를 이유로 개시가 불허될 수 있기 때문에 소장 송달 이후 방어 방법으로 IPR을 활용하기 위해서는 제척 기간 이슈를 정확히 파악하고 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 최근 8월 16일에 IPR 신청이 각하(dismiss)된 소 제기에 의해서도 제척 기간이 적용되는지 여부에 대해 연방순회항소법원의 전원합의체 판결(Click-To-Call v. Ingenio)이

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 지난 16일에 Core Wireless Licensing v. Apple Inc. 사건의 판결문을 공표하였습니다. 이 사건에서는 청구항의 해석과 침해에 관한 내용도 다수 포함되어 있었지만 그 중에서도 특허권의 암묵적 포기(implied waiver)에 관한 사항이 특기할 만합니다. Core Wireless(현재는 Conversant IP Mangement로 사명을 개명)는 무선통신 기술에 관련한 다수의 특허권을 보유하고 있는 특허관리전문사업자(non-practicing entity)로서 과거에 노키아로부터 인수한 특허를 다수 보유하고 있었습니다. 그 중에서도 자사의 미국 특허 제 6,477,151호(이하 “‘151 특허”)와 제 6,633,536호(이하 “‘536 특허”)를 침해했다는 이유로 애플 사를 제소한 Core Wireless는

미국연방순회항소법원은 Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)를 통해 디자인 특허에서 출원 과정 중의 청구항 범위의 포기의 원칙 (Doctrine of Surrender)이 어떻게 적용되는지 판시했습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 결정을 뒤집으며 Advantek이 출원과정 중 포기한 청구 범위가 설령 있었다고 하더라도  침해 제품은 포기 범위 안에 해당하지 않기 때문에 Advantek의 특허를 침해 할 수 있다고 판시했습니다. Advantek은 Shanghai Walk-Long Tools (이하 “Walk-Long”)가 자사의미국 디자인 특허 D715,006를 침해한다는 소를 제기했습니다. 출원 과정을 살펴보면 Advantek은 아래 도면에 해당하는 정자 (gazebo) 에 관한 디자인 특허 출원시 덮개가 없는 도면

AIA 개정 이후 도입된 IPR(미국특허무효심판)은 특허분쟁 시 특허권자의 특허를 무효시키기 위한 중요한 수단으로 자리잡았습니다.  IPR은 지방법원에서 진행되는 특허 무효소송에 대비하여 빠른 시간 내에 적은 비용으로 특허 무효를 이끌어낼 수 있다는 장점을 지니는 것으로 여겨지는 반면, 간소화 된 절차에 따라 다루어지는 무효 사유가 신규성 및 진보성에 한정되고, 선행문헌의 범위도 특허문헌 및 인쇄된 출판물(printed publications)에 한정되는 제약이 따릅니다. 따라서 특허문헌 및 논문 등 그 공개 일자와 범위가 명백한 선행문헌의 경우 당사자 간 이견이 없겠지만, 이러한 명백한 카테고리에 해당하지 않는 선행기술의 경우 이것이

미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에 해당하는 기준을 많이 낮추었고, 그에 따라 소송 비용 전가(fee shifting)를 신청하고 인정받는 경우가 예전보다 높아지는 추세입니다. 지난 주 7월 27일, 연방순회항소법원은 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)이 출원인과의 민사 소송에서 들인

작년 가을에 자사의 특허를 보호할 목적으로 인디언 부족에게 특허권을 양도한 제약회사에 대한 이야기를 전해 드린 바 있습니다. 바로 안구건조증 치료제인 레스타시스(Restasis)에 관한 여섯 건의 특허를 뉴욕 주 외지에 떨어져있는 세인트레지스모호크(St. Regis Mohawk) 부족(이하 “모호크 부족”)에게 양도한 대규모 다국적 제약회사 엘러간(Allergan)에 대한 내용이었습니다. 이 일련의 특허의 공격을 받은 마일런(Mylan), 테바(Teva), 에이콘(Akorn) 등의 제약사는 이 특허들의 무효를 주장하며 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에 inter partes review(IPR) 심판을 청구하였고, 엘러간과 모호크 부족은 주권면책특권을 앞세우며 IPR 심판을 저지하려고 했습니다. 모호크 부족은 고유의 자치권을

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은Endo Pharms. Sols., Inc. v. Custopharm Inc. 사건을 통해 Bayer Intellectual Property GmbH (이하 “바이엘”) 사의 특허 7,718,640와 8,338,395가 무효라는 Custopharm Inc. (이하 “Custopharm”)의 주장을 받아들이지 않고 바이엘 특허가 유효라는 지방법원의 결정을 확인(affirm)했습니다. ’640 특허와 ’395 특허는 남성호르몬인 테스토스테론(testosterone) 대체 투약 치료에 관한 특허로 관련 기술은 Endo의 Aveed라는 제품명의 약에 적용되어 왔습니다. Custopharm은 2014년에 Aveed의 복제약에 대한 Abbreviated New Drug Application(ANDA)을 신청했고, 이로부터 얼마 후 바이엘과 Endo는 델라웨어 연방법원에 Custopharm사가 자신의 ’640 특허와 ’395

미국 특허법 112 조(35 U.S.C. § 112)는 청구항에 기재된 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침될 것을 요구합니다.  여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미합니다. 연방순회항소법원 사건인 General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals, Inc., No. 17-1012 (Fed. Cir. 2018)에서는 청구항에 기재된 “about 6.6 × 1011 particles per ml”이란 한정이 명세서에 의해 뒷받침 되는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 명세서는 particles per ml(밀리리터당 입자 수)가 아닌 optical density(광학 농도)로

2018년 6월 27일, USPTO는 특허협력조약(PCT)에 따라 공동 조사 및 심사(Collaborative Search and Examination (CS&E))에 관한 IP5 파일럿 프로그램(시범 사업)을 발표하는 연방등록고시(Federal Register Notice)를 발행했습니다. 골자는 PCT 출원에 대해 모든 IP5 특허청들, 즉 미국 특허청(USPTO), 한국 특허청(KIPO), 유럽 특허청(EP), 일본 특허청 (JPO) 및 중국 특허청(SIPO)의 심사관들이 협업을 통해 PCT 국제조사보고서(International Search Report) 및 의견서(Written Opinion) 작성을 하는 것입니다. 큰 틀을 보자면 PCT 출원인이 국제조사기관(International Search Authorities; ISA)을 선택하여 ISA로부터 국제조사보고서/의견서를 받는다는 점은 종전과 동일합니다. 하지만 내부 절차를 들여다보면, 파일럿 프로그램에서는 (i) ISA에

미국 연방대법원에서 특허소송에 관련된 중요한 판결이 하나 나왔습니다. 바로 WesternGeco v. ION Geophysical 사건인데요. 이 사건에서는 특허권에 적용되는 속지주의 원칙의 범위가 과연 어디까지인지가 논점이 되었습니다. 속지주의 속지주의란 한 나라의 법은 어디까지나 그 나라의 국경 안에서만 적용된다는 법의 원칙으로서 국제사회에서 서로 다른 법 체계로 인한 국가 간의 마찰을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 즉, 미국의 연방법은 일반적으로 오로지 미국의 영토 안에서만 법적 효력을 갖는 것이 원칙이고 미국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 위법 행위를 저질렀을 때는 그 나라의 법에 따라 처벌이나 제재를 받는 것이 보통입니다.

이번 달 초 미국 연방순회항소법원은 Zeroclick, LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir., June 1, 2018)에서 지방법원이 기능적인 의미를 포함하는 용어를 사용한 청구항을 기능식 청구항으로 판단하고 명세서에 충분한 구조적 기술이 없다는 점을 이유로 무효라고 한 결정은 잘못된 판단이라며 이를 파기 환송했습니다. Zeroclick은 Apple사가 자신들의 U.S. Patent No. 7,181,691(이하 “’691 특허”)의 청구항 2 와 U.S. Patent No. 8,549,443(이하 “’443 특허”)의 청구항 9를 침해한다며 소송을 제기했습니다. 청구항들을 살펴보면 다음과 같습니다. ’691특허 청구항2 2. A graphical user interface (GUI), which may comprise an update of an existing program,

2018년 6월 11일 미국 연방순회항소법원(Medtronic, Inc. v. Mark A. Barry)은 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 특허법 102조에서의 printed publications에 해당하여 선행기술이 될 수 있는지 여부를 판단하는 기준을 설시하였습니다. 본 사건에서는 특허권자의 침해소송에 대응한 특허무효심판 (IPR)이 제기 되었고, 특허심판원은 특허출원 전 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 공중이 접근 가능한 상태에 있지 않았기 때문에 102조에서의printed publications에 해당하지 않고 따라서 선행기술이 될 수 없다고 판단하였습니다. 이에 연방순회항소법원에 항소가 이루어졌고, 연방순회항소법원은 상기 사안을 판단하기위한 구체적인 기준을 설시하고, 특허심판원이 이러한 기준에 의거하여 사안을 구체적으로

지난 2월에 특허적격성을 이유로 내려진 지방법원의 약식판결(summary judgement)과 Rule 12(b)(6)호의 소 각하(motion to dismiss) 결정을 각각 파기하고 하급심으로 사건을 환송한 Berkheimer와 Aatrix 사건에 대해 본 블로그에서 소개하고 그 판결의 중요성을 설명한 바 있습니다. 즉 특허 발명이 널리 알려지고 일상적, 관용적(well-known, routine, conventional)이어서 적격성이 없는지 여부는 사실관계에 기반하여 판단하여야 한다는 것이었는데 이는 특허적격성에 대한 판단을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 특허권자에게 유리한 판결이었습니다. 위 판결들에 불복하면서 피고 HP와 Green Shades는 각각 연방순회항소법원에 전원체 합의로 재심리를 요청하였습니다. 그런데 5월 31일 연방순회항소법원에서는 HP와 Green Shades 요청을

특허권자 D Three Enterprises(이하 “D Three”)는 EcoFasten이라는 사명 하에 동업을 한 SunModo와 Rillito를 상대로 특허침해의 소를 제기했습니다. 대상특허는 지붕에 장착하는 방수처리 시설에 관한 것이었습니다. 그러나 D Three의 특허가 유효하기 위해서는 자사가 2009년에 신청한 가출원의 우선일을 반드시 인정받을 수 있어야만 했습니다. 가출원 이후에 유사한 기술이 공개가 되었기 때문입니다. 이 점에 관하여는 특허권자 D Three도 이견이 없었습니다. 하지만 피고 SunModo는 대상특허의 청구항이 가출원에 개시되어 있는 기술에 비해 그 권리범위가 더 넓기 때문에 미국특허법(35 U.S.C.) 112(a)조에 정하는 발명의 기재 요건을 만족시키지 못하여 가출원의 우선일을

Hello IP Law Blog 발행 로펌인 Sughrue Mion, PLLC의 변호사들이 미국 특허심판절차 안내서를 발행하였습니다.  “The Essential Case Law Guide to PTAB Trials”는 미국특허분쟁에 있어 대표적인 절차 중 하나로 자리잡은 미국 특허심판(PTAB Trials: inter partes review-IPR, post-grant review-PGR 및covered business method-CBM) 실무를 특허심판원(PTAB) 판례 및 특허법 시행령(37 C.F.R.)을 바탕으로 자세하게 설명하고 있습니다.  본 책자가 미국 특허실무 이해에 도움이 되기를 바랍니다. https://shop.americanbar.org/eBus/Store/ProductDetails.aspx?productId=309450349

이번 달 초 Energy Heating, Ltd. Liab. Co. v. Heat On-The-Fly, Ltd. Liab. Co. (Fed. Cir. May 4, 2018)에서 미국 연방순회항소법원은 특허 출원 일 년 이전에 행해진 공개 행위가  그 주목적이 실험이 아닌 공개적인 판매와 수익 창출일 경우 이를 출원 과정에서 공개하지 않은 점은 불공정 행위(inequitable conduct)에 해당한다고 하며 이 경우 특허는 집행 가능하지 않다고 판단했습니다. 이번 사건의 쟁점이 된 미국 특허8,171,993호(이하 “’993 특허”)는 수압균열공법(hydraulic fracturing)을 위해 가열된 물을 지속적으로 공급하는 방법과 장치에 관한 특허입니다. ’993 특허의 단독 발명가인 Hefley는 피고인 Heat

AIA 개정 이전 미국 특허법 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항은 발명자가 아닌 사람은 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있어, 발명자가 적법하게 명시되어 있지 않은 특허출원은 거절되어 왔습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허법은 상기 조항을 삭제하였지만, 발명자가 적법하게 명시되지 않은 특허출원은 AIA 35 U.S.C. 101조 규정(“Whoever invents or discovers . . . may obtain a patent therefor”)에 의해 거절되도록 상기 법리를 유지하고 있습니다. (MPEP 2157참조). 따라서 발명자를 적법하게 명시하는 것은 AIA 개정 이전은 물론 개정 이후에도 여전히 중요한 특허요건에 해당합니다. 최근 미국연방순회항소법원은 In

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약