2018년 9월 13일, 미국 연방순회항소법원은 미국 특허 제 8,714,977 호(이하 “‘977 특허”)의 1항 내지 5항 및 19항의 청구항들이 산업 박람회에서 배포된 인쇄물들로 인해 예견되어 신규성이 부정된다고 판단하였습니다.

Nobel Biocare Services AG (“Nobel”)는 치과용 임플란트에 관한 ‘977 특허를 소유하고 있었습니다. ‘977 특허는 2004년 5월 23일에 제출된 PCT 출원으로부터 우선권을 주장하였고 따라서 공지예외적용을 주장할 수 있는 pre-AIA 35 U.S.C. § 102(b) 하의 임계일(critical date)은 2003년 5월 23일이었습니다. 즉, 2003년 5월 23일 이전의 자신의 공지 행위는 공지예외적용을 적용받지 못하고 102(b) 선행 문헌 적격성을 가지게 됩니다.

사건의 배경은 이렇습니다. 1990년대 초, 발명가인 Fromovich는 치과용 임플란트 및 관련 제품을 판매하는 Alpha-Bio Tech Ltd.(“ABT”)를 설립했습니다. Fromovich는 ABT의 CEO로 일하면서 치과 의사 교육을 실시하고 독일에서 개최된 International Dental Show (IDS) 컨퍼런스를 비롯한 산업 박람회 및 컨퍼런스에 참석했습니다. IDS 컨퍼런스에서 치과 제조업체들은 제품을 전시하고 제품을 설명하는 각종 서면 자료를 배포했습니다. 2008년 Nobel은 ABT와의 합병으로 인해 ‘977 특허를 비롯한 기타 지적 재산권을 취득하게 됩니다.

2014년 10월 27일, 미국 국제무역위원회(ITC)는 Instradent USA, Inc. (“Instradent”)가 ‘977 특허를 침해했다는 Nobel의 주장에 따라 Instradent 치과 임플란트에 대한 조사를 시작했습니다. Instradent는 ‘977 특허의 1~5항 및 19항의 청구항을 침해하지 않았으며 표지에 2003년 3월이란 날짜가 적혀 있는 ABT의 제품 카탈로그가 위 청구항들의 내용을 모두 적시한다고 주장했습니다. 그러나 ITC는 Instradent가 ABT 카탈로그가 pre-AIA 35 U.S.C. § 102(b)에 따라 선행 기술임을 명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)를 통해 입증하지 못했다고 판단했습니다.

2015년 8월 20일, Instradent는 ‘977 특허의 청구 범위 1~7, 9 및 13~20항에 대한 Inter Partes Review(IPR)를 신청했습니다. PTAB은ABT 카탈로그와 35 U.S.C. § 102의 내용을 이유로 들며 1~5, 19 및 20항의 특허 무효를 선언했습니다. PTAB은 ABT 카탈로그의 대중 접근성 문제를 해결함에 있어 ITC에 제출된 증거 중 여러 증인들, 즉 Fromovich, Hantman, 및 Chakir의 증언들을 고려했습니다. 증언들 중에는 Hantman이 2003년 IDS 회의에 참석할 수 없었기 때문에, 그는 Chakir에게 2003년 IDS 컨퍼런스에서 경쟁사의 카탈로그를 수집하고 Chakir가 돌아오면 그에게 제공 할 것을 요청했다는 내용이 있었습니다. 위의 배경을 바탕으로 PTAB은 Hantman의 증언을 받아들이고 2002년 후반기와 2003년 초반기에 고객과의 대화와 첨부된 자료를 구제적으로 검토한 결과, 2003 년 ABT 카탈로그가 경쟁 업체를 포함한 치과 업계에 공개적으로 접근 가능할 수 있었음을 명확하다고 했습니다. 또한 PTAB은 2003년 IDS 컨퍼런스에서 ABT 카탈로그를 포함한 경쟁 업체의 카탈로그 및 기타 자료를 수집했다는 Chakir의 증언을 받아 들였고, 또한 2003년 IDS 컨퍼런스가 그가 치과용 임플란트 관련 유인물을 수집한 유일한 시기였음을 인정했습니다. 또한 Chakir는 IDS 컨퍼런스에서 모든 사람들이 유인물을 받았고 이는 비밀리에 이루어지지 않았음을 증언했습니다. 위 증언들을 통해 PTAB은 우세한 증거(preponderance of evidence) 기준에 따라 ABT 카탈로그가 선행 문헌임을 인정하였습니다. 아시다시피 IPR 절차에서 우세한 증거 기준을 따르기 때문에 ITC에서 요구된 명백하고 설들력 있는 증거 기준보다 낮은 입증책임 기준이 적용된 것이지요. PTAB은2003년 3월 IDS 컨퍼런스에서 적어도 ABT 카탈로그에 관심이 있는 대중들에게 공개되었으며, 관심있는 컨퍼런스 참석자가 ABT 카탈로그 사본을 ABT Booth 에서 얻을 수 있음을 보여 주었다고 판단하였습니다.

항소심에서 Nobel은 Chakir, Hantman 및 Fromovich의 증언들은 공공 접근성을 입증하지 못했으며 증언은 밝혀지지 않았다고 주장했습니다. 반면, Instradent는 Hantman과 Chakir의 증언이2003년 3월 IDS 컨퍼런스에서 ABT 카탈로그가 자유롭게 배포되었고 이 사실은 충분히 입증되었다고 응답했습니다.

연방순회항소법원은 Instradent 의 주장에 동의하여 ABT 카탈로그가 최초출원일 이전에 공개적으로 접근 가능했다는 사실이 실질적인 증거에 인해 뒷받침된다고 인정하였습니다. 법원은 Hantman의 증언에 ABT 카탈로그 사본을 발췌한 내용이 포함되어 있기 때문에 PTAB은 Chakir와 Hantman의 증언을 신뢰하는 듯했고 또한 PTAB은 Hantman의 ABT 카탈로그 사본과 Instadent가 IPR에서 선행 기술로 제공한 복사본이 Hantman의 사본 표지에 일부 필기를 제외하고는 동일하다는 점에 주목했습니다. 법원은 또한 ABT의 전시 부스(Booth) 방문에 대한 구체적인 기억이 없었음에도 불구하고 이스라엘에서 제조되는 모든 임플란트 회사의 자료를 수집했다고 증언한 Chakir의 증언을 받아들였고 ABT가 이스라엘의 임플란트 제조 회사 중 하나였으며, ABT는 IDS 컨퍼런스에 참석했다고 하였습니다.

법원은 IDS 컨퍼런스에서 팜플렛을 비롯한 제품 관련 문헌을 수집하는 습관적 관례에 관한 Chakir의 증언을 채택했습니다. 그 후 법원은 “사람의 습관에 대한 증거가 특정한 경우에 … 습관이나 일상적인 관습에 따라 행동했다고 증명할 수 있음”을 Federal Rules of Evidence 406 에서 인용하여, Chakir가 2003 년 3 월 IDS 컨퍼런스 당시 ABT 카탈로그를 수집했다고 보았습니다. 또한 법원은 Fromovich가 ABT 카탈로그 배포 시 기밀유지에 관한 어떠한 제한도 언급하지 않았으며 ABT 가 기밀로 유지 되거나 유포되지 않을 것이라는 기대를 갖고 ABT 카탈로그를 배포했다는 정황이 없음을 지적했습니다.

이에 법원은 ABT 카탈로그가 공공 보급을 목적으로 한 문서 유형이라는 점에 대해서는 논란의 여지가 없으므로 PTAB은 공공 접근 가능성 발견에서 오류를 범하지 않았다고 판결을 마무리 지었습니다.

간행물의 선행 문헌 여부에 대해 본 블로그에서 여러번 다뤘던 바 있는데 특허 출원을 진행함에 있어 박람회 등에서의 공지 행위 날짜를 정확히 파악하여 공지 예외 적용을 주장할 수 있는 기간 내에 출원을 마칠 것이 매우 중요함을 염두해야겠습니다.