AIA 개정 이전 미국 특허법 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항은 발명자가 아닌 사람은 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있어, 발명자가 적법하게 명시되어 있지 않은 특허출원은 거절되어 왔습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허법은 상기 조항을 삭제하였지만, 발명자가 적법하게 명시되지 않은 특허출원은 AIA 35 U.S.C. 101조 규정(“Whoever invents or discovers . . . may obtain a patent therefor”)에 의해 거절되도록 상기 법리를 유지하고 있습니다. (MPEP 2157참조). 따라서 발명자를 적법하게 명시하는 것은 AIA 개정 이전은 물론 개정 이후에도 여전히 중요한 특허요건에 해당합니다.

최근 미국연방순회항소법원은 In re: Jeff H. Verhoef 사건을 통해 강아지 주인 A와 수의사 B 간에 누가 진짜 발명자에 해당하는지 문제가 된 사건을 심리하였습니다. 본 사건의 사실관계는 다음과 같습니다. 강아지 주인 A는 자신의 강아지가 수술 후 제대로 걷지 못하고 뒷발 발목을 이용하여 걷는 것을 치료하기 위하여 수의사 B를 찾아갔습니다.

수의사 B는 수중 런닝머신을 이용한 재활치료를 시행하였지만 효과가 없자 시중에서 판매하는 다리를 고정하는 교정기를 사용할 것을 제안하였습니다. 하지만 별다른 효과가 없었고 강아지 주인 A는 집에서 자체적으로 교정기를 제작하였으나 이 또한 별다른 효과가 없었습니다. 강아지 주인 A는 교정기가 강아지 발가락과 연결되어 있으면 더 좋은 효과를 볼 수 있을 것이라는 생각을 했고 이 점을 수의사 B와 재활치료 중 얘기하였습니다. 수의사 B는 숫자 8 모양의 끈을 발가락과 발목 쪽에 동시에 걸 수 있는 형태가 강아지 주인 A가 말한 내용을 실행시킬 수 있을 것 같다며 제안하였습니다. 강아지 주인 A는 이러한 제안을 바탕으로 하기 실제 특허출원 도면에 기술된 발명을 완성하였고, 이를 변리사에게 의뢰하여 자신과 수의사 모두를 발명자로 하여 특허출원하였습니다.

이후, 강아지 주인 A와 수의사 B의 관계가 좋지 않게 되었고, 강아지 주인 A는 변리사에게 요청하여 상기 특허출원을 취하하고 자신을 단독 발명자로 하여 신규 특허출원을 진행하였습니다. 수의사 B 역시 동일한 내용의 발명을 자신을 단독 발명자로 하여 뒤이어 특허출원하였습니다.

앞서 심사가 진행된 강아지 주인 A의 단독출원은 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항에 근거하여 거절이유통지서가 발행되었습니다. 이유인즉슨 상기 발명은 강아지 주인 A와 수의사 B의 공동발명에 해당하여 강아지 주인 A를 유일한 발명자로 기재한 특허출원은 등록될 수 없다는 것이었습니다. 이에 대하여 강아지 주인 A는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관의 거절결정을 유지하였고, 강아지 주인 A는 연방순회항소법원에 심결취소소송을 제기하기에 이릅니다.

항소법원에서 강아지 주인 A는 과거 특허심판원 판례를 인용하며 자신이 각각의 발명 구성요소 모두를 착상한 것은 아니지만 문제인식부터 발명의 완성까지 모든 절차를 통제하였으므로 자신이 단독발명자로 인정되어야 함을 주장하였습니다.

연방순회항소법원은 단순한 보조자가 아닌 공동발명자가 되기 위해서는 다음의 요건을 만족해야 한다고 설시합니다.

1. 발명의 착상이나 발명의 구체화에 중요한 기여를 할 것,
2. 발명 전체 규모를 고려했을 때 기여의 정도가 질적으로 상당히 클 것,
3. 이미 잘 알려져 있는 개념이나 현재의 기술을 설명하는 것 이상일 것.

그리고 본 사안의 경우 발명의 핵심사항은 숫자 8 모양의 끈인 점에는 당사자 간 이견이 없고 이 부분은 수의사 B에 의해 제안된 것이므로 수의사 B는 공동발명자에 해당한다고 판단하였습니다. 따라서 공동발명에 대해 단독 발명으로 진행된 강아지 주인 A의 특허출원에 거절이유가 있음을 재차 확인하였습니다.

상기 사건은 진정한 발명자 판단의 중요성을 다시금 상기시켜 줍니다. 발명자로 기재된 사람 이외에 발명의 착상부터 완성까지의 과정에 중대한 기여를 한 사람이 있는지 꼼꼼히 살펴 봄이 필요하겠습니다.