2018년 6월 11일 미국 연방순회항소법원(Medtronic, Inc. v. Mark A. Barry)은 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 특허법 102조에서의 printed publications에 해당하여 선행기술이 될 수 있는지 여부를 판단하는 기준을 설시하였습니다.

본 사건에서는 특허권자의 침해소송에 대응한 특허무효심판 (IPR)이 제기 되었고, 특허심판원은 특허출원 전 세미나 등에서 발표자료로 활용된 비디오, 슬라이드가 공중이 접근 가능한 상태에 있지 않았기 때문에 102조에서의printed publications에 해당하지 않고 따라서 선행기술이 될 수 없다고 판단하였습니다. 이에 연방순회항소법원에 항소가 이루어졌고, 연방순회항소법원은 상기 사안을 판단하기위한 구체적인 기준을 설시하고, 특허심판원이 이러한 기준에 의거하여 사안을 구체적으로 판단하지 않았기 때문에 이 부분을 특허심판원이 다시 판단하도록 심결을 취소, 환송하였습니다.

연방순회항소법원은 특허법 102조에 의한 printed publication으로 인정되기 위해서는 공중의 접근성 (public accessibility)이 중요한 판단기준이라고 설시하고, 여기서 공중이 접근 가능한 경우는 통상의 기술자가 합리적인 노력을 기울여 해당 자료를 찾을 수 있는 경우라고 판시하였습니다. 이에 대한 예로서 도서관에 배치된 자료의 경우 해당 자료가 색인화 목록화 되어 있는지가 중요한 판단기준이라고 설시하였습니다.

또한 공개당시에 해당 자료가 충분히 유포된 (sufficiently disseminated) 경우라면 공개이후에 당업자가 해당자료를 검색할 수 있지 않은 경우라도 printed publication으로 인정될 수 있다고 하였습니다. 본 사안의 경우 발표자료로 사용된 비디오나 슬라이드가 발표이후 공중이 접근 가능한 곳에 별도로 저장된 경우가 아니기 때문에, 세미나에서 해당 자료가 충분히 유포된 (sufficiently disseminated) 경우인지 여부를 판단해야 한다고 설시하였습니다.

상기에 대한 판단은 다음의 두 경우로 나누어 질 수 있다고 판시합니다. 첫 번째로, 자료가 세미나 현장에서 배포된 경우는 배포된 자료의 비밀성 (confidentiality)에 대한 기대가 있었는지 여부가 중요한 판단기준이라고 설시합니다. 여기서 배포된 자료의 비밀유지가 기대되는 경우는 법적으로 비밀유지가 강제되는 경우로만 한정되지 않는다고 판시하였습니다.

두 번째로, 자료가 세미나 현장에서 배포된 것은 아니지만, 발표과정 중 참석자에게 보여진 경우, (1) 자료가 참석자에게 보여진 시간의 길이, (2) 참석자의 전문성 (자료를 보게 된 참석자가 해당 자료를 얼마나 쉽게 이해하고 숙지할 수 있었는지 여부를 판단하기 위하여), (3) 참석자에게 보여진 자료가 참석자에 의해 복제 되지 않을 것이라는 합리적인 기대가 있었는지 여부 및 (4) 참석자에게 보여진 자료가 참석자에 의해 쉽게 복제될 수 있을 정도로 단순한 자료인지 여부를 종합적으로 판단 하여야 한다고 설시하였습니다.

연방순회항소법원은 본 사안의 경우 특허심판원이 상기 사실관계를 확인하고 적용하지 않았기 때문에 이를 다시 판단할 것을 명시하며, 심결을 취소하고 해당사건을 특허심판원으로 환송하였습니다.

상기 사건은 AIA개정 이전 구법이 적용되는 사건이지만, AIA 개정 이후 신법 역시 35 U.S.C. 102(a)(1)에 “printed publication”을 공지문헌의 예로 포함하고 있기 때문에, 상기 사건에서 설시된 판단기준은 구법과 신법 모두에 있어 선행 기술로서의 printed publication에 해당되는지의 판단에 활용될 수 있겠습니다. 실무상 특허출원이전에 발명의 내용을 세미나 등에서 공개하는 경우가 많이 있습니다. 상기 판례는 이러한 행위들에 의하여 노출된 자료들이 특허법상 선행 기술에 해당하는 printed publication으로 인정될 수 있는지를 판단하는 중요한 기준을 설시한바 실무자들은 이를 잘 숙지할 필요가 있겠습니다.