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AIA 개정 이후 도입된 IPR(미국특허무효심판)은 특허분쟁 시 특허권자의 특허를 무효시키기 위한 중요한 수단으로 자리잡았습니다. IPR은 지방법원에서 진행되는 특허 무효소송에 대비하여 빠른 시간 내에 적은 비용으로 특허 무효를 이끌어낼 수 있다는 장점을 지니는 것으로 여겨지는 반면, 간소화 된 절차에 따라 다루어지는 무효 사유가 신규성 및 진보성에 한정되고, 선행문헌의 범위도 특허문헌 및 인쇄된 출판물(printed publications)에 한정되는 제약이 따릅니다. 따라서 특허문헌 및 논문 등 그 공개 일자와 범위가 명백한 선행문헌의 경우 당사자 간 이견이 없겠지만, 이러한 명백한 카테고리에 해당하지 않는 선행기술의 경우 이것이 인쇄된 출판물에 해당하는지 여부가 IPR 절차에 있어 쟁점이 될 수 있습니다.
2018년 7월 27일에 발행된 미국연방순회항소법원 판결 GoPro v. Contour 에서는 무역 박람회(trade show)에서 사용된 제품 판매용 카탈로그가 인쇄된 출판물에 해당하여 IPR절차에서 선행문헌으로서의 지위를 갖는지 여부가 쟁점이 되었습니다.
구체적으로 본 사건에서 Contour의 특허는 액션 스포츠 비디오 카메라에 대한 것이었습니다. 분쟁 당사자인 GoPro는 해당 특허를 무효시키기 위하여 액션 스포츠 차량 및 이에 관계된 용품을 주제로 한 무역 박람회에서 사용된 자사의 제품 판매용 카탈로그가 특허법 102조에서 정의하는 인쇄된 출판물에 해당하고, 이에 기초하여 특허는 진보성 결여로 무효라고 주장하였습니다.
특허법 102조에 따른 인쇄된 출판물에 해당하기 위해 가장 중요한 판단 기준은 “공중의 접근가능성(public accessibility)입니다. 연방순회항소법원은 Blue Calypso, LLC v. Groupon, Inc. (Fed. Cir. 2016)에서 특허 발명 또는 그 기술에 관심있고 당업자가 합리적인 노력을 기울이면 찾을 수 있는지 여부에 따라 공중의 접근가능성이 결정될 수 있다고 한 바 있습니다.
Contour는 해당 무역 박람회는 일반 대중에게 공개된 것이 아니고, 모터사이클, 모터바이크, ATV, 스노우모빌 등 액션 스포츠 차량에 관련된 것으로 본 특허대상인 카메라에 관련된 것이 아니어서, 카메라 기술에 관련한 당업자가 관심을 가질 만한 행사가 아니라고 주장하였습니다. 따라서 Contour는 GoPro 카탈로그가 카메라 기술에 관련한 당업자가 합리적인 노력을 기울여 찾아낼 수 있는 것에 해당하지 않고 특허법 102조에서 정의하는 인쇄된 출판물에 해당하지 않는다고 주장하였습니다.
특허심판원은 Contour주장을 받아들였고 GoPro 카탈로그가 선행문헌의 지위를 갖지 못하므로 이에 근거한 진보성 결여 주장도 받아들이지 않았습니다. 이에 GoPro는 연방순회항소법원에 항소하기에 이릅니다.
연방순회항소법원은 특허심판원이 특허법 102조에 따른 인쇄된 출판물의 범위를 너무 협소하게 판단하였다고 판시하였습니다. 특히 GoPro의 카탈로그가 인쇄된 출판물인지 여부를 판단하기 위해서는 컨퍼런스의 성격, 공개된 자료의 배포가 금지되어있었는지 여부, 공개된 자료의 기밀성에 대한 기대 여부 등 다양한 요소가 고려되어야 하는데, 특허심판원은 박람회가 특정 전문 영역에 관계되어 있어, 여기에서 배포된 카탈로그는 당업자가 합리적인 노력을 기울여 찾아낼 수 없는 자료라고 성급한 결론을 내렸다고 판단하였습니다.
아울러 연방순회항소법원은 해당 특허 명세서가 발명의 대상인 POV 카메라가 극한 환경에서 운행되는 차량에서 사용될 수 있다고 명시한 점, 이러한 카메라에 관련한 당업자가 해당 카메라를 함께 전시하는 액션 스포츠 차량 박람회에 관심을 가질 것이라는 점, GoPro 카탈로그가 박람회에서 아무런 제약 없이 배포된 점을 볼 때, 해당 카탈로그가 특허법 102조에서 정의하는 인쇄된 출판물에 해당한다고 판시하였습니다.
따라서 연방순회항소법원은 특허심판원이 본 카탈로그를 선행문헌으로 하여 진보성 여부를 판단하도록 특허심판원의 심결을 취소하고 특허심판원으로 환송하였습니다.
상기 사건은 IPR 절차에 있어 학회, 박람회 등에서 사용된 카탈로그가 인쇄된 출판물에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 및 적용 예시를 제공합니다. 실무자들은 이를 숙지하여 IPR 절차에서 사용될 수 있는 선행문헌을 선정함에 있어 활용할 수 있어야 하겠습니다. 아울러 출원 과정에서도 발명의 내용이 박람회 등에서 공개된 경우 공지 예외 적용을 주장할 수 있는 기간 내에 출원을 하도록 주의를 기울여야하겠습니다.
