이번 달 초 Energy Heating, Ltd. Liab. Co. v. Heat On-The-Fly, Ltd. Liab. Co. (Fed. Cir. May 4, 2018)에서 미국 연방순회항소법원은 특허 출원 일 년 이전에 행해진 공개 행위가  그 주목적이 실험이 아닌 공개적인 판매와 수익 창출일 경우 이를 출원 과정에서 공개하지 않은 점은 불공정 행위(inequitable conduct)에 해당한다고 하며 이 경우 특허는 집행 가능하지 않다고 판단했습니다.

이번 사건의 쟁점이 된 미국 특허8,171,993호(이하 “’993 특허”)는 수압균열공법(hydraulic fracturing)을 위해 가열된 물을 지속적으로 공급하는 방법과 장치에 관한 특허입니다. ’993 특허의 단독 발명가인 Hefley는 피고인 Heat On-The-Fly, LLC (이하 “HOTF”)의 창립자로 2009년 9월 18일에 미국 특허청에 가출원을 제출했습니다. 이 경우 35 U.S.C. 102 항에서 “on-sale” 또는 “public use”의 기준으로 삼는 날짜는 출원일로부터 일 년 전인 2008년 9월 18일이 됩니다.

Hefley는 2008년 9월 18일 이전에 HOTF를 통해 수압균열을 위한 물 가열 작업을 ’993 특허에 설명된 시스템을 통해 최소 61번 수행했습니다. 이를 통해 Hefley의 회사인 HOTF는 미화로 총 180만 달러를 벌어 들였습니다. Hefley는 특허 제도상 첫 판매 제안(offer to sale) 또는 공지공용(public use)으로부터 일 년 이내에 특허 출원을 제출해야 한다는 점을 알고 있었으며 Hefley가 사업 파트너와 on-sale bar 요건에 대해 의논을 한 점은 이견이 없는 사실입니다. 하지만 Hefley는 특허 출원 과정에서 on-sale bar를 유발할 수 있는 가능성이 있는 61회의 수압균열 작업을 특허청에 공개하지 않았고, 2012년 5월 8일 ’993 특허가 발행되었습니다.

Energy Heating, Ltd. Liab. Co. (이하 “Energy”)는 HOTF의 경쟁사로 특허를 침해한다고 주장되는 물 가열 방식을 2012년부터 사용하기 시작했습니다. Energy는 원래 Triangle Oil 사를 위한 작업을 했는데, HOTF가 Triangle Oil에 Energy 사가 자신들의 특허를 침해하는 방식을 사용한다고 주장하여 결국 Energy는 Triangle Oil과의 계약을 잃고 Triangle은 2012년 12월 HOTF와 계약을 했습니다.

이에 대해 Energy는 이로부터 한 달 후인 2013년 1월 ’993 특허는 불공정행위에 때문에 집행할 수 없으며 자명하기 때문에 무효이고 자신들은 ’993 특허를 침해하지 않는다는 확인판결(declaratory judgment)을 요구하는 소를 제기했습니다.

미국 지방법원은 ’993특허는 출원인의 불공정행위 때문에 집행할 수 없다고 판단했습니다. 지방법원은 HOTF에 의한 상당한 판매와 공지공용이 2006년 10월부터 있었다고 판단했으며 이런 행위를 출원 과정에서 특허청에 공개하지 않은 것은 특허를 받기 위해 특허청을 기만하려는 의도가 있었다고 보았습니다. 또한 특허 출원 이전 행위들이 설령 실험 작업이었다고 하더라도 작업의 초점이 실험에 있지 않고 수익성 보장에 있었으며 특허의 청구항을 만족하려는 실험에 있지 않았다고 판단했습니다. 하지만 지방법원은 Energy의35 U.S.C. 285조에 따른 변호사 비용 청구는 거절했습니다.

이에 대해 HOTF는 항소를 했으며 출원 이전 수압균열 작업은 실험 행위이며 특허청은 이후 계속 출원(continuation application)에서 이전에 시행한 수압균열 작업을 공개 했음에도 불구하고 특허를 받았다는 점 등을 이유로 항소했습니다.

미국연방순회항소법원은 ’993 특허는 출원인의 불공정행위 때문에 집행 할 수 없다는 지방법원의 판결을 확인했습니다. 우선 HOTF의 이전 수압균열 작업은 실험 행위에 해당하지 않았다고 했습니다. 연방순회항소법원은 HOTF의 직무발명서를 보면 Hefley는 2006년 1월에 발명을 고안했으며 2006년 10월까지 실험을 하고 같은 해 11월에 수익이 있는 판매를 시작했다는 점과 11월에 시작된 판매 작업부터 ’993 특허의 청구항의 모든 요건을 만족했다는 점, 이런 서비스가 비공개로 이뤄지지 않은 점, Hefley가 이 기간동안 실험 사실을 입증할 수 있을 만한 실험 일지를 기록하지 않은 점 등을 이유로 출원 이전의 수압균열 작업은 실험 행위라고 볼 수 없다고 판단했습니다. 또한 계속 출원의 경우 ’993 특허와는 실질적으로 다른 청구항에 관한 것이기 때문에 계속 출원 과정에서 ’993 특허 출원 이전 파쇄 작업을 특허청에 공개한 점과 이에 불구하고 특허를 받은 점은 이번 판단에 영향을 미치지 않는다고 했습니다. 또한 연방순회항소법원은 출원 이전의 파쇄 작업을 특허청에 공개하지 않은 데는 특허청을 기만할 의도가 있다고 판단했습니다.

지방법원의 변호사 비용 청구 거절에 대해서는 연방순회항소법원은 285조에 따라 법원이 승소자에게 합리적인 변호사비용을 청구할 수 있도록 하는 예외적인 경우(exceptional case)가 있는데, 지방법원은 형평의 원리에 반하는 행위가 있다고 하면서도 변호사 비용 청구를 거절할 경우 거절하는 이유를 설명해야 한다고 하며 지방법원으로 환송했습니다.

이처럼 특허 출원 이전에 특허와 관련된 실험 행위를 할 때 만약 실험을 시작한 시점부터 일 년 이내에 특허출월을 하지 않을 경우 on-sale bar에 걸리지 않기 위해서는 그 행위가 실질적으로 실험에 해당하며 주목적이 수익 창출이 아니라 청구항과 관련된 실험이라는 점을 입증하는 근거를 마련해야 하며 판매 또는 공개적으로 이뤄진 행위에 대해서는 특허청에 출원 과정 시 공개해야 불공정행위라는 판단을 피할 수 있습니다.