Hello IP Law

본 블로그에서도 몇 차례 자세히 설명한 바 있는TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 사건에서 미연방대법원은 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대해, 28 U.S.C. 1400(b)에 따라 (1) 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다. 이에 따라 미국 내 법인을 상대로 하는 특허 소송을 제기하는 데 있어 원고에게 유리한 관할 법원을 고르는 데 큰 제약이 생기게 되었습니다. 기존에는 특허권자의 소송 승소율이 유난히 높고 진행이 빨라 텍사스동부지법(Eastern District of Texas; 이하

지난 10월 4일 미국 연방순회항소법원은 Aqua Products Inc. v. Matal, No. 2015-1177 (Fed. Cir.)을 통해 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)에서의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 심리 중 특허권자가 청구항의 보정을 요청할 경우 보정항의 특허가능성에 대한 증명책임은 IPR청구인이 부담한다고 판결했습니다. 이는 현재까지 PTAB에서 증명책임을 특허권자에게 부담시켜온 것과 이를 인정하는 연방순회항소법원의 이전 결정들(가령, Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc., 789 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2015), Prolitec, Inc. v. ScentAir Techs., Inc., 807 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2015), Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814

지난 9월, 유명 제약회사 엘러간(Allergan)은 자사의 베스트셀러 안구건조증 치료제인 레스타시스(Restasis)에 관한 여섯 건의 특허를 세인트레지스모호크(St. Regis Mohawk) 부족에게 양도한다고 발표하여 관련업계를 놀라게 했습니다. 세인트레지스모호크는 미국 뉴욕 주에 위치한 아메리카 원주민(인디언) 부족으로서 누가 보아도 엘러간이나 하이테크 제약회사랑은 상당히 거리가 멀어 보이기 때문에 고개가 갸우뚱해질 수밖에 없는 소식이었습니다. 아일랜드 더블린에(적어도 서류상으로) 본사를 두고 있는 엘러간이 자사의 인공눈물 관련 특허를 보호하기 위해 자사와 하등의 연관성이 없어 보이는 뉴욕 주 시골의 한 인디언 부족에게 특허를 통째로 넘긴 데는 복잡한 사연이 숨어 있었습니다. 엘러간의 “눈물”겨운 특허 보호 전략 안구건조증 치료제로 쓰이는 엘러간의 시클로스포린(ciclosporin)계

지난 9월 8일 미국 연방순회항소법원은 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC사건에서 특허심판원의 내재성(inherency)에 근거한 진보성 판단이 잘못되었음을 인정하면서도, 진보성을 부정할 수 있는 사실관계와 그에 따른 결론 자체에는 오류가 없음을 이유로 특허심판원의 심결을 지지하는 판결을 하였습니다. 본 사건의 발명은 전선의 제조방법에 대한 것으로 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시켜 전선 설치 시 필요한 전선을 끌어당기는 힘(마찰)을 줄여 주는 것을 특징으로 하고 있었습니다. 구체적으로, 청구항에서는 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시키지 않은 경우와 비교할 때, 본 발명이 끌어당기는 힘을 적어도 30% 이상절감시켜줌을 발명의 특징으로 포함하고 있었습니다.

이번 아티클에서는 연속출원을 할 때 유의해야 하는 사항에 대해 논의해보려 합니다. 연속출원에는 3가지 타입 – 계속출원 (Continuation Application), 부분계속출원 (Continuation-in-part Application), 및 분할출원 (Divisional Application) -이 있는데, 이 3가지 서로 다른 타입의 연속출원의 기본적인 차이점을 간단히 살펴보면 다음과 같습니다: 계속출원은 원출원에 기재된 내용 내에서, 원출원의 등록특허청구범위보다 넓거나 그와는 차별화되는 특허청구범위를 확보하고자 할때, 혹은 거절된 원 출원과 동일하거나 실질적으로 동일한 특허청구범위에 대해 추가적인 데이터 등의 확보를 위해 시간을 벌고자 하는 경우에 사용되고, 부분계속출원은 원출원에 개시되어 있지 않은 신규사항 (예: 원출원에 기재된 발명을 개선한 발명

미국 특허법상, 발명가는 출원 발명의 진정한 발명가임을 선언해야합니다. 등록 특허의 진정한 발명가가 누락되었거나 발명인이 아닌 사람이 발명가로 기재되어 있고 그 기재가 정정되지 않으면 특허 무효 사유가 될 수 있습니다. 따라서 출원 특허 및 등록 특허가 유효하기 위해서는 발명가의 이름을 정확하게 기재하는 것이 매우 중요합니다. 발명가의 지위를 가지기 위해서는 청구항 별로 발명가의 공헌을 판단하게 되며, 청구항 특허 발명에 대해 완전하고 작동가능한(complete and operative) 착상을 할 것이 요구됩니다.  만약 특허 발명의 발명가 기재에 오류가 있는 경우, 특허 출원 단계에서는35 U.S.C. 116조에 의해서, 등록

지난 8월 미국 연방순회항소법원은 거절결정불복심판에 대한 미국 특허심판원(PTAB)의 심결을 취소, 환송하였습니다 (In re Stepan Co.). 본 사건에서 선행문헌은 출원발명의 모든 구성요소를 개시하고 있지 않았지만, 특허청 심사관은 이러한 구성요소는 당업자가 선행문헌에 개시된 내용으로부터 통상적인 최적화를 위해 선택할 수 있는 내용에 불과하다고 하며, 출원발명이 선행문헌으로부터 자명하다고 판단하였습니다. 특허 심판원은 이러한 심사관의 판단을 지지하였지만, 연방순회항소법원은 견해를 달리 하였습니다. 구체적으로 본 사건에서의 청구항은 다음과 같았습니다. 1. An ultra-high load, aqueous glyphosate salt-containing concentrate comprising: a. water; b. glyphosate salt in solution in the water in an amount greater

미국 연방순회항소법원은 Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 판결을 통해 미국 특허청의 항고심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 제도에서 시행되고 있는 청원 결합(joinder) 제도에 대한 우려를 표명했습니다. 이 사건에서 연방순회항소법원은PTAB이 IPR에서 내린 특허 무효 최종 결정을 확정하는 과정에서 부수 의견 (dicta)를 통해 IPR 청원 결합 제도에 대한 문제점을 지적했습니다. 현재 IPR 제도의 경우 청원을 결합 할 수 있는 제도(joinder)가 있는데, PTAB은 IPR 심리에 대한 청원 결합 요청이 있을 경우 이를 받아들일지에 대한 재량권을 지니고

미국 연방대법원의 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347 (2014) 판결은 추상적 개념(abstract idea)의 특허 적격성을 판단하는 매우 중요한 판례 중 하나입니다. 이 판례에 의하면 추상적 개념의 특허 적격성의 판단은 첫 번째 단계(청구항이 추상적 개념에 관한 것인지 여부)와 두 번째 단계(창의적 개념(inventive concept)을 담고 있는지 여부)로 나뉘어지는데 이는 앨리스 테스트(Alice Test)라고 불립니다. 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)이 Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. 사건에서 앨리스 판례를 인용하며 원심의 판결을 뒤엎고 특허 적격성을 인정하였습니다. 특허의 대상이 된 발명은

미 형평법상 특허에 대한 권리를 양도한 자가 이후에 양도된 권리가 무효라고 주장할 수 없다는 양도인 금반언(Assignor Estoppel)의 원칙이 있습니다. 특허권을 매매하는 행위는 자신이 양도하는 특허권이 무가치한 것이 아님을 암묵적으로 전제하는 것이라고 보는 것입니다. 2016년 9월 23일에 나온 연방순회항소법원의 판결 Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. Athena Automation Ltd.에서 양도인 금반언 원칙이 Inter Partes Review (IPR)에도 적용되어야 하는지, 즉 특허권을 양도한 양도인이 추후 특허권에 관해 IPR을 신청하는 것이 금지되는지 여부, 그리고 양도인 금반언 원칙을 배제하고 IPR 절차를 개시한 특허심판원(PTAB)의 결정에 대한 연방순회항소법원에의 항소 가능 여부가

지난 7월 10일 미국 연방순회항소법원은 Genband v. Metaswitch (Federal Circuit, July 10, 2017)에서 하급 법원인 텍사스 동부 지방 법원(United States District Court, Eastern District of Texas)이 내린 영구적 침해금지명령(permanent injunction)을 파기하고 사건을 환송했습니다. 이 사건의 쟁점은 텍사스 지방 법원이 기존 연방순회항소법원이 여러 구성요소를 지닌 제품이 특허를 침해한다는 결정이 있을 경우, 이후 침해 금지 명령을 받아들일지 결정 할 때 가이드라인으로 제시해 온 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 판단하기 위한 인과관계(causal nexus)에 대한 기준을 제대로 적용했는지 여부였습니다. 특허 침해 소송에서 특허권자가 특허의 침해를 입증할 경우 받을

미국법은 영국의 보통법(common law)의 전통을 따르면서 형평(equity)의 법리를 함께 계승하였습니다. 전통적으로 영국에서는 법이 정하는 바에 의해 구제(legal remedy)를 받을 수 없거나 이것이 불충분할 경우 백성들이 불공평한 판결에 대해 왕에게 직접 상소를 하기도 했는데, 이에 대해 왕이나 대법관이 형평을 맞추어 주기 위해 별도의 명령을 내려 주면서 이것이 형평에 관한 법으로 발전하게 되었습니다. 따라서 형평에 관한 법은 구제수단에 있어서 금전적 보상이 일반적인 보통법과 달리 특정 행위를 강제하거나 금하는 법원 명령의 형태로 나타나게 됩니다. 미국특허법에도 이 형평의 원칙에 기반을 둔 제도들이 존재하는데 그 중 하나가

I. 특허발명의 배경 본 사건에서 무효의 대상이 된 특허는 다발성 골수종 및 외투세포림프종 치료제인 벨케이드(Velcade®)에 대한 것으로, 공지의 화합물인 보르테조밉(bortezomib)이 D-만니톨(D-mannitol)과 에스터 결합을 하고 있는 형태의 화합물(D-mannitol ester of bortezomib)을 청구하고 있었습니다. 보르테조밉은 프로테아좀 억제제로서 기존에 그 약리활성이 알려져 있었습니다. 하지만 보르테조밉 화합물 자체로는 수용성 부형제에 용해되지 않고, 액상 조성물 형태에서 빠르게 분해되는 등 불안정하여 미식약청(FDA)으로부터 허가를 받지 못하였고, 따라서 약으로 시장에 출시되지 못하였습니다. 하지만 상기 특허의 발명자는 다양한 연구 및 시도 끝에 보르테조밉을 공지의 증량제(bulking agent)인 만니톨을 첨가하여 동결건조할 경우, 기존에 알려지지 않은

지난 7월 14일, 미국특허청(USPTO)에서는 Technology Center (TC) 2600에서 “Customer Partnership Meeting” 행사가 개최되었습니다. 특허청은 GAU(Group Art Unit)에 따라 실무자들과 특허청의 심사 가이드라인 업데이트등 다양한 이슈들을 논의하는 파트너십 미팅을 가지고 있는데, 이번 파트너십 미팅은 TC 2600 에서는 처음으로 마련된 자리였습니다. TC 2600은 통신관련분야의 심사를 하며, 주된 영역으로 디지털 통신, 광 통신, 위성 통신, 텔레비젼, 영상 분석(image analysis), 컴퓨터 그래픽 등을 다룹니다. 이번 미팅에서는 전기•전자 분야에서 주요하고 빈번하게 나타나는 § 101 (특허적격성)과 § 112(f)(기능성 청구항 해석) 이슈에 관해 USPTO의 심사관 교육 내용 및 가이드라인

2017년 상반기 미국 연방 대법원이 특허 침해 소송 관할지(venue) 변경 판결(TC Heartland v. Kraft Foods)을 내린 것에 이어 2017년 하반기에도 연방 대법원의 특허 관련 사건들에 대해 어떤 판결이 나올지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.  이와 관련, IP360을 비롯한 특허 저널들은 아래 소개해 드릴 케이스들을 특히 눈여겨 볼 케이스로 꼽고 있습니다. Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC 그 중 가장 관심이 집중되고 있는 사건은 지난 달에도 소개해 드린 사건으로 연방 대법원이 지난 달 상고 허가 신청(certiorari)을 받아들인 Oil States Energy

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Outdry Techs. v. Geox 사건에서 청구항 해석과 선행기술 결합에 관한 동기의 문제를 다루었습니다. 미국 특허청의 심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)은 특허권자 Outcry Technologies Corp.(이하 “Outcry”)의 가죽 방수처리에 관한 미국 특허 제 6,855,171호(이하 “‘171 특허”)가 자명성을 이유로 무효라고 심결하였고 항소법원은 이 결정을 두 가지 측면에서 살펴 보았습니다. 먼저 청구항 해석의 적법성을 알아 보았는데 ‘171 특허의 내용은 다음과 같았습니다. 1. A process for waterproofing leather (1), comprising directly pressing on an internal surface of the

지난 6월 16일, 미국 연방순회항소법원은 진단방법 발명의 특허적격성에 대한 또 다른 판례를 내놓았습니다. 본 사건(Cleveland v. True Health)에서의 특허발명은 미엘로페록시데이스 (myeloperoxidase; 이하, “MPO”)의 체내 수치를 측정하고, 측정된 수치로부터 심혈관 질환의 위험성을 진단하는 방법에 대한 것 이었습니다. 이는 동맥에 손상이 생기면 체내에서 MPO를 분비하게 되고, 이것이 심혈관 질환의 표지인자가 될 수 있음에 기초한 것이었습니다. 쟁점이 된 대표 청구항은 다음과 같습니다. A method of assessing a test subject’s risk of having atherosclerotic cardiovascular disease, comprising comparing levels of myeloperoxidase in a bodily sample from the

지난 6월 12일, 대법원은 특허 무효성을 현 Inter Partes Review (IPR)에 의해 미국 특허청에서 결정하는 것이 위헌인지 여부에 대해 대법원 상고허가신청(petition for certiorari)을 허가하였습니다. 분쟁을 적은 비용으로 신속하게 처리할 수 있어 각광받아온 IPR 제도의 존폐 여부를 결정할 이번 사건에 많은 관심이 대법원으로 쏠리고 있습니다. 대법원 상고허가는 지난해 특허심판원 심결로 특허가 무효화된 석유/가스업체 Oil State Energy Service가 특허 무효 결정에 반발, 무효 심판의 위헌성을 제기한 것에 따릅니다. Oil의 주장은 특허권은 개인의 사적 재산권(private property right)에 해당하고, 따라서 정부 기관에 의해 철회될 수

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 정도를 나타내는 표현(term of degree)이 다시금 도마에 올랐습니다. 이번 One-E-Way, Inc. v. ITC 사건에서 쟁점이 되었던 표현은 “virtually”였습니다. 특허권자 One-E-Way는 소니(Sony), 크리에이티브 랩스(Creative Labs) 등을 상대로 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)에 소를 제기하였으나 ITC는 대상특허의 청구항에 포함돼 있던 “간섭을 사실상 거의 받지 않는(virtually free from interference)”이란 표현이 모호하다는 이유로 해당 청구항들을 모두 무효화시켰습니다. 문제가 되었던 미국 특허 7,865,258호와 8,131,391호는 무선 헤드폰을 사용하는 사용자가 다른 헤드폰 사용자들의 신호의 간섭을 받지 않고 음악 등을 감상할 수 있도록 도와주는

올해 가장 기대를 모았던 특허사건 중 하나로 단연 Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 사건을 꼽을 수 있을 것입니다.  지난 주 미국 연방대법원이 상기 사건에 대한 판결을 내놓았습니다. 본 사건에서의 쟁점은 (i) 특허권자가 특허품 판매 시 제한을 둔 경우 (예를 들면 사용된 잉크카트리지를 다시 충전하여 판매하는 행위를 금지) 이러한 행위에 대해서는 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부, 그리고 (ii) 해외에서 판매된 특허품이 미국 내로 반입되어 유통되는 경우 이에 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부였습니다. 미국 대법원은 상기 쟁점 (i)과 (ii)에 있어

최근 관여한 몇 개의 특허소송들에서 소송비용 전가 (傳家) (이하 “fee shifting”)라는 것이 주요 이슈가 된 적이 있어서, 이번 기회에 fee shifting의 추세와 조건 등을 다시 짚어보기로 했습니다. 되돌아 보면, 과거 고객들 중에 황당하고 어이없는 (물론 고객의 입장에서) 특허소송을 미국에서 당하고는, 이 소송에서 이기면 소송비용을 되돌려 받을 수 없느냐고 물어보셨던 고객들이 있습니다.  그 당시에는, 그냥 쉽게, 미국에서는 소송비를 각자가 부담하는 원칙인 American Rule 이라는 것이 있어서, 특허소송에도 적용된다고 대답했었던 기억이 납니다.  물론, 예외없는 원칙은 없다는 점도 알려드렸었지요.  미국 특허법 285조 (35 U.S.C.

어제인 5월 22일, 미연방대법원이 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대한 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스에 대한 판결을 내렸습니다.  지난 4월4일 블로그에서 2016년 회기 (court session)가 끝나는 6월경에 대법원이 판결을 내릴 것이라고 예상했는데 생각보다 조금 빨리 판결했습니다.  대법원은 TC Heartland의 손을 들어주었는데, 특허침해소송의 venue를, 기존의 특허관련 venue 법령 (statute)인 28 U.S.C. 1400(b)와 대법원의 1957년 판례 (Fourco Glass Co., v. Transmirra Products Corp.)에 근거하여, (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업

출원 과정에서 출원인이 권리를 포기한 부분이 있다면 등록 이후 청구항 발명을 해석할 때 다시 포함시킬 수 없다는 청구항 해석 원칙이 있습니다. 바로 출원경과의 권리포기 원칙(Doctrine of Prosecution Disclaimer)으로서 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙과 괘를 같이 합니다. 즉, 출원 과정에서 수행한 출원인의 행위와 모순되는 주장을 특허소송에서 하는 것을 금지하는 것입니다. 출원경과의 권리포기 원칙은 출원인이 행한 청구항 보정 뿐만 아니라 특허성을 설명하기 위해 제시한 의견내용에도 적용이 됩니다. 출원인이 권리를 포기한 것으로 인정하기 위해서는 출원 과정에서 제출한 진술이 명료하고 착오가 없는 권리포기(clear and unmistakable disclaimer)일

특허권은 재산권(property right)의 일종이며 재산권의 가장 큰 특징 중 하나는 배타적 소유의 권리(right to exclude)입니다. 따라서 발명자나 양도인이 적지 않은 비용을 들여서 특허권을 취득하는 가장 큰 이유는 단연 발명을 배타적으로 실시하기 위함이라고 할 수 있습니다. 특허의 침해가 발생했을 때 특허권자는 권리침해로 인해 발생한 손해를 보전 받기 위해 침해인으로부터 금전적 손해배상을 청구할 수 있지만 이에 못지 않게 중요한 구제의 수단으로 침해금지명령(injunction)이 있습니다. 손해배상과 달리 침해금지명령은 법적 구제방안(legal remedy)이 아니라 형평성(equity)을 맞추기 위해 허락하는 형평적 구제방안(equitable remedy)이기 때문에 침해행위만으로 당연히 주어지는 것이 아니라 법원의

2013년 AIA 개정 이전 미국 특허법 § 102(b)는 미국 특허출원일로부터 1년 이전에 미국에서 발명을 판매(sale)한 경우, On-Sale Bar의 적용을 받아 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있었습니다. 본 규정에서의 “판매”는 판매의 제안(offer for sale) 행위를 포함하며, 공개된  판매행위(public sale)와 비밀리에 진행된 판매행위(private sale) 모두에 적용되는 것으로 해석되어 왔습니다. AIA 개정 이후 미국 특허법은 § 102(a)(1)에서 다음과 같이 On-Sale Bar를 규정하고 있습니다. A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public

2014년 Alice 연방 대법원 판결 이후에 소프트웨어 발명뿐만 아니라 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract idea)를 이용한 발명의 특허 적격성 심사가 엄격해졌습니다. 특히 의료방법발명의 특허 적격성이 논의되었던 Mayo 판결에서 대법원은 수학 공식과 같은 자연법칙에서 충분한 “발명적 응용(inventive application)”이 있는지를 기준으로 특허 적격성을 판단하여야한다고 하였습니다. Mayo 판결에서 대법원은 수학식을 이용한 방법에 관한 기존의 대법원 판례인 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)와 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)에 대해서 언급하였습니다. Flook와 Diehr 모두 수학 공식은 자연법칙과 다름없어서 그 자체만으로는 특허적격성이 없다는

미국 특허법 § 284조는 특허 침해가 인정되는 경우 법원의 재량에 의해 손해 산정액의 세 배까지 배상액을 부과할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 법원은 악의 또는 고의로 특허를 침해한 침해자에게 § 284의 규정에 근거하여 징벌적 목적으로 가중된 손해 배상액을 부과하여 왔습니다. 본 블로그를 통해 소개해드린 2016년 6월 13일 대법원 사건인 Halo Electronics에서 고의적 특허침해에 대해 징벌적 손해 배상의 적용 요건이 완화되었습니다. 즉, 특허 침해자가 특허침해에 대한 “객관적인 무모함(objective recklessness)”이 있어야한다는 요건을 없애고, 특허 침해자가 침해 행위를 알았거나 아는 것이 명백하다는 “주관적인 인식(subjective

미국에서 특허 침해의 의심을 받는 당사자가 이를 다툴 수 있는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 연방법원에서 해당 특허가 무효이기 때문에 효력이 없다고 주장하거나 설령 특허가 유효하다고 할지라도 그 특허에 대한 침해행위를 하지 않았음을 입증하는 것이고, 또 한 가지는 특허청의 심판기관인 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에서 Inter Partes Review(IPR)를 통해 특허의 무효 여부를 다투는 것입니다.연방법원과 PTAB 모두 특허에 관한 동일한 법(U.S. Code: Title 35)을 다룬다는 공통점이 있지만 연방법원은 사법기관이며 PTAB은 행정기관이라는 차이가 있고, 절차와 기준에 있어서도 적지 않은 차이를 보입니다. PTAB의

연 평균 약 80건의 상고사건을 심리하는 미국 연방대법원(이하 “대법원”)이 2주 연속 특허관련 사건의 Oral Hearing을 하는 것은 아주 드물다고 볼 수 있습니다.  그런데 대법원은 3월 21일에 있었던 특허소진(特許消盡: Patent Exhaustion)에 관한 Lexmark v. Impression 케이스에 이어, 지난 주 월요일(3월 27일)에 미국특허소송에 커다란 파급력을 지닌 또 다른 사건의 Oral Hearing을 열었습니다.  바로 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스입니다. 본 건은 Kraft사가 Delaware 주 연방법원에 설탕보조제(sweetener) 업체인 TC Heartland를 특허침해로 고소하면서 시작되었는데, 피고인 TC Heartland가 소송 Venue를 TC Heartland의 본사가 있는 Indiana주 연방법원으로 이전하려는 motion을

지난 포스팅(수치한정발명의 미국특허 심사실무 I – <거절이유> 편)에서는 수치한정발명에 대한 신규성 및 비자명성 거절이유 판단 실무를 논의하였습니다.  본 지면에서는 이러한 거절이유를 극복하는 방안을 논의하고자 합니다. III.거절이유 극복 방안 (1) 신규성 요건 흠결로 거절된 경우 만약 선행문헌이 출원발명 수치범위 5~10 중량% 범위 내인 7 중량%를 기재하고 있는 경우, 7 중량%를 청구범위에서 제외하는 보정(예를 들면 5~6 중량%로 보정하는 방안)으로 거절이유를 극복할 수 있습니다. 만약 선행문헌이 출원발명 수치범위와 중복되는 범위를 기재하고 있는 경우, 출원발명 수치범위의 임계적 의의를 입증하여 거절이유를 극복할 수 있습니다. 임계적 의의를 입증할 수 있는 자료로는 명세서 내에 포함되어 있는 실험 데이터