미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Outdry Techs. v. Geox 사건에서 청구항 해석과 선행기술 결합에 관한 동기의 문제를 다루었습니다.

미국 특허청의 심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)은 특허권자 Outcry Technologies Corp.(이하 “Outcry”)의 가죽 방수처리에 관한 미국 특허 제 6,855,171호(이하 “‘171 특허”)가 자명성을 이유로 무효라고 심결하였고 항소법원은 이 결정을 두 가지 측면에서 살펴 보았습니다.

먼저 청구항 해석의 적법성을 알아 보았는데 ‘171 특허의 내용은 다음과 같았습니다.

1. A process for waterproofing leather (1), comprising directly pressing on an internal surface of the leather (1) at least one semi-permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a discontinuous glue pattern to adhere the leather to the semi-permeable membrane, wherein the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a density included between 50 dots/cm2 and 200 dots/cm2.

여기에서 해석이 불분명했던 부분은 “directly pressing”라는 표현이었습니다. 즉, 적어도 한 개의 반투과성 막을 가죽의 내부 표면에 “직접 흡착시키는” 방법의 정확한 의미가 무엇인지가 문제가 되었던 것이죠. ‘171 특허의 명세서에는 “directly”란 표현이 단 한 번만 등장했습니다. 방수막을 덧댄 테두리에만 재봉질을 하거나 접착제를 사용하였던 선행기술과 달리 반투과성 막 표면 전체에 일정한 반복 패턴으로 접착제를 도포하여 방수처리를 할 가죽에 직접 붙임으로써 가죽과 반투과성 막 사이에 물이 스며드는 것을 방지하는 방법이라는 설명이었습니다.

Thanks to the use of a semi-permeable membrane having one surface provided with an [sic] glue pattern, the process according to the present invention allows said membrane to be applied directly to the leather which has to be waterproofed, so as to avoid the use of a semipermeable lining and the water penetration between leather and lining.

PTAB은 ‘171 특허의 제1청구항이 비자명성을 결여했다는 증거로서 미국 특허 제5,255,716번(“Thornton 특허”)과 Scott 문헌을 제시하였는데, 이 중에서 특히 Thornton 특허는 방수가 가능하고 통풍이 좋은 의복에 관한 것이었습니다. PTAB은 “directly pressing”의 의미를 “접착제를 제외한 다른 어떠한 직물이나 층을 사이에 두지 않고 곧바로 압력을 가하는 것”이라고 해석하였고 이에 따라 Thornton 특허가 ‘171 특허 제1청구항의 “directly pressing”을 개시한다고 보았습니다.

이에 대해 특허권자인 Outdry는 “directly pressing”의 진정한 의미는 “수포(水泡)가 발생할 수 없도록 일정하게 밀봉이 된 방수 가죽 천”이라고 주장했습니다. 그러나 Thornton 특허에 개시된 기술로는 수포의 발생을 억제할 수 없으므로 Thornton 특허의 인용이 부적절하다는 것이었습니다.

그러나 항소법원은 ‘171 특허의 청구항에도 명세서에도 가죽과 반투과성 막 사이의 접촉 면적에 관한 제한을 두고 있지 않기 때문에 일정하고 밀봉된 방수 가죽 천이라는 해석은 지나치게 좁다고 결론을 내렸습니다. 합리적인 최광위의 해석(broadest reasonable interpretation) 기준에 부합하지 않는다는 것입니다.

Outdry는 또한 청구항의 서문(preamble)에 나온 “for waterproofing leather”이란 표현에 무게를 두어야 한다고 주장했으나 항소법원은 서두에 등장하는 표현들은 대부분 발명의 목적을 밝힐 뿐이며 별개의 요소로 간주하지 않는다고 일축했습니다.

마지막으로 Outdry는 선행기술 문헌을 결합하는 동기(motivation to combine)에 관하여서 PTAB이 직접 법리를 전개하지 않고 심판청구인인 Geox의 주장만을 일방적으로 받았으므로 부적절하다는 주장을 펼쳤습니다. 미국 특허법 103조에 의해 비자명성 요건의 결여로 특허를 거절할 때는 둘 이상의 문헌을 결합하기 위한 동기를 제시해야 하는데 이 요건을 충족하지 못했다는 것입니다. 항소법원은 거절결정을 내릴 때 선행기술 문헌의 결합에 대한 동기를 명확히 밝히는 것이 중요함을 역설하면서도 PTAB이 반드시 청구인이 제시한 이유가 아닌 독립적인 법리를 찾아 제시해야 할 의무는 없다고 판시했습니다. 즉, 본 사건에서는 PTAB이 단순히 청구인이 제출한 자료에 대한 단순 언급만 한 것이 아니라 청구인이 제시한 이유를 왜 채택했는지에 대한 설명을 곁들여 인용하였기 때문에 문제될 점이 없다는 것입니다.

명료하고 정확한 명세서와 청구항 작성의 중요성을 이번 사건에서도 다시 한 번 확인할 수 있습니다. 즉, 처음부터 청구항에 (혹은 적어도 명세서에) “directly pressing”이라는 표현의 정확한 경계가 무엇인지를 청구항의 서문이 아닌 본문 안에 직접 밝혔더라면 특허권을 행사하는 데 더 유리했을 것입니다. 또한 청구항에 명시적으로 포함되지 않은 발명요소를 특허에 관한 해석을 통해 억지로 집어 넣는 것이 얼마나 어려운가를 알 수 있습니다.