미국 특허법상, 발명가는 출원 발명의 진정한 발명가임을 선언해야합니다. 등록 특허의 진정한 발명가가 누락되었거나 발명인이 아닌 사람이 발명가로 기재되어 있고 그 기재가 정정되지 않으면 특허 무효 사유가 될 수 있습니다. 따라서 출원 특허 및 등록 특허가 유효하기 위해서는 발명가의 이름을 정확하게 기재하는 것이 매우 중요합니다.

발명가의 지위를 가지기 위해서는 청구항 별로 발명가의 공헌을 판단하게 되며, 청구항 특허 발명에 대해 완전하고 작동가능한(complete and operative) 착상을 할 것이 요구됩니다.  만약 특허 발명의 발명가 기재에 오류가 있는 경우, 특허 출원 단계에서는35 U.S.C. 116조에 의해서, 등록 이후의 특허에 대해서는35 U.S.C. 256조에 의해서 정정할 수 있습니다.

그 동안 미국에서는 특허 발명의 진정한 발명자가 누구인지, 정정을 요청할 수 있는 자격, 시효 등에 관해 많은 분쟁이 있었습니다. 그 중 시사점이 있는 다음 사건들을 소개해드리고자 합니다.

Chouv. University of Chicago (Fed. Cir.2001)

시카고 대학교에서 박사 후 연구원으로 로이즈만(Roizman) 교수의 조교로 근무하던 초우(Chou)는 자신이 연구하던 피부감염 바이러스(herpes simplex virus)에 관한 특허를 낼 것을 로이즈만 교수에게 제안하지만 거절당했습니다. 하지만 사실은 로이즈만 교수가 이미 이에 관해 자신을 단독 발명인으로 출원, 이후 미국 특허 제 5,328,688호(“‘688 특허”)를 등록 받게 됩니다. 이를 알게 된 초우는 로이즈만 교수를 상대로 소를 제기하면서 256조에 의해 자신을 ‘688 특허의 단독 발명가로 또는 로이즈만 교수와 공동 발명가로 정정할 것을 요청하였습니다.

지방법원은 초우가 고용계약을 통하여 발명에 관한 모든 권리를 대학에 양도하였고 따라서 특허 소유권을 주장할 수 없기 때문에 256에 의한 발명가 정정을 요구할 수 있는 소송 자격이 없다고 판결하였습니다.

연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 초우가 대학과 고용계약을 맺을 때 발명에 대한 권리를 대학에 양도한 것으로 본 지방법원의 결정에는 동의하였습니다. 하지만 고용계약으로 특허권에 대한 아무런 소유권이 없다고 하더라도 초우가 발명가로 기재되어 있었다면 대학 규정에 의해 발명의 라이센싱에 따른 로열티 및 이익에 관한 지분(25%) 및 그 발명에 의하여 생긴 회사의 주식(25%)을 배당받을 수 있다는 점을 근거로 특허권에 관한 경제적 이해관계가 있다고 보았습니다. 따라서 이러한 경제적 이해관계를 이유로 초우가 ‘688특허의 발명가 정정을 청구할 소송 자격이 있다고 판시하였습니다.

연방항소순회법원은 더욱 나아가, 특허를 소유하게 될 것이라는 기대가 § 256에 의한 소송의 필수요소는 아니라고 하였습니다. 특허 발명의 참된 발명가의 기재가 공중의 이익에 부합하고 이를 위해 특허법 256조가 마련된 것이라고 넓게 해석한 것입니다. 따라서 초우가 만약 ‘688 특허에 대해 아무런 경제적 이익을 받을 수 없다고 하더라도 특허의 정정을 요구할 수 있는 것으로 가능성을 열어두었습니다. 특히나 초우가 특허의 발명자로 기재되는 것이 학계에서 명성을 얻을 수 있는 중요한 일이기 때문에 경제적 이익이 아닌 명성만을 이유로도 § 256 소송 자격 인정이 가능할 수 있다고 하였습니다.

Lismont v. Alexander Binzel Corp. (Fed. Cir. 2016)

독일에 소재한 빈젤 회사는 1997년 출원한 독일 특허출원을 기반으로 1998년 PCT 출원을 제출하고 2002년 미국 특허를 등록하였습니다. 한편, 리스몬트(Lismont)는 빈젤의 요청으로 연구를 착수, 1995년 특허 발명의 착상을 제일 먼저 하였다고 주장하였습니다. 하지만 빈젤은 이에 동의하지 않았고 1997년 독일 선출원에는 리스몬트를 발명자로 기재하지 않았습니다.

독일에서 발명이 특허 등록된지 2년이 지난 후 리스몬트는 독일 및 유럽 법정에서 자신이 특허 발명의 단독 발명가임을 주장하며 소송을 제기하였으나, 입증 부족으로 패소하고 맙니다. 이로부터 약 12년이 지난 2012년 10월 31일 리스몬트는 미국에서 § 256 소송을 제기하며 발명가 정정을 요청합니다.

지방법원은 소제기의 태만(laches)을 이유로 한 피고의 약식판결(summary judgment) 신청을 받아들입니다. 즉, 리스몬트가 2002년 미국 특허 등록 사실을 알고 있었음에도 불구하고 2012년 10월 31일 소제기 날까지 10년이 넘는 시간이 걸렸으며 이는 미국 특허등록을 알았거나 알았어야 할 날짜로부터의6년의 소멸시효(statute of limitation)를 도과하였기 때문에 § 256 소송을 제기하는 데 태만이 있었다는 반증가능한 추정(rebuttable presumption)이 생긴다고 본 것입니다.

리스몬트는 항소심에서 독일 및 유럽에서의 소송을 통해 특허발명이 자신의 발명임을 주장했기 때문에 소제기의 지연이 없다고 하였습니다. 연방순회항소법원은 “다른 소송”을 진행함에 따른 소제기의 지연은 합리적인 지연으로서 소제기 태만의 추정을 피할 수 있음을 전제하면서도, 본 사안에서의 외국에서의 소송은 소제기 태만의 추정을 피할 수 있는 지연에 해당하지 않는다고 하였습니다. 특히, 독일 및 유럽에서의 소송을 통해 리스몬트가 피고에게 향후 미국에서 같은 소송을 제기할 것이라고 적절한 통보(adequate notice)를 한 것으로 볼 수 없기 때문이라고 하였습니다. 따라서 소제기의 태만을 인정하며 지방법원의 판결을 확정하였습니다.

특허 발명의 진정한 발명가가 누군인가에 대한 다툼은 여러 복잡한 사실 관계가 얽혀있는 경우가 대부분이고, 특히 특허 발명이 큰 상업적 성공을 거둔 경우 제 3자가 발명의 단독 또는 공동 발명자라고 주장하는 경우가 생길 수 있습니다. 따라서 발명의 착상 단계에서부터 관련 기록을 꼼꼼하게 남기고, 특허 출원 시뿐만 아니라 특허 등록 시 최종 등록 청구항 범위에 기반하여 진정한 발명자가 누구인지 재검토하고, 정정 필요가 있다면 그 사유를 알게 된 날로부터 신속하게 정정을 하는 것이 필요하겠습니다. 또한 특허권을 행사함에 있어서도 발명자 이슈가 없는지 실사(due diligence)를 반드시 해야할 것입니다. AIA(America Invents Act) 이전에는 발명자 정정을 함에 있어 처음 발명자 기재에 기만 의도(deceptive intent)가 없었을 것을 요했지만 AIA 이후 그러한 요건이 없어졌기 때문에 정정 절차가 더욱 간편해진 것도 도움이 되겠지요.