이번 아티클에서는 연속출원을 할 때 유의해야 하는 사항에 대해 논의해보려 합니다.

연속출원에는 3가지 타입 – 계속출원 (Continuation Application), 부분계속출원 (Continuation-in-part Application), 및 분할출원 (Divisional Application) -이 있는데, 이 3가지 서로 다른 타입의 연속출원의 기본적인 차이점을 간단히 살펴보면 다음과 같습니다:

1. 계속출원은 원출원에 기재된 내용 내에서, 원출원의 등록특허청구범위보다 넓거나 그와는 차별화되는 특허청구범위를 확보하고자 할때, 혹은 거절된 원 출원과 동일하거나 실질적으로 동일한 특허청구범위에 대해 추가적인 데이터 등의 확보를 위해 시간을 벌고자 하는 경우에 사용되고,
2. 부분계속출원은 원출원에 개시되어 있지 않은 신규사항 (예: 원출원에 기재된 발명을 개선한 발명 혹은 추가적인 실험 데이터 추가)을 특허로 확보하자고 할때 사용되며,

3. 분할출원은 신규사항 추가 없이 원출원에 개시된 내용만을 이용한다는 점에서 계속출원과 유사점을 가지나, 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 상이하고 독립적인 (independent and distinct) 발명에 대해 특허를 받고자 하는 경우 사용할 수 있습니다. 따라서, 원출원 심사 과정에서 발행된 한정요구(Restriction Requirement)에 의해 심사에서 제외된 발명(Unelected Subject)에 대한 특허를 받고자할 때 흔히 사용됩니다.

위의 언급된 3가지 타입의 연속출원 모두, 원출원에 개시된 내용에 대해서는 “신규성/진보성” 판단시 원출원의 출원일로 소급적용을 받을수 있습니다만, “신규성/진보성” 판단이 아닌 “자명한이중특허 (Obviousness-type Double Patenting, 이하 ODP)” 판단에 있어서는 원출원의 출원일로 소급 적용을 받을수 없습니다. 대신, 원 출원에서의 한정요구에 대응하여 심사에서 제외된 발명에 대하여 출원된 분할출원의 경우에 한하여, 면책조항(Safe Harbor Provision of 35 U.S.C. § 121)을 두어 자명한이중특허(ODP)를 근거로 심사과정에서 거절되거나 추후 소송과정에서 무효화되는 않도록 보호하고 있습니다.

이와 같이, 자명한이중특허(ODP) 적용 여부에 따라, 연속출원의 특허등록여부 및 추후 무효 여부가 갈리기 때문에 연속출원의 타입 지정은 중요합니다.

일례로, 원출원의 특허발행비용 납부 마감일 이틀전에 “첨부된 청구항으로 계속출원 (Continuation Application) 해주십시오”라는 출원지시서한이 로펌으로 들어온 경우가 있었습니다. 원출원에 대한 출원 경과 (Prosecution History)를 살펴보니 한정요구 (Restriction Requirement)가 있었으나, 출원인이 보내온 계속출원용 청구항이 매우 넓게 기재돼어 있어 한정요구에 따라 선택된 발명 (Elected Subject)을 커버하는 청구항인지, 선택되지 않은 발명 (Unelected Subject)를 커버하는 청구항인지 명확치가 않았습니다. 선택된 발명 (Elected Subject)에 관한 청구항을 연속출원하고자 하는경우 출원인의 지시처럼 계속출원 (Continuation Application)으로 출원되어야 하나, 선택되지 않은 발명 (Unelected Subject)에 관한 청구항이라면 분할출원 (Divisional Application)으로 출원되어야 했기 때문에 출원인에게 추가 문의를 하지 않는 이상 출원인이 지정한 연속출원 타입이 적절한지 부적절한지 알수 없는 상태였습니다. 다행히 해당 케이스는 연속출원을 제출 기한까지 시간이 있어 출원인과 서신교환을 통해 연속출원 타입을 분할출원으로 바로잡아 출원하였습니다.

만약 분할출원이 아닌 계속출원으로 출원되었다면, 추후 면책조항을 적용받을수 있는 분할출원으로 변경이 가능할까요? 변경이 가능하지 않다면, 분할출원이 아닌 계속출원을 함으로써 어떤 결과들이 야기될수 있을까요?

앞서 간단히 언급한 바와 같이, 계속출원은 면책조항 (Safe Harbor Provision of 35 U.S.C. § 121)을 적용받지 못하기 때문에 심사단계에서 자명한이중특허(ODP)라는 거절이유를 받거나, 또는 등록후 자명한이중특허(ODP)라는 이유로 등록이 무효화 될 가능성이 있습니다.

자명한이중특허(ODP) 제도는 이전에 특허받은 발명과는 동일하지 않지만 특허적으로 차별성없는 [1]발명을 일정한 시간 간격을 두고 출원하여 부당하게 특허권 만료 기간을 연장하는 것을 방지하려는 취지에서 만들어진 메카니즘입니다.  예를 들어, 개량 발명에 대해 제1 출원이 공개되기 전에 새로운 출원으로 출원하면, 아래 도시한 바와 같이, 개량 후출원의 특허기간은 후출원의 출원일로부터 20년으로 제1 출원보다 늦게 만료됩니다.  혹은 원출원과 계속출원의 관계에 있어서도, 계속출원의 특허기간은 원 출원의 출원일로부터 20년이지만 특허권기간조정(Patent Term Adjustment)을 통해 원출원의 특허보다 늦게 만료되는 경우가 발생할 수  있습니다. 의약품특허의 경우 특허만료직전에 얻을수 있는 수익이 상당하기 때문에, 특허권기간조정으로 연장되는 기간이 길지 않다고 하더라도, 특허권자 입장에서는 큰 의미가 있습니다.

개량 후출원이나 계속 출원 모두에 있어서, 만약 이들 출원에 청구된 발명이 제1출원이나 원출원의 특허청구범위와 비교하여 신규성은 있지만 자명한 변경에 불과한 경우, 공중의 입장에서 보면 부당하게 특허의 존속기간이 연장되는 효과가 있게 됩니다. 이와 같이, 자명한이중특허(ODP) 제도는 부당하게 특허기간을 연장하는것을 방지하고자 함을 취지로 하고 있기에, 출원인이 계속출원을 통해 연장된 특허기간에 대해 포기한다는 존속기간포기서(Terminal Disclaimer)를 제출한다면 자명한이중특허(ODP)에 근거한 거절을 극복할수 있습니다. 그러나, 존속기간포기서를 제출하는 경우, 연장가능한 특허기간을 포기할 뿐만 아니라, 원출원 및 계속출원을 통해 등록받은 특허의 소유권자가 동일하지 않으면 특허권 실시가 불가능하다는 불이익이 있습니다.

따라서 분할출원이 아닌 계속출원으로 출원된 경우 다음과 같은 상황들을 예견해볼수 있습니다.

1. 심사단계에서 원출원에 기반한 자명한이중특허(ODP) 거절이유 발생함 → 거절이유 극복을 위해 청구항 범위를 많이 좁히거나 존속기간포기서(Terminal Disclaimer)를 제출함 → 특허등록된 청구범위가 협소해지거나, 특허기간이 줄어들고 소유권 이전에 제약을 받음
2. 심사단계에서 자명한이중특허(ODP)에 근거한 거절이유 받지 않고 등록됨 → 등록후 소송단계에서 자명한이중특허(ODP)라는 이유로 특허 무효화됨

앞서 살펴본바와 같이 원출원에서의 한정요구에 근거하여 이루어진 분할출원은 계속출원과 달리 자명한이중특허(ODP)로 인한 거절/무효로 부터 보호받을수 있는 장점이 있습니다. 하지만, 면책조항(Safe Harbor Provision of 35 U.S.C. § 121)의 적용받기 위해서는 “형식적 요건”과 “실질적 요건”을 동시에 만족해야 합니다.

The “safe harbor” provision under 35 U.S.C. § 121:

A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.

면책조항은 매우 엄격하게 해석되며, 면책조항의 혜택을 누리기 위해서는:

• 절차적인 요건으로
  • 출원시 분할출원으로 지정해야 하고,
  • 한정요구를 받은 출원의 특허발행 이전에 분할출원을 제출해야 하고 (면책조항의 “filed before the issuance” of the reference patent”의 의미),
  • 한정요구를 받은 출원으로부터 분할되어 나와야 하며 (면책조항의 “filed as a result of such a restriction requirement”의 의미),
• 실질적 요건으로,
  • 한정요구를 받은 원출원에서 선택되지 않은 발명내용에 관한 것이어야 합니다 (면책조항의 “filed as a result of such a restriction requirement”의 의미).

판례를 기반으로 구체적으로 어떤 경우 면책조항을 적용받을수 있는지 살펴보겠습니다.

• 출원단계에서 분할출원이 아닌 부분계속출원(CIP)으로 지정한여 특허 등록받은 경우, 추후 재발행(Reissue)를 통해 분할출원으로 변경할수 없습니다. 예를 들어, 재발행을 통해 부분계속출원(CIP)특허를 “실질적”으로 분할출원의 형태를 갖추게 보정한 경우(즉, CIP특허의 청구항을 한정요구시 제외되었던 발명내용으로 제한하도록 보정한 경우)에도 면책조항의 적용을 받을수 없습니다.  “출원단계에서 분할출원으로 지정”해야 하는 절차적 요건을 따르지 않았기 때문입니다. G.D. Searle LLC v. Lupin Pharm., Inc. (Fed. Cir. 2015).

• 한정요구를 받은 원출원으로부터 계속출원을 하고, 이 계속출원으로부터 분할출원을 한 경우, 분할출원 당시 계속출원은 계류중이었어도 원출원이 특허발행(issue)된 상태였다면 면책조항의 적용을 받지 못합니다. 한정요구를 받은 출원의 특허발행 이전에 분할출원을 제출해야 한다는 요건을 만족시키지 못하기 때문입니다. 또한, 이 경우, 분할출원(제3출원)이 원출원(제1출원)의 특허발행전에 출원되었다 하더라도 제2출원이 분할출원이 아니기 때문에 제3출원은 면책조항을 적용받지 못합니다. Ex Parte Sauerberg, Appeal 2015-007064 2017 WL 150016 (PTAB Jan. 10, 2017).

• 한정요구를 받은 원출원으로부터 분할출원을 한 후, 이 분할출원으로부터 분할출원을 한 경우 면책조항의 적용을 받습니다. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs. Inc. (Fed. Cir. 2010).

• 한정요구를 받은 원출원으로부터 분할출원을 하고, 이 분할출원으로부터 계속출원을 한 경우, 계속출원은 면책조항의 적용을 받습니다.  Symbol Techs., Inc. v Opticon, Inc. (Fed. Cir. 1991).

• 한정요구를 받은 원출원으로부터 계속출원을 하고, 이 계속출원으로부터 분할출원을 한 경우, 이 분할출원은 면책조항의 적용을 받지 않습니다. 해당 분할출원은, 원출원에 가해진 한정요구의 결과로써 출원될것이 아니기 때문입니다. 즉, 면책조항의 “filed as a result of such a restriction requirement”의 요건을 만족시키지 못하기 때문입니다. Ex Parte Sauerberg, Appeal 2015-007064 2017 WL 150016 (PTAB Jan. 10, 2017).

• 한정요구를 받은 원출원으로부터, 분할출원1 및 분할출원2을하고, 이때 분할출원1에서는 원출원에서 선택한것과 동일한 종 (e.g., Device directed to Species A)을 선택하고 분할출원2에서는 원출원에서 선택하지 않은 종 (e.g., Method directed to Species A, B, and C)을 선택한 경우, 분할출원1에서 파생된 계속출원에서 선택된 종 (e.g., Device directed to Species C and Method directed to Species C)이 분할출원2에서 선택된 종 (e.g., Method directed to Species A, B, and C)과 중복된다면, 계속출원은 분할출원2에 대해서 면책조항을 적용받지 못합니다. 이는 판례법으로 형성된, 분할출원과 다른 패밀리 특허들간의 “consonance”를 유지하라는 요건을 만족시키지 못했기 때문입니다. St. Jude Medical, Inc. v. Access Closure, Inc. (Fed. Cir. Sept. 11, 2013)

판례를 비추어볼때, 면책조항의 혜택을 받기 위해서는 실질적인 요건 뿐만 아니라 절차적 요건을 만족시키는 것 또한 중요하다는 것을 알수 있습니다. 한정요구시 선택되지 않은 발명내용을 추후 연속출원으로 확보하고자 하는 의도가 있다면, 첫번째 연속출원을 계속출원이 아닌 분할출원으로 진행할것을 고려해봐야 합니다.

앞서 제기한 문제로 돌아가서, 만약 분할출원이 아닌 계속출원으로 출원되었다면 추후 면책조항을 적용받을수 있는 분할출원으로 변경이 가능할까요?

우선, 심사단계에서, 출원 당시에 제출된 Application Data Sheet (ADS)에 표시된 “계속출원”을 “분할출원”으로 정정하기 위하여, Corrected ADS를 제출할 수 있습니다. 따라서, 심사과정에서 자명한이중특허(OTDP)에 근거한 거절은 피할수 있을 것입니다. 그러나, 이와 같이 등록된 이후, 추후 무효의 여지가 있는지는 명확치 않습니다. 현재 나와 있는 가장 유사한 판례(G.D. Searle LLC v. Lupin Pharm., Inc.)에 따르면, “출원단계가 종료된 후”에는 계속출원/부분계속출원으로 지정되었던 출원을 분할출원으로 재지정할수 없다는것은 자명합니다. 하지만, “출원일”에 분할출원으로 지정했어야 하는지, 아니면 출원일에는 계속출원으로 지정했으나 “심사가 종료되기 전에” 계속출원을 분할출원으로 정정했다면, 면책조항을 위한 절차적요건을 만족시켰다고 할지 명시적으로 안내하는 판례는 없습니다. 따라서, 출원일에 분할출원으로 지정하는 것에 신중을 기할필요가 있겠습니다.

[1] “동일”한 발명에 대해서는 statutory double-patenting 제도에 의해 등록이 거절됩니다.