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이번 달 (March 2017), 미국 특허에 종사하는 사람들에게 가장 큰 뉴스는, 3월 21일 대법원 (Supreme Court)에서 있었던, Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc. 케이스의 oral hearing (argument) 이었을겁니다.  이 케이스의 이슈는 특허소진 (patent exhaustion)입니다. 배경 본 건 소송은, 2013년프린터 제조업체인 Lexmark가, 자사 프린터의 toner cartridge를 refill하여 판매하는 많은 업체들을 특허 침해로 Ohio의 연방지방법원에 고소하였고, 이후 West Virginia의 작은 업체인 Impression을 피고로 추가하면서 시작되었습니다.  다른 모든 피고 업체들은 Lexmark와 협상을 통해 소송을 끝낼 수 있었지만, Impression사의 경우 그렇지 않았습니다. Hewlett Packard, Cannon, Lexmark같은 프린터 제조업체는,

특허침해소송에서 laches(소제기의 태만)을 이유로 침해 방어가 가능한지 여부에 대해 미국 연방대법원의 결정 이 지난 3월 21일 나왔습니다. 결론부터 말씀드리자면 대법원은 연방순회항소법원 전원합의체의 판결을 뒤집고 laches가 침해방어방법으로 이용될 수 없다고 판시하였습니다. 소제기의 태만(laches)이란 소를 제기함에 있어서 부당하고 불리한 지연으로부터 피고를 보호하기 위해 영미 형평법(equity) 상 발달된 것으로서, 흔히 이해하는 “권리 위에 잠자는 자는 그 권리 행사를 허용하지 않는다”는 개념입니다. 소멸시효는 일정 시간동안 권리 불행사가 계속된 경우 그 권리가 소멸되는 법령에 의해 정해진 기간인 반면, laches는 법령에 의해 정해진 것이 아니라 권리자의 권리행사를 제한하는

수치한정발명은 특정 범위의 수치를 발명의 특징으로 하는 것으로 다양한 기술분야에 활용됩니다. 본 지면에서는 수치한정발명에 대한 미국 특허 심사실무를 소개하고자 합니다. 먼저, 금번 포스팅에서는 수치한정발명의 신규성 및 비자명성 판단 기준을 설명하고, 차후 포스팅에서는 이러한 거절이유의 극복방안을 살펴보고자 합니다. 설명에 들어가기 앞서 본 지면에서 언급되는 예시와 법적 근거들은 일반적인 기준을 설명하기 위한 것이고, 실제사안에서도 예시에서 도출한 결론과 동일한 결론에 이를 것이라는 것을 의미하는 것은 아닙니다.  구체적인 사안에 있어서는 명세서에 기재된 내용, 해당 기술분야의 특징 (예를 들면, 예측성이 높은 기술분야인지 여부 등의 사실관계)등을 종합적으로

지난 2월 28일 연방순회항소법원은 Los Angeles Biomedical Research Institute (LAB) 특허8,133,903에 대한 두 건의 무효심결 취소의 소에 대하여 판결을 내렸습니다. 상기 두 건의 무효심판은 Eli Lilly에 의해 청구되었으며, 각각 선행문헌을 달리하여 무효사유가 구성되었었습니다. 첫 번째 무효심판에 대해서는 비자명성 결여를 사유로 한 무효심리가 개시되었으며, 특허심판원은 비자명성 결여로 특허는 무효라는 심결을 하였습니다. 두 번째 무효심판에 대해서는 신규성 흠결을 사유로 한 무효심리가 개시되었으며, 특허심판원은 신규성 흠결 사유는 인정되지 않는다는 심결을 하였습니다. 첫 번째 무효심판에 대해서는 특허권자인 LAB이, 두 번째 무효심판에 대해서는 심판청구인인 Eli Lilly가

CBM (Covered Business Method) review는 미국 특허법이 America Invents Act(AIA)에 의해 개정되면서 2012년 9월 16일에 신설된 새로운 무효심판 제도로서 영업방법(business method) 특허의 유효성을 다툴 수 있는 주요 수단을 제공합니다. CBM review는 시기상 Inter Partes Review(IPR)처럼 Post-Grant Review(PGR)의 신청기간이 종료된 이후에 신청을 할 수 있지만 IPR과는 달리 101조, 102조, 103조, 112조를 포함한 특허요건 전반에 관하여 특허의 유효성을 다툴 수 있다는 장점이 있습니다. 한편 CBM review에 관한 법률은 8년 일몰로 통과된 과도기적 법안이기 때문에 2020년 9월 16일에 만료된 후 새로운 제도로 대체될

최근 2017년 2월 22일, 미국 연방대법원은 Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 사건에서 미국 특허법 § 271(f)(1)에 의한 특허 침해에 관한 주요한 법리를 제시하였습니다.  특허 제품의 여러 개의 구성요소들 중 하나의 구성요소를 미국에서 해외로 공급, 해외에서 조립하도록 유도(induce)하는 행위가 해당 조항에 의한 특허 침해를 구성하는 것인지 여부에 관한 것이었습니다. 특허법 § 271(f)(1)은 다음과 같이 규정하고 있습니다. “Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substan­tial portion of the components of a patented

CRISPR-Cas9 유전자 가위는 특정 염기서열에 특이적으로 결합하는 RNA(CRISPR)와 특정 염기서열을 잘라내는 효소(Cas9)로 구성된 시스템으로 소위 3세대 유전자 가위로 일컫어지는 기술입니다. 이는 유전자 교정을 요하는 다양한 기술분야에 활용될 수 있으며, 적용가능한 잠재적 시장규모는 천문학적일 것으로 평가되고 있습니다. 상기 기술에 대해서는 여러주체가 개별적인 연구개발 및 특허출원을 진행하였는데, 그 중 가장 빨리 특허를 획득한 곳은 브로드 연구소, MIT 및 하버드 대학(이하, 브로드 연구소)이었습니다. 하지만, 브로드 연구소보다 먼저 특허출원을 진행한 캘리포니아대학, 비엔나 대학 등은 (이하, UC) 자신의 특허출원과 브로드 연구소의 등록특허 간의 저촉심사(interference)를 미국 특허심판원(The

MPHJ의 미국 특허 8,488,173(이하 “‘173 특허”)은 종래의 복사기에서 종이를 삽입하면 단순히 복사가 되는 대신에 다른 장소에 있는 또 다른 복사기로 복사가 되도록 하는 기술을 다루었으며 최우선일이 무려 20여 년 전인 1997년까지 거슬러 올라가는 오래된 기술이었습니다. 또한 이 기술을 소프트웨어로 구현한 “가상 복사기”를 일반 컴퓨터에 실행하면 아무 PC에서나 GO 혹은 START 버튼 하나만 눌러서 자동으로 다른 기기 혹은 인터넷으로 복사를 하는 것이 가능했습니다. ‘173 특허의 도면 28 복사기 제조사인 리코(Ricoh), 제록스(Xerox), 렉스마크(Lexmark) 등은 ‘173 특허를 무효화하기 위하여 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에

변호사와 의뢰인 사이의 의사소통 혹은 변호사가 의뢰인을 위해서 작성한 법률적 자문을 포함한 서면 등은 법원이 공개를 요구하거나 증거로 삼을 수 없는 특별한 비밀유지특권(attorney-client privilege)의 대상이 됩니다. 따라서 소송 당사자에게 있어 특정 문서 혹은 소통의 내용이 변호사-의뢰인의 비밀유지특권에 의해 보호되는지의 여부는 항상 중요한 이슈가 됩니다. 특히 미국에서는 변호사-의뢰인의 비밀유지특권이 광범위하게 인정되는데, 법률적 사안에 대해 변호사의 검토를 받는 것이 변호사-의뢰인 비밀유지특권에 따라 그 정보 혹은 문서가 보호될 가능성이 생기기 때문에 매우 중요해집니다. 지난 번 소개해드린 2016년 6월 13일 내려진 대법원 사건인 Halo Electronics에서 대법원은

미국에서 등록특허의 무효를 다투기 위한 IPR(Inter Partes Review)은 특허청의 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에서 심리되지만, 그에 대한 항고심 및 상고심은 연방 사법권을 가지는 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC) 및 대법원이 관할을 가집니다. 그런데 연방 정부의 조직 체계상 특허청은 미국 상무부(Department of Commerce)의 산하 기관이므로 PTAB의 결정에 대한 CAFC로의 항고는 결국 사건이 행정부 관할의 영역에서 사법부 관할의 영역으로 변경됨을 의미합니다. 이로 인해 IPR의 청구인(petitioner)은 이 두 영역의 경계에서 미처 예기치 못한 상황에 처해질 수 있습니다. IPR 단계에서는

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 D’Agostino v. MasterCard 사건에서 청구항 해석 기준 중 하나인 최광의(最廣義)의 합리적 해석(broadest reasonable interpretation)의 올바른 적용 방법을 보여 주었습니다.  미국특허법 하에서는 청구항을 해석하는 두 가지 기준이 있는데, 침해소송 및그에 대응하는 항변으로서의 무효소송을 다루는 법원에서는 Phillips 사건에서 정리된 소위 통상적 의미(ordinary meaning)의 기준이 적용되고, 출원의 심사과정 혹은 심판원에서의 재심사나 IPR 절차에서는 최광의 합리적 해석 기준이 적용됩니다. 신용카드 결제 시 판매자에게 신용카드 번호가 노출되는 것을 방지함으로써 보안을 향상시키는 발명에 관한 7,840,486 특허와 8,036,988 특허의 특허권자인

제품특허의 침해를 입증하기 위해서는 실시 제품이 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함함을 입증하여야 하고, 방법특허의 침해를 입증하기 위해서는 단일 주체가 청구항에 기재된 모든 단계를 실시함을 입증해야 합니다. 따라서 방법 청구항이 복수의 주체가 이에 포함된 단계들을 나누어 실시할 수 있도록 작성된 경우, 그 방법청구항은 사실상 무용지물이 될 수도 있습니다. 하지만 이러한 경우라고 하더라도 특허침해피의자가 제3자의 행위를 지시 또는 통제한 경우(본인-대리인 관계) 또는 특허침해피의자와 제3자가 공동사업체를 형성한 경우(계약관계)에는 특허침해피의자를 제3자의 실시행위에 대해서도 책임을 지는 단일주체로 인정하여 침해를 입증할 수 있도록 해주는 법리가 발달해 왔습니다. 연방순회항소법원은

AIA(America Invents Act) 하에서 신설된 특허심판원의 IPR(Inter Partes Review)은 지금까지 특허 소송에 대한 실효적인 방어 수단으로 각광을 받아왔습니다. AIA 이전에는 당사자들은 등록된 특허의 유효성을 특허청에서 다투기 위해서는 두 가지 형태의 재심사, 즉 ex parte 재심사 (reexamination) 및 inter partes 재심사(reexamination)를 통해서 가능했습니다. 하지만 이들 재심사 절차들은 지나치게 시간이 많이 소요되고, 특허권자가 재심사 중 청구항을 보정할 수 있어, 오히려 특허권자의 특허 방어 수단으로 이용된다는 등의 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 획기적으로 개선하고 소송에 비해서 비용부담이 적고 18개월 이내의 짧은 시간 이내에 특허청

2017년이 밝았습니다. 올해에도 대법원, 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 및 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)에서 수많은 지식재산권 관련 판결들을 내겠지만, 본 지면에서는 현재 대법원에 계류 중이고 올해 안으로 판결이 나올 것으로 예측되는 특허 사건들을 소개하고자 합니다. SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC 먼저, 특허 침해 소송에서 방어방법으로 laches(소제기의 태만)를 주장할 수 있는지 여부가 쟁점이 된 SCA Hygiene 사건입니다. 본 사건은, 현재 대법원에서 심리 중에 있으며, 지난 해 11월 구술심리가 이미 진행된 바 있습니다. Laches가 특허

자신의 특허권이 타인에 의해 침해된다고 의심될때 침해를 입증하기 위한 방법은 크게 두 가지—직접침해와 간접침해—로 나뉩니다. 이 중 직접침해를 입증하기 위한 요건에 대해 다루어보고자 합니다. 직접침해를 주장하기 위해서는 청구된 발명의 “모든 요소 및 단계들”을 실시하는“단일주체(single entity)”가 필요합니다. 예를 들어, 방법특허가 단계A, 단계B 및 단계C로 구성될 때, 단일 특허침해피의자가 단계A, 단계B 및 단계C를 전부 실시한다면 직접침해가 성립하죠. 또한, 특허침해피의자가 방법특허의 모든 단계를 수행해지 않고 다른 제3자가 일부 단계를 수행하는 경우에도, 특정 요건을 만족한다면 직접침해 입증이 가능합니다. 예를 들어, 특허침해피의자가 단계A 및 B만을 실시하고 제3자가

기업이 사는 곳 소송이 있을 때 사건이 어디에서 처리되는지, 즉 어느 법원의 관할구역에 속하는지를 정하는 것을 미국법에서 venue라고 하고 우리말로는 재판적(裁判籍)이라고 합니다. 다시 말해 법적인 분쟁이 있을 때 송사의 장소가 되는 곳이 venue입니다. Venue가 어디냐에 따라 소송의 향방이 결정될 수도 있기 때문에 원고측이나 피고측이나 모두 자신에게 유리한 venue를 확보하는 것이 커다란 쟁점이 되기도 합니다. 예를 들어 형사소송에서는 범죄를 저지른 장소를 기준으로 venue가 정해지는 것이 원칙입니다. 민사소송에서는 일반적으로 법적분쟁의 발단이 된 사건이 발생한 장소나 피고가 거주하는 장소를 기준으로 venue가 결정됩니다. 미국은 50개의

지난 한 해 동안 숨가쁘게 진행된 많은 특허 사건들이 있었습니다. 이들 중 향후 특허 시스템의 판도를 가르는 중요한 대법원 및 연방항소순회법원 판례들 중 몇 개를 골라 정리해 보고자 합니다. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 미국 대법원은 지난 6월 13일 만장일치로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했습니다. 즉, 기존의 “씨게이트 (Seagate)” 사건에서 제시한 판단 기준을 낮춘 것입니다. 미국 특허법 제284조에 의하면, 고의적 특허침해에 대해 징벌적으로 손해 배상 금액을 세 배까지 할 수 있습니다. 기존 씨게이트 판단 기준 하에서는, 징벌적 손해배상을 적용하려면

지난 2월 미국 연방순회항소법원은 특허권 소진이론을 쟁점으로 한 Lexmark 사건 에서 전원합의체 판결을 내놓았습니다. 이 사건에서의 쟁점은 (i) 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 미국 내(이하 ‘국내’)에까지 미치는지 여부와 (ii) 특허권자가 특허품 판매이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부였습니다. 먼저, 첫 번째 쟁점에 대하여, 2001년 연방순회항소법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 해외 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 국내 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 국내에서의 특허품 판매는 특허권 침해를 구성한다고 판시한 적이 있습니다. 반면, 2013년 대법원은 저작권의 국제적 소진을 다룬 Kirtsaeng사건에서, 해외에서

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp. 사건에서 미국 특허법 101조에 의거한 추상적 개념(abstract idea)의 적용범위를 다시금 다루었습니다. 대법원 판례인 Mayo와 Alice Corp.를 통해 탄생하고 최근 연방순회항소법원 판례인 Enfish와 McRo와 BASCOM에서 다듬어진 법리를 다시금 미세하게 조율한 것입니다. 이 사건의 원고이자 항소인인 Synopsys는 논리회로의 기능적 기술사항(functional description)을 논리회로의 하드웨어 부품에 관한 기술사항으로 변환시켜 주는 방법에 관한 세 가지 특허 5,530,841; 5,680,318; 5,748,488(이하 “그레고리 특허”)의 특허권자였습니다. 이 그레고리 특허는 복잡도가 높은 회로의 설계를 용이하게 하기 위하여 제어

HelloIPLaw에 관심을 가져주시고 사랑해주시는 독자분들께 감사 드립니다. 이번 주는 미국 추수감사절 연휴로 인해 연재를 한 주 쉬어 갑니다. 다음 주에 새로운 소식으로 찾아 뵙도록 하겠습니다. 좋은 한 주 되십시오. HelloIPLaw블로그 팀 드림.

2016년 11월 1일 미국 연방순회항소법원(CAFC)에서 소프트웨어 관련 발명의 특허 적격성 (patent eligibility)을 인정한 판례가 나왔습니다(Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., No. 15-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016)).  미국 연방대법원은 2014년 Alice 판결에서 특허법 제 101조의 특허 보호대상을 판단하는 기준으로, 첫째 단계로 청구항이 추상적인 아이디어에 관한 것인가 (directed to an abstract idea)를 판단하고, 둘째 단계로 청구항에 있는 부가적인 요소들 (additional elements)이 추상적인 아이디어를 특허 보호 대상으로 변환(transformation)시키는가를 판단하는2단계의 판단 기준을 제시하였습니다. 이번 Amdocs 판결은 Alice 판결 이후에 연방항소법원이 특허 적격성을 인정한 DDR, Bascom, McRo 사건과

미국특허출원의 심사 중에 심사관으로부터 최종거절결정(Final Office Action)을 받은 이후 출원인이 취할 수 있는 방안에는 여러가지가 있습니다. 예를 들면,  (i) 항소(appeal)를 하거나, (ii) 항소 청구서와 함께 Pre-Appeal Brief Review를 요청하여 심사관 3인으로 구성된 패널의 리뷰를 받아보는 방안, 그리고 (iii) 재심사 청구(Request for Continued Examination; RCE)나 계속출원 (Continuation application)을 통해 심사를 계속 받아 볼 수 있습니다. 그리고, 최종거절결정에 대한 간단한 보정 (청구항에 대한 형식적 요건의 보정, 항소에 합당한 형태로의 보정 등 아주 제한적인 범위내에서 청구범위를 보정하는 보정) 및/또는 의견안으로 답변서를 제출하는 방법도

등록특허의 청구범위에 기재된 용어(이하 ‘청구항 용어’)는 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석됩니다. 이와 달리 해석되는 경우는 2가지가 있습니다. 첫 번째는 청구항 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우입니다. 두 번째는, 명세서 또는 출원경과에 비추어 볼 때, 청구항 용어의 의미를 제한 해석해야 하는 경우입니다. 지난 10월 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Poly-America, L.P., v. API Industries, INC. 사건에서는, 두 번째 경우가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 특허발명은 쓰레기 봉투에 관한 것으로서, “짧은 밀봉부”라는 청구항 용어의 해석이

게임쇼 및 리얼리티 TV 쇼의 방청객이 투표를 할 수 있도록 도와주는 입력장치에 관한 특허인 7,434,243 특허와 7,730,506 특허의 특허권자인 Edwin Lyda는 미국의 메이저 지상파 방송국 중 하나인 CBS Corp.와 그 자회사인 CBS Interactive 를 상대로 특허권 침해의 소를 제기했습니다. 바로 CBS가 방영한 빅 브라더(Big Brother)라는 리얼리티쇼에서 자신의 특허기술이 사용되었다는 것이 이유였습니다. Lyda는 소를 제기하면서 18호 서식(Form 18)이라는 서식을 사용하여 청구의 취지를 기술하였는데 CBS는 이 소장에 흠결이 있다는 점을 제기하자 Lyda는 소장을 보정하였습니다. 여기서 보정된 소장은 “피고 CBS Interactive가 고용한 독립적 수급인(independent contractor)의

Alice 이후 35 U.S.C. § 101 이슈에 관한 가이드라인을 제공한 연방순회항소법원(CAFC) 최근 판결들에 이어, 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에서 이들을 인용하는 결정들을 내놓고 있습니다. 오늘은 이들 중 하나인 Ex Parte Carvalho 사건(Appeal No. 2015-001076, 2016년 7월 8일 결정)을 소개하고자 합니다. 실무상 심사관으로부터35 U.S.C. §101에 근거한 특허적격성 없음을 이유로 하는 거절을 받았을 때 Ex Parte Carvalho 사건을 응용하여 심사관을 성공적으로 설득하기 위해서는, 최근에 연방순회항소법원에서 방법 클레임이 특허적격성을 인정했던 Enfish 사건을 먼저 설명드려야 할 것으로 보입니다. Alice 와 Mayo 사건에서 방법특허의 특허적격성을 판단함에

선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 우선일로 소급 받기 위함입니다. 하지만, 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 우선일로의 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적 (expressly), 함축적 (implicitly) 또는 내재적 (inherently)으로 뒷받침 될 것을 요합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침 된다는 것은, 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는

비자명성 조각그림 맞추기 미국 특허법에서 35 U.S.C. § 103은 특허를 받는 기술이 종래의 기술에 비추어 보았을 때 해당 분야의 통상의 기술을 가진 자에게 자명(obvious)하지 않을 것을 요구합니다. 이것은 세상에 이미 알려진 바와 비교했을 때 너무 “뻔한” 기술한테는 특허라는 이름의 독점적인 사용권을 주지 않겠다는 의도이기도 합니다. 이러한 요건을 미국 특허법에서는 non-obviousness라고 부르는데 우리말로는 비록 국어사전에는 없는 표현이지만 “비자명성(非自明性)”이라고 옮기기도 합니다. 대한민국 특허법이나 유럽 특허법에서는 이에 상응하는 특허요건을 진보성(inventive step)이라고 표현합니다. 누가 봐도 자명한(obvious) 발명은 인류기술의 진보(inventive step)를 가져다 주지 않으므로 의미상으로 서로 맞닿아

소프트웨어 발명의 특허적격성을 인정한 또 하나의 연방순회항소법원(CAFC) 판결(McRo v. Bandai Namco Games America)이 2016년 9월 13일에 내려졌습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 판결을 뒤집고 3D 애니메이션 기술에 관한 McRO의 특허 발명이 § 101 하에서 요구되는 Alice 1 단계 테스트를 만족하여 추상적 아이디어가 아니라고 판시하였습니다. McRO의 발명은 애니메이션 캐릭터의 입 모양과 얼굴 표정의 동기화에 관한 것이었습니다. 기존의 기술에서는 애니메이션 작업자가 수동적으로 필요한 타이밍(즉, “키 프레임”)에 맞추어 캐릭터의 얼굴상의 다양한 꼭지점들에 관한 벡터 값(“모핑(morph) 가중치”)을 입력해서 컴퓨터 시스템이 그 모핑 가중치를 이용하여 각각 나타내는 소리에 맞는 캐릭터의 얼굴

미국 특허출원 심사절차에서 심사관이 출원발명이 진보성을 결여하고 있음을 이유로 하여 적법한 거절(prima facie case of obviousness)을 한 경우, 출원발명이 진보성을 갖추었음을 보여주어야 할 입증책임은 출원인에게 전환됩니다. 그렇다면 AIA 개정 이후 도입된 미국 무효심판 (Inter Partes Review; IPR) 절차 에 있어, 진보성 결여를 이유로 한 무효의 입증 책임은 심판청구인과 피청구인 중 누가 지게 될까요? IPR은 IPR 심리개시(institution) 여부를 결정하는 단계와, 심리개시 이후의 단계를 포함하고 있고, 심리개시 여부를 결정하는 단계에서 심판청구인은 특허가 무효가 될 수 있음을 보여주어야 하는 입증책임을 지게 되는데, 이러한 입증책임을 충족하여 심리가

한때 넓은 범위의 특허를 확보하기 위해 필수적인 청구항의 형태로서 기능식 표현을 포함한 청구항 (means plus function claim)을 특허출원에 포함시키는 것이 요구되던 때가 있었습니다. 구조로 한정하지 않고 대신 기능으로 표현으로 함으로써, 장래의 침해사건에서 예상되는 기술발전과 설계변경을 포함할 수 있다고 하는 장점이 있을 수도 있기 때문입니다. 출원인으로서는 당연히 갖게 되는 기대이지만, 그런 기대와는 달리 기능식 청구항이 오히려 특허권자에게 손실을 입힐 수도 있게 되는 상황이 발생할 수 있고, 그런 상황을 피하기 위해 명세서 상에서 기능식 청구항을 뒷받침할 있는 내용(예, 구조)들을 충분히 설명해야만 하는