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대법원 암젠-사노피 항체특허의 실시가능요건 상고 허가 2022년 11월 4일에 미국대법원은 명세서의 실시가능 (enabling) 기재 요건을 만족시키기 못한 것을 이유로 무효된 암젠의 Repatha® 특허 소송의 상고를 허가하였다.  대법원이 심리하기로 한 이슈는 “실시가능 여부가 명세서가 청구된 발명을 "제작 및 사용"하도록 당업자에게 가르치는 법적 요건에 의해 정해지는 지, 아니면 과도한 실험 없이 당업자가 "청구된 실시예의 전체 범위에 도달"할 수 있도록 해야 하는지, 즉 실질적인 ‘시간과 노력’ 없이 발명의 모든 또는 거의 모든 구현예를 누적적으로 식별하고 만들 수 있어야 하는지” (Whether enablement is governed by the

2019년 6월 24일, 미국 연방대법원은, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이IPR 신청(petition) 제척 기간의 초과를 이유로 IPR 개시를 거절한 것에 대하여, IPR 신청인이 연방순회항소법원에 항소할 수 있는지 여부 그리고 제척기간은 취소된 소송에도 적용 되는지를 판단해 달라는 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 케이스는 Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 비롯되었습니다. 여기서, IPR 신청 제척기간 (one year time-bar)이란 35 U.S.C. § 315(b)[1]에 명시된 것으로서, 법원에 소송이 제기 되고 소장(complaint)이 피고에게 전달된 날(service date)로부터 IPR 신청서(petition)을 제출할 수 있는 일 년간의 기간을 말합니다. 지난

2019년 6월 10일 월요일 미국 대법원은 미 연방정부기관인 우체국은 특허 무효심판을 제기할 수 있는 청구인 적격이 없다고 판시하였습니다 (Return Mail Inc. v. United States Postal Service). AIA 개정에 따라 도입된 세 종류의 무효심판 (IPR; PGR 및 CBM)은 미국 특허심판원 내의 절차로, 무효 입증 책임의 기준 (preponderance of the evidence)이 법원에서의 무효 입증 책임의 기준 (clear and convincing evidence)보다 낮고, 그 진행속도가 빨라서 그간 인기를 얻어 왔습니다. 상기 사건에서 특허권자는 미국 우체국에 대하여 특허 침해에 대한 책임을 물었고, 우체국은 특허 무효심판(covered-business-method review)을 청구하였습니다. AIA

이번 주 미국 대법원은, 그 동안 많은 혼선을 빚어 온, 파산신청자(debtor)가 기존에 허여하였던 상표(trademark) 라이센스를 파산 절차를 진행하면서 거절(reject)했을 경우 상표권 라이센스 계약의 효력에 어떤 영향을 미치는지에 대한 답을 제시했습니다. 상표 라이센스 계약에 따라 사용자(licensee)에게 부여된 권한을 연방 파산법(11 U.S.C. §365(a))에 따라 파산자가 일방적으로 폐지(rescind) 할 수 있는지 여부가 이전에는 불분명했는데, 5월 20일에 나온 Mission Product Holdings Inc. v. Tempnology, LLC판결에서 대법원은 상표권 역시 재산권이므로 파산법에 따라 일방적으로 라이센스 계약에서 부여된 상표권의 효력을 무효화할 수 없다고 판시했습니다. 이번 사건은 스포츠 의류 회사인 Mission

미국 연방대법원에서 특허소송에 관련된 중요한 판결이 하나 나왔습니다. 바로 WesternGeco v. ION Geophysical 사건인데요. 이 사건에서는 특허권에 적용되는 속지주의 원칙의 범위가 과연 어디까지인지가 논점이 되었습니다. 속지주의 속지주의란 한 나라의 법은 어디까지나 그 나라의 국경 안에서만 적용된다는 법의 원칙으로서 국제사회에서 서로 다른 법 체계로 인한 국가 간의 마찰을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 즉, 미국의 연방법은 일반적으로 오로지 미국의 영토 안에서만 법적 효력을 갖는 것이 원칙이고 미국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 위법 행위를 저질렀을 때는 그 나라의 법에 따라 처벌이나 제재를 받는 것이 보통입니다.

미국 연방대법원은 4월 24일 America Invents Act(AIA) 하의Inter Partes Review(IPR) 제도는 합헌이며 IPR를 개시하는 경우 IPR 청구 대상인 청구항 모두에 대해 특허 유무효 여부를 최종 결정에 포함해야 한다고 판결했습니다. 연방대법원은 AIA 하의 IPR 제도는 헌법에 반하지 않으며 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)는 IPR을 통해 이미 등록 받은 특허의 무효 여부를 판단할 수 있다고 판결했습니다. 또한 또다른 판결에서 연방대법원은 PTAB은 IPR 을 개시하기로 결정한 경우 청구권자로부터 IPR이 청구된 청구항 모두에 대해 유무효 여부에 대한 판단을 최종 결정에 포함해야 한다고

지난 1월 14일 미국 대법원은 35 U.S.C. §271(f)의 특허 침해와 이에 따른 손해 배상 여부와 관련하여 연방순회항소법원의 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 결정을 검토하기로 대법원 상고허가신청(certiorari)을 수락했습니다. 대법원은 2006년 Microsoft Corp. v. AT & T Corp와 2017년에 본 블로그에서 설명 드린 바와 같이 Life Technologies Corp. v. Promega Corp.검토를 통해 이미 271(f) 조항과 관련된 쟁점들을 살펴본 바 있습니다. 이번에 대법원에서 판단하게 될 주요 쟁점은 271(f) 조항에 따라 특허 침해가 있다고 판단 되었을때 284 조항에 따라 금전적 손해 배상을 청구할 수 있는지 여부입니다. 271(f)(1) 조항에

2009년에 제정된 바이오시밀러 허가절차에 관련된 법(정식명칭: Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009 (“BPCIA”))이 발효된 후 바이오시밀러 의약품이 곧 시장에 출시가 되고 바이오의약품의 가격이 내려갈 수 있을 것이라고 하는 기대도 있었지만, 현실은 예측했던 대로만 진행되지 않고 그래서 더 흥미진진하기만 합니다. BPCIA는 바이오시밀러 의약품의 허가 (FDA관할)와 특허를 연계시키는 규정을 포함하고 있습니다.  복잡하기 짝이 없는 이 규정을 가능한 간단하게 요약하면, 오리지널 바이오로직의 효과 및 안전성과 관련하여 비슷한 성능을 나타낸다는 것을 보여주는 데이터(biosimilarity)에 근거해서 FDA에 허가신청을 하는 경우, 바이오시밀러 허가신청자는 그 허가신청 및

2012년 9월 16일 발효된 America Invents Act (AIA)의 핵심이 Inter Partes Review(IPR)라는 것에 대한 이견은 없습니다.  미국 특허소송의 지형을 완전히 바꾸어 놓은 입법이자 그에 따른 정책 변화였습니다.  특허 소송의 한 축을 차지하는 특허 무효성 판단을 법원에서 행정부인 미국특허청 (USPTO)으로 옮겨왔다고 해도 틀린 말이 아니기 때문입니다.   그런데 이 IPR 제도가 Oil States Energy Services, LLC v. Green’s Energy Group, LLC 사건을 통해서 그 합헌성이 도전을 받게 되었고, 예고되었던 바, 지난주 11월27일, 미연방대법원이 과연 IPR이 미국 헌법에 반하는 것이 아닌지에 대한 구두심리(Oral Hearing)를 열었습니다.

지난 6월 12일, 대법원은 특허 무효성을 현 Inter Partes Review (IPR)에 의해 미국 특허청에서 결정하는 것이 위헌인지 여부에 대해 대법원 상고허가신청(petition for certiorari)을 허가하였습니다. 분쟁을 적은 비용으로 신속하게 처리할 수 있어 각광받아온 IPR 제도의 존폐 여부를 결정할 이번 사건에 많은 관심이 대법원으로 쏠리고 있습니다. 대법원 상고허가는 지난해 특허심판원 심결로 특허가 무효화된 석유/가스업체 Oil State Energy Service가 특허 무효 결정에 반발, 무효 심판의 위헌성을 제기한 것에 따릅니다. Oil의 주장은 특허권은 개인의 사적 재산권(private property right)에 해당하고, 따라서 정부 기관에 의해 철회될 수

올해 가장 기대를 모았던 특허사건 중 하나로 단연 Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 사건을 꼽을 수 있을 것입니다.  지난 주 미국 연방대법원이 상기 사건에 대한 판결을 내놓았습니다. 본 사건에서의 쟁점은 (i) 특허권자가 특허품 판매 시 제한을 둔 경우 (예를 들면 사용된 잉크카트리지를 다시 충전하여 판매하는 행위를 금지) 이러한 행위에 대해서는 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부, 그리고 (ii) 해외에서 판매된 특허품이 미국 내로 반입되어 유통되는 경우 이에 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부였습니다. 미국 대법원은 상기 쟁점 (i)과 (ii)에 있어

어제인 5월 22일, 미연방대법원이 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대한 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스에 대한 판결을 내렸습니다.  지난 4월4일 블로그에서 2016년 회기 (court session)가 끝나는 6월경에 대법원이 판결을 내릴 것이라고 예상했는데 생각보다 조금 빨리 판결했습니다.  대법원은 TC Heartland의 손을 들어주었는데, 특허침해소송의 venue를, 기존의 특허관련 venue 법령 (statute)인 28 U.S.C. 1400(b)와 대법원의 1957년 판례 (Fourco Glass Co., v. Transmirra Products Corp.)에 근거하여, (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업

연 평균 약 80건의 상고사건을 심리하는 미국 연방대법원(이하 “대법원”)이 2주 연속 특허관련 사건의 Oral Hearing을 하는 것은 아주 드물다고 볼 수 있습니다.  그런데 대법원은 3월 21일에 있었던 특허소진(特許消盡: Patent Exhaustion)에 관한 Lexmark v. Impression 케이스에 이어, 지난 주 월요일(3월 27일)에 미국특허소송에 커다란 파급력을 지닌 또 다른 사건의 Oral Hearing을 열었습니다.  바로 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스입니다. 본 건은 Kraft사가 Delaware 주 연방법원에 설탕보조제(sweetener) 업체인 TC Heartland를 특허침해로 고소하면서 시작되었는데, 피고인 TC Heartland가 소송 Venue를 TC Heartland의 본사가 있는 Indiana주 연방법원으로 이전하려는 motion을

특허침해소송에서 laches(소제기의 태만)을 이유로 침해 방어가 가능한지 여부에 대해 미국 연방대법원의 결정 이 지난 3월 21일 나왔습니다. 결론부터 말씀드리자면 대법원은 연방순회항소법원 전원합의체의 판결을 뒤집고 laches가 침해방어방법으로 이용될 수 없다고 판시하였습니다. 소제기의 태만(laches)이란 소를 제기함에 있어서 부당하고 불리한 지연으로부터 피고를 보호하기 위해 영미 형평법(equity) 상 발달된 것으로서, 흔히 이해하는 “권리 위에 잠자는 자는 그 권리 행사를 허용하지 않는다”는 개념입니다. 소멸시효는 일정 시간동안 권리 불행사가 계속된 경우 그 권리가 소멸되는 법령에 의해 정해진 기간인 반면, laches는 법령에 의해 정해진 것이 아니라 권리자의 권리행사를 제한하는

최근 2017년 2월 22일, 미국 연방대법원은 Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 사건에서 미국 특허법 § 271(f)(1)에 의한 특허 침해에 관한 주요한 법리를 제시하였습니다.  특허 제품의 여러 개의 구성요소들 중 하나의 구성요소를 미국에서 해외로 공급, 해외에서 조립하도록 유도(induce)하는 행위가 해당 조항에 의한 특허 침해를 구성하는 것인지 여부에 관한 것이었습니다. 특허법 § 271(f)(1)은 다음과 같이 규정하고 있습니다. “Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substan­tial portion of the components of a patented

기업이 사는 곳 소송이 있을 때 사건이 어디에서 처리되는지, 즉 어느 법원의 관할구역에 속하는지를 정하는 것을 미국법에서 venue라고 하고 우리말로는 재판적(裁判籍)이라고 합니다. 다시 말해 법적인 분쟁이 있을 때 송사의 장소가 되는 곳이 venue입니다. Venue가 어디냐에 따라 소송의 향방이 결정될 수도 있기 때문에 원고측이나 피고측이나 모두 자신에게 유리한 venue를 확보하는 것이 커다란 쟁점이 되기도 합니다. 예를 들어 형사소송에서는 범죄를 저지른 장소를 기준으로 venue가 정해지는 것이 원칙입니다. 민사소송에서는 일반적으로 법적분쟁의 발단이 된 사건이 발생한 장소나 피고가 거주하는 장소를 기준으로 venue가 결정됩니다. 미국은 50개의

지난 2월 미국 연방순회항소법원은 특허권 소진이론을 쟁점으로 한 Lexmark 사건 에서 전원합의체 판결을 내놓았습니다. 이 사건에서의 쟁점은 (i) 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 미국 내(이하 ‘국내’)에까지 미치는지 여부와 (ii) 특허권자가 특허품 판매이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부였습니다. 먼저, 첫 번째 쟁점에 대하여, 2001년 연방순회항소법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 해외 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 국내 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 국내에서의 특허품 판매는 특허권 침해를 구성한다고 판시한 적이 있습니다. 반면, 2013년 대법원은 저작권의 국제적 소진을 다룬 Kirtsaeng사건에서, 해외에서