이번 주 미국 대법원은, 그 동안 많은 혼선을 빚어 온, 파산신청자(debtor)가 기존에 허여하였던 상표(trademark) 라이센스를 파산 절차를 진행하면서 거절(reject)했을 경우 상표권 라이센스 계약의 효력에 어떤 영향을 미치는지에 대한 답을 제시했습니다.

상표 라이센스 계약에 따라 사용자(licensee)에게 부여된 권한을 연방 파산법(11 U.S.C. §365(a))에 따라 파산자가 일방적으로 폐지(rescind) 할 수 있는지 여부가 이전에는 불분명했는데, 5월 20일에 나온 Mission Product Holdings Inc. v. Tempnology, LLC판결에서 대법원은 상표권 역시 재산권이므로 파산법에 따라 일방적으로 라이센스 계약에서 부여된 상표권의 효력을 무효화할 수 없다고 판시했습니다.

이번 사건은 스포츠 의류 회사인 Mission Product Holdings Inc. (“Mission”)가 Coolcore이라는 상표를 Tempnology LLC로 부터 라이센스를 받은 것으로부터 시작됩니다. Tempnology는파산 신청을 하게 되고, 파산절차시 Mission에게 허여한 상표권 라이센스를 거절합니다.

일반적으로, 파산 절차시 파산신청자는 파산법에 따라 아직 진행이 완료되지 않은 계약 (executory contract)을 거절 (reject)할 수 있다는 명시하고 있습니다. 이는 파산신청자가 존재하는 계약에 따른 의무에서 자유로워질 수 있도록 해주는 제도입니다.

First Circuit(연방 제1순회고등법원)은, 파산법에 따라 Tempnology에게 Mission에게 허여한 상표권 라이센스를 거절할 자격이 있다고 판단했습니다. First Circuit은, 상표권 라이센스를 받은 당사자가 상표를 계속 사용할때 이러한 상표 사용을 상표권자가 이를 감시해야 하는데 이런 책임을 지우지 않으려는 것이 파산법의 목적이라는 점을 확인하면서, 상표권자가 상표 라이센스를 거절할 경우 라이센스를 받은 사용자는 더 이상 상표를 사용 할 수 없다고 판단했습니다. Mission은 이런 결정에 대해 대법원에 항소를 신청했습니다.

하지만, First Circuit과 달리 Seventh Circuit(연방 제7순회고등법원)은, 상표권자가 파산을 신청한 경우에도 상표권 라이센스를 허여받은 자가 상표를 계속 사용할 수 있다고 판단해왔습니다. 이러한 법리의 차이는, 파산법이 특허권, 저작권, 그리고 다른 지적재산권에 대해서는 파산신청자가 파산절차시 거절을 할 수 없다는 예외 조항을 두고 있는데 이에 대한 해석을 달리하며 빚어졌습니다. 다시 말하면, 이 파산법 거절의 예외 조항이 구체적으로 “상표권”을 명시하지 않고 있는 바, 이 것이 의도적으로 상표권을 제외한 것인지, 아니면 이 예외 조항이 포괄적으로 모든 형태의 지적재산권 에 적용되며 몇가지 예(특허권과 저작권)를 제시한 것인지에 대한 해석을 달리 한 것입니다.

대법원은 이에 대해 파산법이 상표권을 명시하지 않은 점이 상표권을 예외 조항에 포함하지 않는것으로 볼 수는 없다고 판단하며 상표권의 경우에도 파산절차시 파산신청자가 상표권 라이센스를 거절하더라도 상표권 계약의 효력이 유지되며 상표권 라이센스를 받은 사용자는 상표권자인 파산신청자의 거절 이후에도 상표권을 계속 사용 할 권리가 있다고 판단했습니다.

그 동안 많은 혼선을 빚어온 파산시 상표권 계약의 효력에 대한 명확한 법리를 제시한 이번 대법원 판결로 향후상표권에 대한 라이센스를 받을 경우 상표권자의 파산으로 급작스럽게 상표권 라이센스를 잃게 될 우려에서 벗어나 안심하고 상표권 라이센스 계약을 체결할 수 있게 되었습니다.