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미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (이하 PTAB))에 특허무효심판(Inter partes review (이하 IPR))을 개시하기 위해선 IPR 청원서에 제기 된 적어도 하나의 청구항(claim)에 대해 청구인이 우세할 가능성이 있는지 여부를 고려합니다.[1] 본 IPR에서 PTAB은 특허의 청구 언어가 불명확(ambiguous and unclear)하고 청구인의 특허 무효 근거를 평가하기 불충분하다며 35 U.S.C. § 314(a)에 따라 IPR 개시를 거부하였습니다. Uniloc은 미국 특허 7,016,676 (이하 ‘676 특허)를 보유하고 있으며, Microsoft, Google, Verizon 및 AT&T에 대해 별도로 특허 침해 소송을 제기한 상태입니다. Microsoft는 Uniloc이 제기한 두 건의 특허 침해

발명의 구성요소를 물리적 구조나 재료 등의 직접적 구성요소가 아니라 그 구성요소에 의해 나타나는 기능, 효과 등으로 표현하는 경우가 있습니다. 이와 같이 특허청구항이 구조적인 구성이 아니라 그 구성을 이루는 기능으로 설명하는 경우를 기능적 한정요소(functional limitation)라고 합니다. 특허심사지침서(the Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 2173.05(g)에서 아래와 같이 기능적 한정요소의 사용을 허용하고 있습니다. ”There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper.” 하지만 청구항의 권리범위를 해석함에 있어 기능적

미국 특허청구항을 들여다보면, 늘상 보게 되는 단어가 wherein입니다. 이는 앞서 명시된 청구항 구성요소를 더 추가적으로 설명하기 위해 종종 사용됩니다. 미국 특허법에서는 이를 wherein clause 라고 일컫습니다. 그렇다면, 이러한 wherein clause는 청구범위를 해석함에 있어서 어떻게 고려될까요? 판례는 방법청구항의 경우, wherein clause가 방법청구항의 구체적인 스텝을 실행함에 따른 결과를 단순히 묘사함에 불과한 경우, 이를 청구범위 해석시 고려하지 않는다고 판시하고 있습니다. 지난 달 연방순회항소법원에서는 녹내장 치료방법 청구항에 기재된 wherein clause의 해석이 문제가 되었습니다. 상기 발명의 특징은 종전에 0.2% w/v brimonidine tartrate를 녹내장 치료를 위해 하루 3번 복용하던

이번달 미국 연방순회항소법원은 Continental Circuits LLC v. Intel Corp에서 아리조나 지방법원의 청구항 해석이 잘못됐다며 취소 환송 (vacate and remand) 시켰습니다. 특히 연방순회항소법원은 지방법원의 청구항 해석은 명세서의 내용을 부적절하게 적용(incorporate)했기 때문에 잘못된 해석이라고 판시했습니다. Continental은 치아와 유사한 다층 전기 구조와 이를 형성하는 기술에 대한 7,501,582 특허를 비롯한 유사한 특허들에 대한 특허 침해를 주장하며 Intel에 소송을 제기했습니다. ’582 특허는 명세서에 다층 전기 구조를 형성할 경우 고온으로 인해 갈라짐을 비롯한 문제가 발생하는데 이를 해결하기 위해 최적의 실시례(best mode)로 “slowed and/or repeated etching”을 설명하며 “single

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약

미국 특허실무상 물건(Product) 발명을 제조방법(process)을 통하여 기술하는 Product-By-Process 청구항 (이하, “PBP 청구항”)은 원칙적으로 특허성을 판단함에 있어 제조방법을 고려하지 않고 물건이 지니는 구조만을 고려하게 됩니다. 다만 PBP 청구항에 기재된 제조방법이 최종적으로 제조되는 물건에 뚜렷이 구별되는 구조적 특징을 부여할 것이 예상되는 경우라면, 이러한 제조방법이 암시하는 구조적 특징을 특허성 판단 시 고려하게 됩니다. 2018년 2월 8일에 판시된 연방순회항소법원 사건(In Re Nordt Develpment Co., LLC)에서는 무릎보호대를 기술함에 있어 사용된 “사출 성형된(injection molded)” 이라는 한정의 해석이 쟁점이 되었습니다. 먼저 상기 한정은 심사과정 중 물건발명(무릎 보호대)을 기술함에

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Outdry Techs. v. Geox 사건에서 청구항 해석과 선행기술 결합에 관한 동기의 문제를 다루었습니다. 미국 특허청의 심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)은 특허권자 Outcry Technologies Corp.(이하 “Outcry”)의 가죽 방수처리에 관한 미국 특허 제 6,855,171호(이하 “‘171 특허”)가 자명성을 이유로 무효라고 심결하였고 항소법원은 이 결정을 두 가지 측면에서 살펴 보았습니다. 먼저 청구항 해석의 적법성을 알아 보았는데 ‘171 특허의 내용은 다음과 같았습니다. 1. A process for waterproofing leather (1), comprising directly pressing on an internal surface of the

출원 과정에서 출원인이 권리를 포기한 부분이 있다면 등록 이후 청구항 발명을 해석할 때 다시 포함시킬 수 없다는 청구항 해석 원칙이 있습니다. 바로 출원경과의 권리포기 원칙(Doctrine of Prosecution Disclaimer)으로서 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙과 괘를 같이 합니다. 즉, 출원 과정에서 수행한 출원인의 행위와 모순되는 주장을 특허소송에서 하는 것을 금지하는 것입니다. 출원경과의 권리포기 원칙은 출원인이 행한 청구항 보정 뿐만 아니라 특허성을 설명하기 위해 제시한 의견내용에도 적용이 됩니다. 출원인이 권리를 포기한 것으로 인정하기 위해서는 출원 과정에서 제출한 진술이 명료하고 착오가 없는 권리포기(clear and unmistakable disclaimer)일

지난 2월 28일 연방순회항소법원은 Los Angeles Biomedical Research Institute (LAB) 특허8,133,903에 대한 두 건의 무효심결 취소의 소에 대하여 판결을 내렸습니다. 상기 두 건의 무효심판은 Eli Lilly에 의해 청구되었으며, 각각 선행문헌을 달리하여 무효사유가 구성되었었습니다. 첫 번째 무효심판에 대해서는 비자명성 결여를 사유로 한 무효심리가 개시되었으며, 특허심판원은 비자명성 결여로 특허는 무효라는 심결을 하였습니다. 두 번째 무효심판에 대해서는 신규성 흠결을 사유로 한 무효심리가 개시되었으며, 특허심판원은 신규성 흠결 사유는 인정되지 않는다는 심결을 하였습니다. 첫 번째 무효심판에 대해서는 특허권자인 LAB이, 두 번째 무효심판에 대해서는 심판청구인인 Eli Lilly가

MPHJ의 미국 특허 8,488,173(이하 “‘173 특허”)은 종래의 복사기에서 종이를 삽입하면 단순히 복사가 되는 대신에 다른 장소에 있는 또 다른 복사기로 복사가 되도록 하는 기술을 다루었으며 최우선일이 무려 20여 년 전인 1997년까지 거슬러 올라가는 오래된 기술이었습니다. 또한 이 기술을 소프트웨어로 구현한 “가상 복사기”를 일반 컴퓨터에 실행하면 아무 PC에서나 GO 혹은 START 버튼 하나만 눌러서 자동으로 다른 기기 혹은 인터넷으로 복사를 하는 것이 가능했습니다. ‘173 특허의 도면 28 복사기 제조사인 리코(Ricoh), 제록스(Xerox), 렉스마크(Lexmark) 등은 ‘173 특허를 무효화하기 위하여 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 D’Agostino v. MasterCard 사건에서 청구항 해석 기준 중 하나인 최광의(最廣義)의 합리적 해석(broadest reasonable interpretation)의 올바른 적용 방법을 보여 주었습니다.  미국특허법 하에서는 청구항을 해석하는 두 가지 기준이 있는데, 침해소송 및그에 대응하는 항변으로서의 무효소송을 다루는 법원에서는 Phillips 사건에서 정리된 소위 통상적 의미(ordinary meaning)의 기준이 적용되고, 출원의 심사과정 혹은 심판원에서의 재심사나 IPR 절차에서는 최광의 합리적 해석 기준이 적용됩니다. 신용카드 결제 시 판매자에게 신용카드 번호가 노출되는 것을 방지함으로써 보안을 향상시키는 발명에 관한 7,840,486 특허와 8,036,988 특허의 특허권자인

지난 한 해 동안 숨가쁘게 진행된 많은 특허 사건들이 있었습니다. 이들 중 향후 특허 시스템의 판도를 가르는 중요한 대법원 및 연방항소순회법원 판례들 중 몇 개를 골라 정리해 보고자 합니다. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 미국 대법원은 지난 6월 13일 만장일치로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했습니다. 즉, 기존의 “씨게이트 (Seagate)” 사건에서 제시한 판단 기준을 낮춘 것입니다. 미국 특허법 제284조에 의하면, 고의적 특허침해에 대해 징벌적으로 손해 배상 금액을 세 배까지 할 수 있습니다. 기존 씨게이트 판단 기준 하에서는, 징벌적 손해배상을 적용하려면

등록특허의 청구범위에 기재된 용어(이하 ‘청구항 용어’)는 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석됩니다. 이와 달리 해석되는 경우는 2가지가 있습니다. 첫 번째는 청구항 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우입니다. 두 번째는, 명세서 또는 출원경과에 비추어 볼 때, 청구항 용어의 의미를 제한 해석해야 하는 경우입니다. 지난 10월 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Poly-America, L.P., v. API Industries, INC. 사건에서는, 두 번째 경우가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 특허발명은 쓰레기 봉투에 관한 것으로서, “짧은 밀봉부”라는 청구항 용어의 해석이

35 U.S.C. § 112(b) 미국 특허법은 청구항이 발명을 명확하게 한정할 것을 요구합니다. 35 U.S.C. 112 SPECIFICATION. (b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. 즉 § 112(b)에 의하면 특허청구항은 발명자 혹은 공동발명자가 발명이라 주장하는 바를 특정하여 지칭하고(particularly point out) 뚜렷하게 청구(distinctly claim)해야 합니다. 좀 더 쉽게 풀어 이야기하자면 청구항은 읽는 사람으로 하여금 발명의 내용이 정확히 무엇인지를 알 수 있게 해야 한다는 의미입니다. 특허가 보호하는