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미국 특허법에서 발명은 발명의 착상(conception of the invention)과 발명의 구체화 (reduction to practice), 두 단계 절차로 이루어집니다. 여기서 발명의 착상이란 발명을 구성하는 모든 구성요소가 발명자의 머리 속에 자리잡은 상태를 의미합니다. 발명의 구체화는 발명을 실제로 만들어 내거나 (물건발명의 경우 프로토타입 제조, 방법발명의 경우 방법의 실시; actual reduction to practice), 특허출원 (constructive reduction to practice)을 통해 이루어지게 됩니다. 발명자가 되기 위해서는 반드시 발명의 착상에 기여해야하며, 발명의 구체화에만 개입한 경우 발명자로 보지 않습니다. 따라서, 물건발명을 제조하기 위하여 고용된 테크니션, 논문의 저자로 기재되어 있으나 발명의

지난 2019년 2월 22일, 미국 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)은 발명주체(Inventorship)에 관한 판결을 내렸습니다. 본 사건의 배경은 이렇습니다.  Frantisek Hrabal(이하 “Hrabal”)은 체코(Czek Republic)에 있는 코다社(CODA Development S.R.O.)의 CEO이자 자체 팽창 타이어 (Self-Inflating Tire Technology) 기술 발명가입니다.  2008년, 세계 3위 타이어업체인 굿이어(Goodyear)는 코다의 SIT기술에 관심을 보이며 회의을 주선하였고, 회의가 열리기 전, 양쪽 관계자들은 회의에서 SIT기술 개발과 관련된 비공개 정보의 사용을 제한하는 계약(nondisclosure agreement)을 체결하게 됩니다. 그리고 2009년 1월 15일, Hrabal은, 굿이어의 연구개발담당 대표인 Robert Benedict(이하 “Benedict”)를 포함한 굿이어 관계자들과 첫 회의에 참석하였고 코다의

AIA 개정 이전 미국 특허법 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항은 발명자가 아닌 사람은 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있어, 발명자가 적법하게 명시되어 있지 않은 특허출원은 거절되어 왔습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허법은 상기 조항을 삭제하였지만, 발명자가 적법하게 명시되지 않은 특허출원은 AIA 35 U.S.C. 101조 규정(“Whoever invents or discovers . . . may obtain a patent therefor”)에 의해 거절되도록 상기 법리를 유지하고 있습니다. (MPEP 2157참조). 따라서 발명자를 적법하게 명시하는 것은 AIA 개정 이전은 물론 개정 이후에도 여전히 중요한 특허요건에 해당합니다. 최근 미국연방순회항소법원은 In

미국 특허법상 공동 특허권자는 특허침해의 소를 함께 제기하여야 청구인 적격(standing)을 만족 시킬 수 있습니다. 따라서 발명자가 다수인 경우, 회사가 발명자 모두에게서 특허받을 수 있는 권리를 양도(assignment) 받지 않았다면 해당 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 발명자로부터 권리를 양도 받은 회사가 공동 특허권자가 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 권리를 양도하지 않은 발명자와 회사가 공동으로 침해의 소를 제기하여야만 청구인 적격을 만족시킬 수 있습니다. 2018년 1월 11일, 미국연방순회항소법원은 상기와 관련된 사건을 다루었습니다(Advanced Video Technologies LLC v. HTC). 해당 사건에서 특허침해소송 청구인의 특허는 A,

미국 특허법상, 발명가는 출원 발명의 진정한 발명가임을 선언해야합니다. 등록 특허의 진정한 발명가가 누락되었거나 발명인이 아닌 사람이 발명가로 기재되어 있고 그 기재가 정정되지 않으면 특허 무효 사유가 될 수 있습니다. 따라서 출원 특허 및 등록 특허가 유효하기 위해서는 발명가의 이름을 정확하게 기재하는 것이 매우 중요합니다. 발명가의 지위를 가지기 위해서는 청구항 별로 발명가의 공헌을 판단하게 되며, 청구항 특허 발명에 대해 완전하고 작동가능한(complete and operative) 착상을 할 것이 요구됩니다.  만약 특허 발명의 발명가 기재에 오류가 있는 경우, 특허 출원 단계에서는35 U.S.C. 116조에 의해서, 등록