지난 2019년 2월 22일, 미국 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)은 발명주체(Inventorship)에 관한 판결을 내렸습니다.

본 사건의 배경은 이렇습니다.  Frantisek Hrabal(이하 “Hrabal”)은 체코(Czek Republic)에 있는 코다社(CODA Development S.R.O.)의 CEO이자 자체 팽창 타이어 (Self-Inflating Tire Technology) 기술 발명가입니다.  2008년, 세계 3위 타이어업체인 굿이어(Goodyear)는 코다의 SIT기술에 관심을 보이며 회의을 주선하였고, 회의가 열리기 전, 양쪽 관계자들은 회의에서 SIT기술 개발과 관련된 비공개 정보의 사용을 제한하는 계약(nondisclosure agreement)을 체결하게 됩니다.

그리고 2009년 1월 15일, Hrabal은, 굿이어의 연구개발담당 대표인 Robert Benedict(이하 “Benedict”)를 포함한 굿이어 관계자들과 첫 회의에 참석하였고 코다의 SIT기술과 관련된 비밀 정보를 회의에서 굿이어와 공유하였습니다.  그러나 굿이어 관계자들은 이전 실패한 Cyclone기술을 근거로 회의론을 표명하지만 코다와 지속적으로 논의할 것을 합의합니다. 그로부터 몇 달 후, 굿이어는 코다에게 두 번째 회의 요청을 하였고, 2009년 6월 15일, 코다는 Benedict와 그의 팀원들에게 코다의 SIT기술의 프로토타입을 검토할 수 있도록 허용합니다.  그 과정에서 Benedict는 그의 팀원들과, 코다의 관계자들 없이 프로토타입 검토를 요청하였고, 코다의 관계자들이 없는 자리에서 코다의 허락없이 프로토타입의 사진을 찍어둡니다. 두 번째 회의 이후, 코다는 굿이어로부터 더 이상 연락을 받지 못했고 코다는 굿이어가 코다의 SIT기술에 더 이상 관심이 없다고 간주하게 됩니다.

그러나 2009년 12월 굿이어는 코다가 모르는 사이에 “Self-Inflating Tire Assembly”라는 제목의 특허를 출원했으며, 2011년10월에 미국특허 제 8,042,586호 (‘586 특허)로 등록되었습니다. 또한 2012년부터 2015년까지 굿이어는 SIT기술과 관련된 팽창 타이어에 사용되는 펌프 및 기타 장치의 조립을 위한 어셈블리 및 방법의 11개의 다른 특허 (“Alleged Jointly Invented Patents”)들을 등록하게 됩니다.

이러한 사실을 알게 된 코다는 2015년 8월 9일 연방지방법원 오하이오 북부지원에 소장을 제출하여 굿이어를 고소하면서, Hrabal의 이름을 ‘586 특허에 추가하고 등록된 ‘586 특허에서 Benedict와 Robert Losey(이하 “Losey”)를 발명가에서 제외시킬 것을 요구합니다. 또한, 코다는 굿이어가 등록한 11개의 다른 특허들에 Hrabal의 이름을 발명가에 추가할 것도 요구합니다. 이에 대하여, 굿이어는, 코다가 상기한 특허들의 출원인인 굿이어의 연구에 기인하지 않았고 발명의 착상이나 공동 착상이 뒷받침되지 않는다고 주장하며 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure)의 12(b)(6)항에 따라 소송 각하(motion to dismiss[1])를요청합니다. 추가로 굿이어는 2008년 11월에 발행된 Hrabal의 기고문(article)이 이미 코다가 비밀이라고 주장하는모든 내용을 공개했다고 주장합니다.

이에 대하여, 오하이오 연방지방법원은 굿이어의 각하 신청을 받아들여 소송을 각하하고, 그 이유로 Hrabal이 ‘586 특허의 유일한 발명자라는 증명이 부족하고, 굿이어가 두 번째 회의 이후 코다와 교류를 중단했다는 사실에 의거하여 굿이어에게 등록된 11개의 다른 특허 기술들에 Hrabal이 기여하지 않았다고 결론지으면서, Hrabal을 발명자로 추가 할 수 없다고 판결하였습니다.

그러나, 연방순회항소법원은 연방지방법원의 판결과 반대로 코다의 손을 들어주었습니다.  연방순회항소법원은 SIT기술에 대한 굿이어의 사전 실패와, 두 차례의 대표 회의를 굿이어가 마련했으며, 굿이어의 SIT 기술과 관련된 연구개발 대표인 Benedict가 이 회의들에 참석했다는 점을 중요시 여기면서, 소송이 연방민사소송규칙 12(b)(6)항에 따라 각하될 수 없다고 판단하였습니다.  또한, 두 번째 회의에서 Benedict와 그의 팀이 코다의 허락없이 프로토타입의 사진을 찍었고, 그 후 코다에게 아무런 연락을 취하지 않았으며, 그 기간에 특허 출원 등록을 했다는 점이 코다의 발명자 수정 주장의 타당성을 뒷받침한다고 결론 지었습니다. 법원은 이러한 사실이 Hrabal이 ‘586 특허 발명 기술을 착상하였다는 추측을 뒷받침하고 Hrabal이 굿이어의 다른 11개의 특허에 각각 적어도 하나의 청구항에 대한 개념에 기여했을 것이라고 판결하였습니다.[2]

본론에서 깊게 다루지 않았으나, 이번 판결에서는 발명가가 SIT기술 개발과 관련된 비공개 정보의 사용을 제한하는 계약을 회의전에 굿이어와 체결했다는 것에 어느 정도의 의미를 둔 듯 합니다. 또한 굿이어가 적극적으로 코다의 SIT기술 정보를 모색했다가, 두 번째 회의 이후 코다와 거리를 두었다는 점도 유의할 만한 점입니다. 이러한 점들을 고려하여 발명가와 투자자들은 기술정보 교류에 신중을 기해야 할 것으로 보입니다. 적어도, 비공개협정(nondisclosure agreement)을 체결하는 것은 기본일 듯 합니다.

[1]  “To survive a motion to dismiss, a complaint must contain sufficient factual matter, accepted as true, to ‘state a claim to relief that is plausible on its face.’”  Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (quoting Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007)).  “Determining whether a complaint states a plausible claim for relief will … be a context-specific task that requires the reviewing court to draw on its judicial experience and common sense.”  Id. at 679.

[2] “[T]o be a joint inventor, an individual must make a contribution to the conception of the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention.”  See Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1471 (Fed. Cir. 1997).  He or she need not “make the same type or amount of contribution” to the invention nor contribute to every claim—a contribution to one claim is enough.  Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998).