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미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (이하 PTAB))에 특허무효심판(Inter partes review (이하 IPR))을 개시하기 위해선 IPR 청원서에 제기 된 적어도 하나의 청구항(claim)에 대해 청구인이 우세할 가능성이 있는지 여부를 고려합니다.[1] 본 IPR에서 PTAB은 특허의 청구 언어가 불명확(ambiguous and unclear)하고 청구인의 특허 무효 근거를 평가하기 불충분하다며 35 U.S.C. § 314(a)에 따라 IPR 개시를 거부하였습니다. Uniloc은 미국 특허 7,016,676 (이하 ‘676 특허)를 보유하고 있으며, Microsoft, Google, Verizon 및 AT&T에 대해 별도로 특허 침해 소송을 제기한 상태입니다. Microsoft는 Uniloc이 제기한 두 건의 특허 침해

Diebold Nixdorf(이하 “디볼드”)는 현금지급기 조립생산을 위하여 해외에서 부품을 조달하였으나 이 부품이 노틸러스 효성 아메리카의 미국 특허 제 8,523,235호(이하 “‘235 특허”의 일부 청구항을 침해한다는 이유로 관세법(Tariff Act of 1930) 제 337 조를 근거로 하여 미국 국제무역위원회(ITC)의 제재를 받았습니다. 이에 디볼드는 ITC의 결정에 불복을 하였고 ‘235 특허 청구항의 “cheque standby unit(수표 대기 유닛)”이란 용어가 불명확(indefinite)하여 무효라고 주장했습니다. 이 이슈는 결국 미국 연방순회항소법원까지 올라와 Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC 사건에서 다투어졌습니다. 235 특허의 제 1 청구항에는 다음과 같은 내용이 기술되어 있었습니다. a cheque standby unit placed in the

특허 출원 심사 과정 또는 특허 침해 소송 과정에서 선행 문서로 인한 거절 또는 무효 여부에 대한 논의와 함께 자주 문제가 되는 사항은 35 U.S.C. §112(b) (pre-AIA § 112, ¶2)에 따라 청구항의 불명확성으로 인한 심사 중인 청구항의 거절 또는 특허를 받은 청구항의 무효 결정입니다. §112(b) 조항은 아래 제시된 바와 같이 “명확성(definiteness)”이라는 용어 자체를 사용하지는 않습니다. 하지만 당업자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)” 하다는 이유로 §112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나

35 U.S.C. § 112(b) 미국 특허법은 청구항이 발명을 명확하게 한정할 것을 요구합니다. 35 U.S.C. 112 SPECIFICATION. (b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. 즉 § 112(b)에 의하면 특허청구항은 발명자 혹은 공동발명자가 발명이라 주장하는 바를 특정하여 지칭하고(particularly point out) 뚜렷하게 청구(distinctly claim)해야 합니다. 좀 더 쉽게 풀어 이야기하자면 청구항은 읽는 사람으로 하여금 발명의 내용이 정확히 무엇인지를 알 수 있게 해야 한다는 의미입니다. 특허가 보호하는