Apple Logo Telephone, 1985 (National Archives)

미국출원 후 방식 심사 과정 중에 혹은 특허등록결정서를 받은 이후에 도면에 결함이 있는 것을 이유로 하여 대체 도면 (replacement drawings)의 제출을 요구하는 통지서를 받고 당황하신 경험이 있을겁니다. 미국 특허출원의 심사 절차 중에 도면은 다음 세 단계에서 검토됩니다.

(a) 출원 후 즉시 행해지는 방식심사 과정

(b) 실체 심사 과정

(c) 특허사정결정서가 통지된 후 프린터 (즉, 등록특허를 발행하는 부처)에 의한 검토.

(a)와 (b)는 도면의 방식과 이미지 품질을 심사하는 것이고, (b)는 명세서에 기재되어 있지만 도면에 해당 요소가 빠져 있거나 (그 반대의 경우 포함), 도면에 포함된 요소와 명세서에 설명된 요소의 참조번호가 일치되지 않는 등의 보다 실체적인 측면을 주로 심사합니다.  하지만 실체 심사과정 중에도 도면의 방식이나 이미지 품질에 대한 거절 (objection)이 나올 수 있습니다.

경험상으로는 위 각 단계에서 도면을 검토하는 심사관에 따른 차이가 종종 발견됩니다.  그래서 방식 심사 과정이나 실체 심사 과정 중에 거절이 되지 않았거나, 혹은 거절을 받아 도면을 다시 제출하여 거절을 극복하고 특허사정결정서를 받은 후에도, 프린터에 의해 재차 도면을 다시 제출하라고 하는 통지서가 송부되는 경우도 있습니다.

도면이 거절(objection)되는 가장 흔한 경우의 예로 다음을 들 수 있습니다:

1. (1) 도면의 해상도가 떨어지거나 글씨가 너무 작은 경우
2. (2) 한 라벨 아래에 여러 개의 서브도면을 포함시키고 서브도면에 라벨을 붙인 경우.  예를 들면, FIG. 1으로 라벨을 한 후 두개나 그 이상의 서브도면을 (a), (b), (c) 등으로 라벨링 한 경우
3. (3) 도면 페이지의 라벨과 실제 도면의 방향이 상이한 경우
4. (4) 도면의 라벨링과 명세서중 도면의 간단한 설명에서의 언급이 일치되지 않는 경우. 예를 들어 도면엔 FIG. 1A, FIG. 1B등으로 라벨링을 정확히 했으나 도면의 간단한 설명에서는 “FIG. 1 shows a diagram …..  (A) is a …. and (B) is …… .
5. (5) 도면에 아미노산 서열이나 염기서열이 포함되어 있는데, 그 서열의 SEQ ID NO:가 해당 도면이나 명세서 중 도면의 간단한 설명 섹션에 기재되지 않은 경우.

최근에 각종 분석기계에 의해 제공되는 분석결과나 많은 데이터를 그래프화하면서 여러 다른 색깔을 이용하여 도면을 제작하는 경우를 종종 발견합니다.  미국출원에서는  칼라 도면이 원칙적으로 허용되지 않기 때문에, 흑백으로 바꾸어 제출하게 됩니다.  문제는 흑백 도면에서는  칼라 도면의 밝은 색이나 비슷한 색깔들이 구분이 되지 않거나 거의 보이지 않게 된다는 점입니다.  게다가 미국특허청에 전자출원을 하는 과정 중에 흑백도면의 해상도가 급격히 떨어지게 되어, 도면을 읽을 수 없게 되고, 도면의 거절(objection)이 여러 번 나오게 되는 경우도 생길 수 있습니다.

따라서, 불필요한 도면의 거절을 피하기 위하여는, 가능한 칼라를 사용하지 않거나 사용한다면 짙은 색깔을 사용하는 것이 바람직하면, 가능한 한 쪽의 페이지에 하나의 도면이 적당히 큰 크기로 포함되도록 준비하는 것이 필요합니다.  물론 이때 출원서의 총 페이지 (명세서+클레임+요약서+도면)가 100을 넘으면 매 50페이지마다 추가적인 관납료를 제출하여야 하므로, 이를 감안하여 도면을 배치하면 됩니다.

한편, 흑백 도면으로는 발명을 제대로 설명할 수 없는 예외적인 경우에 한하여 칼라 도면이 허용되는데, 이때에는color drawing petition, fees, 그리고 명세서에  칼라도면이 포함되어 있다고 하는 statement를 기재하는 보정을 함께 하여야 합니다.   그리고 최근 미국특허청에서는, PCT 출원의 국내단계 진입으로 된 출원 혹은 bypass continuation 출원 들에 대해,  PCT 출원은 칼라도면을 허용하지 않으므로, 이런 미국출원에 대하여 칼라도면을 제출하는 것은 신규사항의 도입에 해당하고 따라서 칼라도면 petition을 허용하지 않도록 하고 있습니다.  따라서, 명세서에서 발명을 칼라도면을 기초로 하여 설명을 하고 있는 경우 등 칼라도면이 반드시 필요한 경우, PCT 출원의 국내단계 진입 출원은 CIP 출원으로 하여야 합니다.   물론 파리조약에 근거하여 우선권 주장을 하며 non-provisional 출원을 하는 경우, 혹은 provisional 출원을 하는 경우에는 칼라 도면을 제출하며 petition을 제출할 수 있습니다.