특허침해 소송은 대부분이 배심원 재판으로 침해 여부가 결정됩니다 [1]. 그렇다고 해서 소송 과정에서 다루어야 할 모든 중요한 이슈들이 배심원 판단으로 결정되지는 않습니다. 사실 배심원은 소송의 마지막 단계에서 선임되어 특허침해나 특허의 유무효를 판단할 뿐입니다. 어쨋건, 미국 소송(특허침해 소송 포함)에서는, 어떤 사항의 사실관계 여부(question of fact)가 배심원 판단 영역인 반면, 법적인 이슈(question of law)는판사가 판단한다는 것은 주지하는 바입니다. 배심원이 판단한 사실관계에 판사가 법을 적용하거나, 판사가 판단한 법적인 기준에 의해 배심원이 사실관계를 판단한다는 것입니다. 그래서, 특허침해 소송에서는, 모두가 잘 알고 있듯이, 청구항 해석(claim construction)은 판사가 하고, 이에 근거하여 배심원이 특허침해 여부를 결정하는 것이지 요. 특허 청구항의 유무효 판단도 마찬가지입니다.

특허침해 소송에서, 어떠한 이슈가 판사가 판단해야 할 question of law 인지, 아니면 배심원이 판단하는 question of fact 인지와 관련하여, 지난주(2020년 8월 4일)에 나온 연방순회법원(Court of Appeals and Federal Circuit: 이하 “CAFC”)의 표준특허침해 소송 판례를 하나 소개해드립니다. 일본의 특허전문회사 IP Bridge와 중국의 대형 IT 회사인 TCL Communication간의 표준특허침해 소송입니다.

2019년 4월 델라웨어 연방지방법원에서, IP Bridge는 TCL의 스마트기기들이 IP Bridge의 4G/LTE 표준필수특허(Standard Essential Patents: 이하 “SEP”)를 침해했다는 판결을 받아내었습니다 . 이에 불복하여 TCL이 CAFC에 항소하였는데, 쟁점은 침해주장 특허의 표준필수 적합성(standard-essentiality)을 누가(판사와 배심원중에서) 판단하느냐는 것이었습니다.   결론부터 먼저 말씀드리면, 이것은 배심원 판단사항이라고 CAFC가 판결하면서, TCL의 패소가 확정되었습니다.

항소심에서, TCL은 표준필수 적합성이 청구항 해석의 영역이므로, 배심원이 아닌 판사가 IP Bridge 특허들의 표준필수 적합성을 판단했어야 한다면서 델라웨어 법원판결이 잘못되었다고 주장했습니다.   이러한 주장의 근거로 TCL은 Fujitsu Ltd. V. Netgear Inc., 620 F.3d 1321 (2010) 판례를 인용하였습니다. 그 이유는, Fujitsu 판결문에서 CAFC가 언급하기를, 연방지방법원(판사)이 청구항들(claims)을 해석하고 그 청구항들이 표준 적용제품을 커버하는지를 판단한다고 했기 때문입니다.

그러나, CAFC는 TCL이 인용한Fujitsu 판례는, 배심원이 사실관계를 판단할 중요한 이슈가 없었던 약식판결(Summary Judgment)의 경우였기 때문에, 법원(판사)이 위와 같은 언급을 했었고, 이러한 언급은 단순히 특허침해 소송의 첫단계가 청구항 해석이라는 점을 분명히 하기 위함이었다면서, TCL의 주장을 받아들이지 않았습니다. 이에 더하여, CAFC는 Fujitsu 판결문에서 인용된 Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (2004) 판례도 표준필수 적합성이 배심원이 판단할 question of fact라고 했음을 강조했습니다. 나아가, CAFC는 또 표준특허침해 소송의 경우, 피소 제품의 표준필수 적합성 판단은 그 제품의 표준특허 침해 여부를 판단하는 영역이므로, 침해여부 판단 이전 과정인 청구항 해석시에 판사가 표준필수 적합성을 판단하는 것은 이치에 맞지 않다고 밝혔습니다.

마지막으로, CAFC는 본 건의 경우, 해당 특허들이 표준필수 특허인지 아닌지에 대한, 즉, 중요한 사실관계에 상당한 이견이 있었던 바, 표준필수 적합성 판단을 배심원이 하는 것이 맞다고 판결했습니다.

본 건은 사실 특별히 새로운 판례를 제시한 것 같지는 않습니다만, 표준특허들을 많이 보유한 국내 특허권자들에게는 유리한 판례임에는 분명합니다. 아무래도, 특허에 전문적인 판사나 법원서기들(clerks) 보다는 배심원들이 표준 적합성 설득에 더 용이할 것으로 보이기 때문입니다.

*** 한편, 이번 IP Bridge v. TCL 판결에서 CAFC는 Fujitsu 케이스의 올바른 해석은, 어떤 특허가 표준의 필수적인 부분(mandatory aspects)을 커버한다고 판단될 경우, 어떤 제품의 해당특허 침해여부는 그 특허의 표준 적합성(standard compliance)만 판단하는 것만으로 충분하다고 했습니다. 그러나, 어떤 특허가 표준을 커버함을 주장한다고 해서 표준적용 제품들이 그 특허와 같은 방식으로 표준을 실행하거나 그 표준을 커버한다고는 볼 수 없으며, 이러한 경우에는 그 특허와 해당제품을 비교하거나, 해당제품이 그 표준의 관련부분을 적용하고 있음을 입증할 때에만 침해가 성립된다고 했습니다. ***

[1]  법원(판사)가 판단하기를 판결에 영향을 미치는 중요한 사실 관계에 아무런 이견이 없다고 판단하여 약식판결(Summary Judgment)를 내리는 경우 등을 제외하고.