Hyunseok Park

CRISPR-Cas9 유전자 가위는 특정 염기서열에 특이적으로 결합하는 RNA(CRISPR)와 특정 염기서열을 잘라내는 효소(Cas9)로 구성된 시스템으로 소위 3세대 유전자 가위로 일컫어지는 기술입니다. 이는 유전자 교정을 요하는 다양한 기술분야에 활용될 수 있으며, 적용가능한 잠재적 시장규모는 천문학적일 것으로 평가되고 있습니다. 상기 기술에 대해서는 여러주체가 개별적인 연구개발 및 특허출원을 진행하였는데, 그 중 가장 빨리 특허를 획득한 곳은 브로드 연구소, MIT 및 하버드 대학(이하, 브로드 연구소)이었습니다. 하지만, 브로드 연구소보다 먼저 특허출원을 진행한 캘리포니아대학, 비엔나 대학 등은 (이하, UC) 자신의 특허출원과 브로드 연구소의 등록특허 간의 저촉심사(interference)를 미국 특허심판원(The

제품특허의 침해를 입증하기 위해서는 실시 제품이 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함함을 입증하여야 하고, 방법특허의 침해를 입증하기 위해서는 단일 주체가 청구항에 기재된 모든 단계를 실시함을 입증해야 합니다. 따라서 방법 청구항이 복수의 주체가 이에 포함된 단계들을 나누어 실시할 수 있도록 작성된 경우, 그 방법청구항은 사실상 무용지물이 될 수도 있습니다. 하지만 이러한 경우라고 하더라도 특허침해피의자가 제3자의 행위를 지시 또는 통제한 경우(본인-대리인 관계) 또는 특허침해피의자와 제3자가 공동사업체를 형성한 경우(계약관계)에는 특허침해피의자를 제3자의 실시행위에 대해서도 책임을 지는 단일주체로 인정하여 침해를 입증할 수 있도록 해주는 법리가 발달해 왔습니다. 연방순회항소법원은

2017년이 밝았습니다. 올해에도 대법원, 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 및 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)에서 수많은 지식재산권 관련 판결들을 내겠지만, 본 지면에서는 현재 대법원에 계류 중이고 올해 안으로 판결이 나올 것으로 예측되는 특허 사건들을 소개하고자 합니다. SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC 먼저, 특허 침해 소송에서 방어방법으로 laches(소제기의 태만)를 주장할 수 있는지 여부가 쟁점이 된 SCA Hygiene 사건입니다. 본 사건은, 현재 대법원에서 심리 중에 있으며, 지난 해 11월 구술심리가 이미 진행된 바 있습니다. Laches가 특허

지난 2월 미국 연방순회항소법원은 특허권 소진이론을 쟁점으로 한 Lexmark 사건 에서 전원합의체 판결을 내놓았습니다. 이 사건에서의 쟁점은 (i) 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 미국 내(이하 ‘국내’)에까지 미치는지 여부와 (ii) 특허권자가 특허품 판매이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부였습니다. 먼저, 첫 번째 쟁점에 대하여, 2001년 연방순회항소법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 해외 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 국내 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 국내에서의 특허품 판매는 특허권 침해를 구성한다고 판시한 적이 있습니다. 반면, 2013년 대법원은 저작권의 국제적 소진을 다룬 Kirtsaeng사건에서, 해외에서

등록특허의 청구범위에 기재된 용어(이하 ‘청구항 용어’)는 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석됩니다. 이와 달리 해석되는 경우는 2가지가 있습니다. 첫 번째는 청구항 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우입니다. 두 번째는, 명세서 또는 출원경과에 비추어 볼 때, 청구항 용어의 의미를 제한 해석해야 하는 경우입니다. 지난 10월 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Poly-America, L.P., v. API Industries, INC. 사건에서는, 두 번째 경우가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 특허발명은 쓰레기 봉투에 관한 것으로서, “짧은 밀봉부”라는 청구항 용어의 해석이

선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 우선일로 소급 받기 위함입니다. 하지만, 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 우선일로의 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적 (expressly), 함축적 (implicitly) 또는 내재적 (inherently)으로 뒷받침 될 것을 요합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침 된다는 것은, 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는

미국 특허출원 심사절차에서 심사관이 출원발명이 진보성을 결여하고 있음을 이유로 하여 적법한 거절(prima facie case of obviousness)을 한 경우, 출원발명이 진보성을 갖추었음을 보여주어야 할 입증책임은 출원인에게 전환됩니다. 그렇다면 AIA 개정 이후 도입된 미국 무효심판 (Inter Partes Review; IPR) 절차 에 있어, 진보성 결여를 이유로 한 무효의 입증 책임은 심판청구인과 피청구인 중 누가 지게 될까요? IPR은 IPR 심리개시(institution) 여부를 결정하는 단계와, 심리개시 이후의 단계를 포함하고 있고, 심리개시 여부를 결정하는 단계에서 심판청구인은 특허가 무효가 될 수 있음을 보여주어야 하는 입증책임을 지게 되는데, 이러한 입증책임을 충족하여 심리가

미국연방항소법원은 지난 7월 복수동결보존처리된 간세포 조성물의 제조방법 (미국특허 제 7,604,929)이 특허법상 보호대상이 된다고 판시하였습니다 (Rapid Litigation Management v. Cellzdirect, INC., No. 2015-1570). 미국 특허청은 판결 이후 곧바로, 상기 판시내용이 현재의 심사기준에 부합함을 확인하는 메모렌덤을 발행하였습니다. 본 사건의 심리대상이 된 특허에서, 발명자들은 다수의 동결 및 해동 처리 후에도 생존할 수 있는 간세포가 존재함을 발견하였습니다. 이는 간세포가 1회의 동결 및 해동에 대해서만 생존할 수 있고, 2회 이상의 동결 및 해동 과정을 거치는 경우 생존할 수 없다는 기존의 정설을 뒤집는 새로운 발견 이었습니다. 발명자들은