지난 2월 미국 연방순회항소법원은 특허권 소진이론을 쟁점으로 한 Lexmark 사건 에서 전원합의체 판결을 내놓았습니다. 이 사건에서의 쟁점은 (i) 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 미국 내(이하 ‘국내’)에까지 미치는지 여부와 (ii) 특허권자가 특허품 판매이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부였습니다.

먼저, 첫 번째 쟁점에 대하여, 2001년 연방순회항소법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 해외 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 국내 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 국내에서의 특허품 판매는 특허권 침해를 구성한다고 판시한 적이 있습니다. 반면, 2013년 대법원은 저작권의 국제적 소진을 다룬 Kirtsaeng사건에서, 해외에서 적법하게 판매된 저작물을 국내로 수입하여 판매하는 것이 저작권 침해를 구성하지 않는다고 판시하였습니다.

Lexmark 사건에서 특허권자인 Lexmark가 해외에서 판매했던 프린터 카트리지를 재활용을 목적으로 회수하여 이를 국내로 유통시킨 Impression은 2013년 대법원 판결 Kirtsaeng에 비추어 볼 때 2001년 연방순회항소법원의 Jazz Photo 판결 법리는 유지될 수 없고, 따라서 해외에서 판매된 특허품에 대해서는 국내에서의 특허권 역시 소진된 것으로 보아야 한다고 주장하였습니다.

연방순회항소법원은 상기 대법원Kirtsaeng 판례는 저작권법에 대한 것으로 특허법에 대한 Jazz Photo 및 Lexmark 사건과는 구분되어야 한다고 판단했습니다. 구체적으로 저작권법이 저작권의 적용범위를 국내로 한정하지 않는 명시적인 규정을 둔 것과 달리, 특허법은 그러한 규정을 두고 있지 않음을 지적했습니다. 따라서, 연방순회항소법원은 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 국내에 미치지 않는다고 판시하였습니다.

두 번째 쟁점에 대한 그 동안의 판례를 정리해 보면, 1992년 연방순회항소법원은 Mallinckrodt 사건에서 특허권자는 특허품 판매이후의 구매자 행위에 대하여 독점금지법 등 타법에 저촉되지 않는 한, 적법하게 제한을 둘 수 있다고 판시 하였습니다. 한편, 2008년 미국 대법원은 Quanta사건에서, 라이센스 기술에 의해 생산된 부품을 제3자의 다른 부품과 결합하여 사용 및 판매하는 것이 라이센스의 대상이 되지 않는다는 제한을 두더라도, 부품이 실시권자에 의해 제조된 것인 한, 이를 제3자의 부품과 결합하여 사용 및 판매하는 행위가 특허침해를 구성하지 않는다고 판단한 바 있었습니다.

Lexmark 사건에서 Impression은 상기 대법원 판례 Quanta가 특허권자가 특허품 판매 이후, 재사용이나 재판매를 제한하는 것을 허용하지 않음을 설시한 것으로, 이에 비추어 볼 때, Mallinckrodt 판결은 유지될 수 없고, 본 사건에 있어서 Lexmark가 특허품 판매 이후의 행위를 제한하는 것은 허용될 수 없다고 주장 하였습니다.

이에 대해, 지난 2월에 있었던 전원합의체 판결에서 연방순회항소법원은 대법원의 Quanta판례는 Mallinckrodt 판결이나 Lexmark 사건과 달리, 실시권자가 특허품을 판매한 사안으로 특허권자에 의한 판매가 아니고, 특허권자가 명시적인 재사용 및 재판매에 제한을 둔 사건이라고 볼 수 없어, Lexmark 사건 또는Mallinckrodt 사건과는 궤를 달리한다고 판단했습니다. 따라서, Lexmark가 부여한 특허품 판매 이후의 제한 사항은 유효하고, 이러한 제한 사항에 해당하는 행위에 대하여는 특허권 소진 이론이 적용될 수 없다고 보았습니다.

이에 대하여, Impression은 지난 3월 대법원에 상고장을 제출하였고, 대법원은 12월 2일에 상고 신청을 받아 들여, 위에서 언급한 두 가지 쟁점 모두에 대해 심리하기로 하였습니다.

상기 사건의 결과는 특허권자 및 특허품 구매자 모두가 눈여겨 봐야 하겠습니다. 먼저, 첫번째 쟁점과 관련하여서는, 물류에 있어 국경이 모호해지는 최근 추세를 고려할 때 특허권 소진의 국제적 범위에 대한 정확한 이해가 필요하겠습니다. 두번째 쟁점과 관련하여서, 자신의 비지니스 목적에 따라 특허품 판매 이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부에 대한 정확한 이해를 바탕으로 특허품 판매/구매 계약을 체결하여야 하겠습니다.

대법원에서의 사건 진행에 대하여는 추후 업데이트 하도록 하겠습니다.