Young Sun Kwon

미국 연방순회항소법원은 이번 달 초 American Axle & Manufacturing v. Neapco Holdings에서 특허 적격성을 판단하는 새로운 판결을 제시했습니다. 이번 사건의 쟁점이 되는American Axle & Manufacturing Inc. (AAM)의 미국 7,774,911 특허 (‘911 특허)는 자동차의 구동축 (drive-shaft) 기술에 관한 것입니다. 자동차의 구동축에 관한 기술은 오랫동안 개발 되어왔으며 구동축이 회전하며 발생하는 다양한 모드의 진동과 그에 따른 소음을 줄이려는 다양한 해결책 또한 개발되어 왔습니다. 자동차의 구동축은 일반적으로 진동을 줄이기 위한 라이너 (liner)와 함께 만들어집니다. 구동축의 진동은 세가지 모드가 있는데 세로 방향으로 에너지가 전달되며 생기는 bending mode, 접선

작년 4월 Oil States v. Greene’s Energy에서 미국 대법원은 미국 개정 특허법 (이하 AIA)의 IPR 제도는 합헌이라고 판단했다고 소개해드린 바 있습니다. 하지만 당시 대법원은 IPR제도가 AIA이전에 이슈된 특허 (이하 pre-AIA 특허) 에 소급 적용 되는 것인 합헌인지 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. Celgene Corp v. Peter (Fed. Cir. 2019) 에서 미국연방순회항소법원은 이 문제에 대한 답을 제시하며 pre-AIA 특허에 IPR 제도를 적용하는것은 헌법에 반하지 않는다고 판단했습니다. Celgene은 항소시에 헌법 수정 제 5호의 수용조항(takings clause)은 사적 소유물은 공적인 사용을 위해 정당한 보상이 없이 수용되면 안된다고 명시하고 있는 점을

2019년 6월 24일, 미국 연방대법원은, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이IPR 신청(petition) 제척 기간의 초과를 이유로 IPR 개시를 거절한 것에 대하여, IPR 신청인이 연방순회항소법원에 항소할 수 있는지 여부 그리고 제척기간은 취소된 소송에도 적용 되는지를 판단해 달라는 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 케이스는 Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 비롯되었습니다. 여기서, IPR 신청 제척기간 (one year time-bar)이란 35 U.S.C. § 315(b)[1]에 명시된 것으로서, 법원에 소송이 제기 되고 소장(complaint)이 피고에게 전달된 날(service date)로부터 IPR 신청서(petition)을 제출할 수 있는 일 년간의 기간을 말합니다. 지난

이번 주 미국 대법원은, 그 동안 많은 혼선을 빚어 온, 파산신청자(debtor)가 기존에 허여하였던 상표(trademark) 라이센스를 파산 절차를 진행하면서 거절(reject)했을 경우 상표권 라이센스 계약의 효력에 어떤 영향을 미치는지에 대한 답을 제시했습니다. 상표 라이센스 계약에 따라 사용자(licensee)에게 부여된 권한을 연방 파산법(11 U.S.C. §365(a))에 따라 파산자가 일방적으로 폐지(rescind) 할 수 있는지 여부가 이전에는 불분명했는데, 5월 20일에 나온 Mission Product Holdings Inc. v. Tempnology, LLC판결에서 대법원은 상표권 역시 재산권이므로 파산법에 따라 일방적으로 라이센스 계약에서 부여된 상표권의 효력을 무효화할 수 없다고 판시했습니다. 이번 사건은 스포츠 의류 회사인 Mission

미국 특허청은 최근 2019년 2월 1일, Patent and Trial Appeal Board (“PTAB”)에서 결정한 거절결정불복심판에 대한  Ex Parte Smith (Appeal 2018-000064)를 지난 1월 발표했던 수정된 35 § 101 에 따른 특허적격성 가이드라인 (Revised Subject Matter Eligibility Guidance)을 적용한 참고적 결정(informative decision)으로 지정했습니다. 이번 PTAB의 결정은 청구항이 추상적 아이디어에 해당하는 내용을 담고 있더라도 그 추상적 아이디어가 실질적 활용(practical application)에 통합될 경우 특허적격성을 지닐수 있다는 점을 보여줍니다. 이번에 쟁점이 된 청구항은 하이브리드 트레이딩에 관한것으로 아래와 같습니다: A method of trading derivatives in a hybrid exchange system

이번달 미국 연방순회항소법원은 Continental Circuits LLC v. Intel Corp에서 아리조나 지방법원의 청구항 해석이 잘못됐다며 취소 환송 (vacate and remand) 시켰습니다. 특히 연방순회항소법원은 지방법원의 청구항 해석은 명세서의 내용을 부적절하게 적용(incorporate)했기 때문에 잘못된 해석이라고 판시했습니다. Continental은 치아와 유사한 다층 전기 구조와 이를 형성하는 기술에 대한 7,501,582 특허를 비롯한 유사한 특허들에 대한 특허 침해를 주장하며 Intel에 소송을 제기했습니다. ’582 특허는 명세서에 다층 전기 구조를 형성할 경우 고온으로 인해 갈라짐을 비롯한 문제가 발생하는데 이를 해결하기 위해 최적의 실시례(best mode)로 “slowed and/or repeated etching”을 설명하며 “single

미국 특허청은 지난 1월 7일 35 U.S.C. §101에 따른 특허적격성과 관련된 수정된 가이드라인을 발표했습니다. 2014년 미국 대법원이 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결을 내린 뒤로 특히 소프트웨어와 관련된 청구항들의 경우 미국 연방순회항소법원의 특허 유/무효 판단 기준과 특허청의 특허적격성 심사기준은 많은 혼선을 빚어왔으며 이에 대해 미국 특허청은 수차례 수정된 가이드라인을 발표해왔습니다. 특히 최근 미연방순회항소법원은 데이터 처리와 관련된 유사한 기술에 관한 특허 청구항들의 특허적격성 여부에 대해 상이한 결론을 내리는 등 불분명한 가이드라인을 제시하여 특허청 심사관과 출원인은 각각에게 유리한 판결을 근거로 제시하며 종종

미국 특허청은 America Invents Act(AIA) 개정법 하의 심리 절차 개정에 관한 의견을 요청하는 공문을 연방정부 공보(Federal Register)에 발표했습니다. 이번에 공시된 개정법안은Inter Partes Review(IPR), Post-Grant Review(PGR), Covered Business Method Patent Review(CBM)에서 청구항 보정(Amendment)에 관한 절차의 변경에 관한 것으로, 이 법안이 통과되면 청구항 보정에 대해 양 당사자가 특허 심판원(Patent Trial Appeal Board, 이하 PTAB)의 예비심사를 받고 이후 이를 다시 보정할 수 있는 절차가 마련됩니다. 이번에 제시된 개정법안에 따르면 특허권자는 심리 개시 결정(Institution Decision)으로부터 6주 내에 청구항 보정 신청을 할 수 있으며, 이에 대해

미국 연방순회항소법원은 지난 월요일 미국 특허심판원인 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)이University of California, University of Vienna 그리고 Emmanuelle Charpentier(이하 “UC”)의미국 특허 제13/842,859호(이하 ’859  출원)와Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology 그리고 President and Fellows of Harvard College(이하 “Broad”)의 특허의 열두 개의 청구항 사이에 interference-in-fact가 없다는 결정을 확인(affirm)했습니다. 이 사건은 유전자 편집을 위한 혁신적인 시스템인 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 기술에 관한 것으로 많은 관심을 받아 온 사건입니다. 이 기술은 처음으로 2012년 8월UC 연구원들을 통해 CRISPR-Cas9 시스템이 비세포 (cell-free) 실험

미국연방순회항소법원은 Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)를 통해 디자인 특허에서 출원 과정 중의 청구항 범위의 포기의 원칙 (Doctrine of Surrender)이 어떻게 적용되는지 판시했습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 결정을 뒤집으며 Advantek이 출원과정 중 포기한 청구 범위가 설령 있었다고 하더라도  침해 제품은 포기 범위 안에 해당하지 않기 때문에 Advantek의 특허를 침해 할 수 있다고 판시했습니다. Advantek은 Shanghai Walk-Long Tools (이하 “Walk-Long”)가 자사의미국 디자인 특허 D715,006를 침해한다는 소를 제기했습니다. 출원 과정을 살펴보면 Advantek은 아래 도면에 해당하는 정자 (gazebo) 에 관한 디자인 특허 출원시 덮개가 없는 도면

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은Endo Pharms. Sols., Inc. v. Custopharm Inc. 사건을 통해 Bayer Intellectual Property GmbH (이하 “바이엘”) 사의 특허 7,718,640와 8,338,395가 무효라는 Custopharm Inc. (이하 “Custopharm”)의 주장을 받아들이지 않고 바이엘 특허가 유효라는 지방법원의 결정을 확인(affirm)했습니다. ’640 특허와 ’395 특허는 남성호르몬인 테스토스테론(testosterone) 대체 투약 치료에 관한 특허로 관련 기술은 Endo의 Aveed라는 제품명의 약에 적용되어 왔습니다. Custopharm은 2014년에 Aveed의 복제약에 대한 Abbreviated New Drug Application(ANDA)을 신청했고, 이로부터 얼마 후 바이엘과 Endo는 델라웨어 연방법원에 Custopharm사가 자신의 ’640 특허와 ’395

이번 달 초 미국 연방순회항소법원은 Zeroclick, LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir., June 1, 2018)에서 지방법원이 기능적인 의미를 포함하는 용어를 사용한 청구항을 기능식 청구항으로 판단하고 명세서에 충분한 구조적 기술이 없다는 점을 이유로 무효라고 한 결정은 잘못된 판단이라며 이를 파기 환송했습니다. Zeroclick은 Apple사가 자신들의 U.S. Patent No. 7,181,691(이하 “’691 특허”)의 청구항 2 와 U.S. Patent No. 8,549,443(이하 “’443 특허”)의 청구항 9를 침해한다며 소송을 제기했습니다. 청구항들을 살펴보면 다음과 같습니다. ’691특허 청구항2 2. A graphical user interface (GUI), which may comprise an update of an existing program,

이번 달 초 Energy Heating, Ltd. Liab. Co. v. Heat On-The-Fly, Ltd. Liab. Co. (Fed. Cir. May 4, 2018)에서 미국 연방순회항소법원은 특허 출원 일 년 이전에 행해진 공개 행위가  그 주목적이 실험이 아닌 공개적인 판매와 수익 창출일 경우 이를 출원 과정에서 공개하지 않은 점은 불공정 행위(inequitable conduct)에 해당한다고 하며 이 경우 특허는 집행 가능하지 않다고 판단했습니다. 이번 사건의 쟁점이 된 미국 특허8,171,993호(이하 “’993 특허”)는 수압균열공법(hydraulic fracturing)을 위해 가열된 물을 지속적으로 공급하는 방법과 장치에 관한 특허입니다. ’993 특허의 단독 발명가인 Hefley는 피고인 Heat

미국 연방대법원은 4월 24일 America Invents Act(AIA) 하의Inter Partes Review(IPR) 제도는 합헌이며 IPR를 개시하는 경우 IPR 청구 대상인 청구항 모두에 대해 특허 유무효 여부를 최종 결정에 포함해야 한다고 판결했습니다. 연방대법원은 AIA 하의 IPR 제도는 헌법에 반하지 않으며 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)는 IPR을 통해 이미 등록 받은 특허의 무효 여부를 판단할 수 있다고 판결했습니다. 또한 또다른 판결에서 연방대법원은 PTAB은 IPR 을 개시하기로 결정한 경우 청구권자로부터 IPR이 청구된 청구항 모두에 대해 유무효 여부에 대한 판단을 최종 결정에 포함해야 한다고

35 U.S.C. § 112(b) (pre-AIA § 112, ¶2) 조항은 통상의 기술자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)”하다는 이유로 § 112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나 특허 소송 시 무효 사유가 될 수 있습니다. 35 U.S.C. § 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. 이전 포스팅에서 설명 드린 바와 같이 이 때

35 U.S.C. § 284 조항은 특허 침해가 인정 되는 경우, 특허권자는 침해에 대한 충분한 보상을 받을 권리가 있으며 어떤 경우에도 합리적인 로열티 이상 받을 권리가 있다고 (damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty) 규정하고 있습니다. 금전적 손해 배상은 금전적 손실(lost profit) 과 합리적인 로열티(reasonable royalty)로 나눌 수 있습니다. 하지만 금전적 손실은 입증하기가 어렵기 때문에 실제 특허 침해 소송에서는 금전적 손해 배상 액수를 산정하기 위해 합리적인 로열티를 입증하는 경우가 많습니다. 합리적인 로열티를

지난 1월 14일 미국 대법원은 35 U.S.C. §271(f)의 특허 침해와 이에 따른 손해 배상 여부와 관련하여 연방순회항소법원의 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 결정을 검토하기로 대법원 상고허가신청(certiorari)을 수락했습니다. 대법원은 2006년 Microsoft Corp. v. AT & T Corp와 2017년에 본 블로그에서 설명 드린 바와 같이 Life Technologies Corp. v. Promega Corp.검토를 통해 이미 271(f) 조항과 관련된 쟁점들을 살펴본 바 있습니다. 이번에 대법원에서 판단하게 될 주요 쟁점은 271(f) 조항에 따라 특허 침해가 있다고 판단 되었을때 284 조항에 따라 금전적 손해 배상을 청구할 수 있는지 여부입니다. 271(f)(1) 조항에

본 블로그에서 설명드린 바와 같이 미연방대법원은 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands (2017) (이하 TC Heartland) 에서 미국 특허침해소송 관할지 결정에 대해 28 U.S.C. 1400(b) 조항에 따라 (1) 피고인 회사가 법적으로 설립되어 있거나(place of incorporation), (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다. TC Heartland 결정이 나온 뒤 가장 논쟁이 되었던 부분은 현재 진행 중인 특허 소송에서 TC Heartland 결정이 나오기 전에 소송 관할지에 대한 이의 신청을 하지 않은 피고(특허침해권자)가, TC Heartland 결정을

특허 출원 심사 과정 또는 특허 침해 소송 과정에서 선행 문서로 인한 거절 또는 무효 여부에 대한 논의와 함께 자주 문제가 되는 사항은 35 U.S.C. §112(b) (pre-AIA § 112, ¶2)에 따라 청구항의 불명확성으로 인한 심사 중인 청구항의 거절 또는 특허를 받은 청구항의 무효 결정입니다. §112(b) 조항은 아래 제시된 바와 같이 “명확성(definiteness)”이라는 용어 자체를 사용하지는 않습니다. 하지만 당업자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)” 하다는 이유로 §112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나

지난 10월 4일 미국 연방순회항소법원은 Aqua Products Inc. v. Matal, No. 2015-1177 (Fed. Cir.)을 통해 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)에서의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 심리 중 특허권자가 청구항의 보정을 요청할 경우 보정항의 특허가능성에 대한 증명책임은 IPR청구인이 부담한다고 판결했습니다. 이는 현재까지 PTAB에서 증명책임을 특허권자에게 부담시켜온 것과 이를 인정하는 연방순회항소법원의 이전 결정들(가령, Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc., 789 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2015), Prolitec, Inc. v. ScentAir Techs., Inc., 807 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2015), Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814

미국 연방순회항소법원은 Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 판결을 통해 미국 특허청의 항고심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 제도에서 시행되고 있는 청원 결합(joinder) 제도에 대한 우려를 표명했습니다. 이 사건에서 연방순회항소법원은PTAB이 IPR에서 내린 특허 무효 최종 결정을 확정하는 과정에서 부수 의견 (dicta)를 통해 IPR 청원 결합 제도에 대한 문제점을 지적했습니다. 현재 IPR 제도의 경우 청원을 결합 할 수 있는 제도(joinder)가 있는데, PTAB은 IPR 심리에 대한 청원 결합 요청이 있을 경우 이를 받아들일지에 대한 재량권을 지니고

지난 7월 10일 미국 연방순회항소법원은 Genband v. Metaswitch (Federal Circuit, July 10, 2017)에서 하급 법원인 텍사스 동부 지방 법원(United States District Court, Eastern District of Texas)이 내린 영구적 침해금지명령(permanent injunction)을 파기하고 사건을 환송했습니다. 이 사건의 쟁점은 텍사스 지방 법원이 기존 연방순회항소법원이 여러 구성요소를 지닌 제품이 특허를 침해한다는 결정이 있을 경우, 이후 침해 금지 명령을 받아들일지 결정 할 때 가이드라인으로 제시해 온 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 판단하기 위한 인과관계(causal nexus)에 대한 기준을 제대로 적용했는지 여부였습니다. 특허 침해 소송에서 특허권자가 특허의 침해를 입증할 경우 받을

2017년 상반기 미국 연방 대법원이 특허 침해 소송 관할지(venue) 변경 판결(TC Heartland v. Kraft Foods)을 내린 것에 이어 2017년 하반기에도 연방 대법원의 특허 관련 사건들에 대해 어떤 판결이 나올지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.  이와 관련, IP360을 비롯한 특허 저널들은 아래 소개해 드릴 케이스들을 특히 눈여겨 볼 케이스로 꼽고 있습니다. Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC 그 중 가장 관심이 집중되고 있는 사건은 지난 달에도 소개해 드린 사건으로 연방 대법원이 지난 달 상고 허가 신청(certiorari)을 받아들인 Oil States Energy