Sujin Park

발명의 구성요소를 물리적 구조나 재료 등의 직접적 구성요소가 아니라 그 구성요소에 의해 나타나는 기능, 효과 등으로 표현하는 경우가 있습니다. 이와 같이 특허청구항이 구조적인 구성이 아니라 그 구성을 이루는 기능으로 설명하는 경우를 기능적 한정요소(functional limitation)라고 합니다. 특허심사지침서(the Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 2173.05(g)에서 아래와 같이 기능적 한정요소의 사용을 허용하고 있습니다. ”There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper.” 하지만 청구항의 권리범위를 해석함에 있어 기능적

개정 발명법(America Invents Act; AIA)에 의해 새롭게 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Patents) 리뷰로 가장 바빠진 곳이 바로 특허청 심판원(PTAB)일 것입니다. 이는 2011년 기준 100여명 남짓하던 심판원 판사들 숫자가 AIA개정안이 통과된 2011년 9월 16일 직후부터 급격히 증가하여 현재 약 270여명에 이르고, AIA가 실행된 2012년 9월 16일 이후부터 현재까지 약 1만 여개의 AIA 심판이 신청(약 90%는 IPR)되었다는 통계가 보여주고 있습니다. 특허청은 AIA 심판 절차를 설명하는 심판실무지침(이하 “지침”)을 2012년 8월에 최초로 발간하였으며 2018년 8월 지침 업데이트를

지난 2019년 6월 14일, 연방순회항소법원에서는 주(州)정부에게 주어지는 주권면책특권(State Sovereign Immunity)이 IPR(Inter Partes Review) 절차에서도 적용될 수 있는지에 대한 중요한 판결을 내렸습니다. 저희 블로그에서, 부족 주권면책특권이 IPR 방어에 적용될 수 있는지 여부에 대해서 앨러간(Allergan)의 모호크 부족으로의 특허 양도 이야기와 함께 2018년 연방순회항소법원 판결(Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm.)을 소개한 바 있습니다. 주권면책특권은 미국수정헌법 11조에 기반하고 있고, 그 내용은 다음과 같습니다. The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or

지난 4월 18일, 전자거래 시스템(electronic trading system)에서의 유저 인터페이스에 관한 발명에 대해 특허적격성이 없다고 판시한 연방순회항소법원 판결이 나왔습니다 (Trading Technologies International Inc. v. IBG, LLC). 그런데 이 판결에 대해 흥미로운 점은 비슷한 발명내용(즉, 전자거래 시스템의 유저 인터페이스)을 가진 여러 개의 특허에 대해 연방순회항소법원에서 특허적격성 및 CBM(Covered Business Method) 적격성과 관련하여 서로 다른 판결을 내렸다는 점입니다. 특허권자 Trading Technologies는 주식을 거래하는 전자거래 시스템에 관한 다수의 특허를 소유하고 있고 2010년부터 여러 피고를 상대로 특허권 침해를 주장하는 소송을 진행하고 있었습니다. 이들 특허는 미국 특허 제6,772,132호(이하 ‘132

IPR 제도하에서 두 개 이상의 IPR을 병합(joinder)하여 진행하는 것이 가능합니다. 그런데 § 315(b) 조항에 따라 특허침해소송에서 피고인은 소장을 송달받은 날로부터 1년 이내에 IPR을 신청해야하는 제척 기간이 있습니다. 하지만 § 315(c) 조항에 따른 IPR의 병합을 요청하는 경우에는 특허침해의 소장을 송달받은 날로 부터 1년이 지난 시점에도 IPR 심리를 요청할 수 있음을 명시하고 있습니다 (Section 315(b): “The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c)“). 이와 같은 예외 조항은 1년의 제척기간을 도과한 이후에도 자신이

저희 블로그에서 올 1월 7일 미국 특허청에서 발표한 35 U.S.C. §101의 수정된 가이드라인(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance; “2019 PEG”)에 관한 내용을 소개해드린 바 있습니다. 수정된 가이드라인의 주요 골자는, 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단하는 Step 2A를 2단계(2-prong)로 나누어 Step 2A의 Prong 1에서 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 판단하고, 만약 명시할 경우 Step 2A의 Prong 2에서 그 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 기재하고 있고, 그 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우에는 Alice/Mayo Step

AIA에서 새롭게 도입된 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)의 무효심판 절차인 CBM(Covered Business Method)은 102조, 103조 뿐만 아니라 101조와 112조 등의 다른 무효사유 또한 다툴 수 있다는 점에서 IPR에 비해 장점이 있습니다. CBM 절차를 신청할 수 있는 요건에 대한 CAFC 케이스(Secure Axcess v. PNC Bank)를 소개한 적이 있는데요, 이번에 CBM 리뷰를 신청할 수 있는 기준에 관하여 PTAB의 폭넓은 “금융 활동” 의미의 해석을 인정한 연방순회항소법원 사건이 12월 10일 나왔습니다(Unisone v. Life Techs). AIA 18(d)(1)조에 명시돼 있는 CBM의 자격요건은 다음과 같습니다. For purposes of this

중요한 발명에 대해 선 출원들을 기초로 다수 개의 우선권 주장을 포함하는 후 출원을 진행하게 되는 것은 매우 흔합니다. 우선일 확보 후 발명의 상용화 과정에서 청구 범위를 변경하거나 새로운 구성 요소 추가 등의 개량이 있기 마련이므로 선출원을 기초로 계속 출원(continuation application) 또는 일부 계속 출원(continuation-in-part; CIP)을 릴레이식으로 진행하는 것이 발명의 효과적 보호를 위해 바람직합니다. 우선권 주장 요건을 갖추었음에도 불구하고 우선권 주장의 형식적 요건을 제대로 갖추지 않으면 출원인의 선 출원에 의해 후 출원이 특허 거절이 되는 치명적인 결과가 있게 되어 주의가 필요합니다. 최근

IPR 청원을 할 수 있는 시기와 관련하여 315(b)조에 의한 1년의 제척기간 요건(one-year time bar)이 있습니다. 본 블로그에서도 몇 번 다룬 바 있는 주제인데 특허 침해의 소가 제기된 이후, 즉 침해소송의 소장이 송달된 후 1년 이내에 IPR을 신청하지 않으면 제척기간 도과를 이유로 개시가 불허될 수 있기 때문에 소장 송달 이후 방어 방법으로 IPR을 활용하기 위해서는 제척 기간 이슈를 정확히 파악하고 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 최근 8월 16일에 IPR 신청이 각하(dismiss)된 소 제기에 의해서도 제척 기간이 적용되는지 여부에 대해 연방순회항소법원의 전원합의체 판결(Click-To-Call v. Ingenio)이

미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에 해당하는 기준을 많이 낮추었고, 그에 따라 소송 비용 전가(fee shifting)를 신청하고 인정받는 경우가 예전보다 높아지는 추세입니다. 지난 주 7월 27일, 연방순회항소법원은 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)이 출원인과의 민사 소송에서 들인

2018년 6월 27일, USPTO는 특허협력조약(PCT)에 따라 공동 조사 및 심사(Collaborative Search and Examination (CS&E))에 관한 IP5 파일럿 프로그램(시범 사업)을 발표하는 연방등록고시(Federal Register Notice)를 발행했습니다. 골자는 PCT 출원에 대해 모든 IP5 특허청들, 즉 미국 특허청(USPTO), 한국 특허청(KIPO), 유럽 특허청(EP), 일본 특허청 (JPO) 및 중국 특허청(SIPO)의 심사관들이 협업을 통해 PCT 국제조사보고서(International Search Report) 및 의견서(Written Opinion) 작성을 하는 것입니다. 큰 틀을 보자면 PCT 출원인이 국제조사기관(International Search Authorities; ISA)을 선택하여 ISA로부터 국제조사보고서/의견서를 받는다는 점은 종전과 동일합니다. 하지만 내부 절차를 들여다보면, 파일럿 프로그램에서는 (i) ISA에

지난 2월에 특허적격성을 이유로 내려진 지방법원의 약식판결(summary judgement)과 Rule 12(b)(6)호의 소 각하(motion to dismiss) 결정을 각각 파기하고 하급심으로 사건을 환송한 Berkheimer와 Aatrix 사건에 대해 본 블로그에서 소개하고 그 판결의 중요성을 설명한 바 있습니다. 즉 특허 발명이 널리 알려지고 일상적, 관용적(well-known, routine, conventional)이어서 적격성이 없는지 여부는 사실관계에 기반하여 판단하여야 한다는 것이었는데 이는 특허적격성에 대한 판단을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 특허권자에게 유리한 판결이었습니다. 위 판결들에 불복하면서 피고 HP와 Green Shades는 각각 연방순회항소법원에 전원체 합의로 재심리를 요청하였습니다. 그런데 5월 31일 연방순회항소법원에서는 HP와 Green Shades 요청을

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약

지난 1월, 미국특허청(USPTO)은 최근 판례법 동향 및 바뀐 규정을 포함하는 개정된 심사지침서를 발표하였습니다(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html). MPEP의 여러 챕터에 걸쳐 실질적인 변경이 있었는데, 예상대로 최근 판례 내용을 반영하기 위한 개정이 특허 적격성 심사에 관한 Chapter 700 (Examination of Applications)와 Chapter 2100(Patentability)에서 가장 두드러졌습니다. 특허 적격성 이슈에 대해서는 2014년 Alice 판결 이후 특허청에서는 지속적으로 가이드라인 업데이트 및 메모 등을 통해 특허 적격성 테스트 적용 및 예등을 제공해왔었는데 이번 개정 내용에서 눈에 띄는 내용은 기존의 2단계 테스트 외에도 간소화한(streamlined) 분석을 통한 적격성 판단을 가능하게 했다는 점입니다.

올해 들어 Alice/Mayo 테스트를 적용, 특허적격성 인정이 가능함을 시사한 미국연방순회항소법원의 판결이 벌써 여러 개 나왔습니다. 지난 기고에서 다룬 1월 25일자 판결 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 이후 벌써 세 개의 판결이 더 있었는데, 아래와 같습니다. 두 사건 모두 그 배경이 중요한데, Berkheimer의 경우 지방법원은 청구항 발명이 특허적격성이 없음을 이유로 약식판결(Summary Judgement)을 내렸었고, Aatrix의 경우는 청구항 발명이 특허적격성이 없기 때문에 연방민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)호의 요건을 만족하지 않는다는 이유로 지방법원이 피고의 소 각하 신청(Motion to Dismiss)을 받아들였습니다.  이에 특허권자들은 연방순회항소법원에

Finjan 사건 이후 또 다시 특허적격성에 관한 미국연방순회항소법원의 판결이 나왔습니다. 지난 1월 25일에 내려진 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 판결입니다. 사건의 발단은 Core Wireless Licensing가 LG의 휴대폰이 디스플레이 인터페이스에 관한 자신의 미국 특허 8,434,020호(이하 ‘020특허) 및 8,713,476호(이하 ‘476 특허)를 침해했음을 주장하며 텍사스동부지방법원에 소를 제기했으며, 지방법원 배심원단은 LG의 특허 침해가 인정된다고 결정하였습니다. LG는 1심에서 심리에 들어가기 전, Core Wireless의 ‘020 특허 및 ‘476 특허가 101조의 특허적격성을 결여한다는 이유로 약식판결(Summary Judgment)을 신청하였습니다. 약식판결은 핵심적인 사실관계에 관한 당사자 간에 다툼이 없는 경우 판사의 법적인 판단만으로

지난 2017년 1월 10일자 블로그 글에서 제척기간(time-bar)에 관한 특허심판원의 IPR 개시결정이 항고 가능한 것인지 연방항소순회법원에서 전원합의체에 의해 재심리할 것을 설명한 바 있습니다. 사건의 배경을 간단히 요약하자면, Broadcom이 Wi-Fi One의 특허(US Patent No. 6,772,215)의 무효성을 주장하며 IPR 신청을 하였는데, 이에 Wi-Fi One은 Broadcom이 Wi-Fi의 해당 특허의 침해소송을 당한 피고 회사들과 협업 관계였으므로 당사자 관계(privy)에 해당하고, 침해소송이 제기된 이후 § 315(b)하의 1년의 제척기간을 도과하여 IPR을 신청하였으므로 불허해야한다고 주장했습니다. 하지만 특허심판원은 Broadcom이 해당 피고 회사들과 privy 관계에 해당한다고 볼만한 가능성이 존재함을 Wi-Fi One이 충분히

지난 11월 14일, 미국 특허청에서는 특허청 관납료를 대폭적으로 조정하는 내용을 연방관보(82 FR 52780)에 발표하였습니다. AIA하에서 2013년 처음 특허청의 관납료 개정 이후 이번이 두 번째입니다. 변경된 관납료는 2018년 1월 16일부터 적용되기 때문에 인상된 관납료 납부를 피하기 위해서는 해당 관납료 납부를 가능하다면 1월 16일 이전에 제출하도록 서둘러야 할 것입니다. 이번 조정안으로 조정되거나 새롭게 도입되는 특허청 수수료 항목은 무려 202 개나 됩니다( Table of Patent Fees 참조). 소규모 단체(small entity)와 초소규모 단체(micro entity)에 대해서 각각 50%, 75% 감면을 해주는 것은 종전과 동일합니다. 연방관보에서 특허청은 매년

본 블로그에서도 몇 차례 자세히 설명한 바 있는TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 사건에서 미연방대법원은 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대해, 28 U.S.C. 1400(b)에 따라 (1) 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다. 이에 따라 미국 내 법인을 상대로 하는 특허 소송을 제기하는 데 있어 원고에게 유리한 관할 법원을 고르는 데 큰 제약이 생기게 되었습니다. 기존에는 특허권자의 소송 승소율이 유난히 높고 진행이 빨라 텍사스동부지법(Eastern District of Texas; 이하

미국 특허법상, 발명가는 출원 발명의 진정한 발명가임을 선언해야합니다. 등록 특허의 진정한 발명가가 누락되었거나 발명인이 아닌 사람이 발명가로 기재되어 있고 그 기재가 정정되지 않으면 특허 무효 사유가 될 수 있습니다. 따라서 출원 특허 및 등록 특허가 유효하기 위해서는 발명가의 이름을 정확하게 기재하는 것이 매우 중요합니다. 발명가의 지위를 가지기 위해서는 청구항 별로 발명가의 공헌을 판단하게 되며, 청구항 특허 발명에 대해 완전하고 작동가능한(complete and operative) 착상을 할 것이 요구됩니다.  만약 특허 발명의 발명가 기재에 오류가 있는 경우, 특허 출원 단계에서는35 U.S.C. 116조에 의해서, 등록

미 형평법상 특허에 대한 권리를 양도한 자가 이후에 양도된 권리가 무효라고 주장할 수 없다는 양도인 금반언(Assignor Estoppel)의 원칙이 있습니다. 특허권을 매매하는 행위는 자신이 양도하는 특허권이 무가치한 것이 아님을 암묵적으로 전제하는 것이라고 보는 것입니다. 2016년 9월 23일에 나온 연방순회항소법원의 판결 Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. Athena Automation Ltd.에서 양도인 금반언 원칙이 Inter Partes Review (IPR)에도 적용되어야 하는지, 즉 특허권을 양도한 양도인이 추후 특허권에 관해 IPR을 신청하는 것이 금지되는지 여부, 그리고 양도인 금반언 원칙을 배제하고 IPR 절차를 개시한 특허심판원(PTAB)의 결정에 대한 연방순회항소법원에의 항소 가능 여부가

지난 7월 14일, 미국특허청(USPTO)에서는 Technology Center (TC) 2600에서 “Customer Partnership Meeting” 행사가 개최되었습니다. 특허청은 GAU(Group Art Unit)에 따라 실무자들과 특허청의 심사 가이드라인 업데이트등 다양한 이슈들을 논의하는 파트너십 미팅을 가지고 있는데, 이번 파트너십 미팅은 TC 2600 에서는 처음으로 마련된 자리였습니다. TC 2600은 통신관련분야의 심사를 하며, 주된 영역으로 디지털 통신, 광 통신, 위성 통신, 텔레비젼, 영상 분석(image analysis), 컴퓨터 그래픽 등을 다룹니다. 이번 미팅에서는 전기•전자 분야에서 주요하고 빈번하게 나타나는 § 101 (특허적격성)과 § 112(f)(기능성 청구항 해석) 이슈에 관해 USPTO의 심사관 교육 내용 및 가이드라인

지난 6월 12일, 대법원은 특허 무효성을 현 Inter Partes Review (IPR)에 의해 미국 특허청에서 결정하는 것이 위헌인지 여부에 대해 대법원 상고허가신청(petition for certiorari)을 허가하였습니다. 분쟁을 적은 비용으로 신속하게 처리할 수 있어 각광받아온 IPR 제도의 존폐 여부를 결정할 이번 사건에 많은 관심이 대법원으로 쏠리고 있습니다. 대법원 상고허가는 지난해 특허심판원 심결로 특허가 무효화된 석유/가스업체 Oil State Energy Service가 특허 무효 결정에 반발, 무효 심판의 위헌성을 제기한 것에 따릅니다. Oil의 주장은 특허권은 개인의 사적 재산권(private property right)에 해당하고, 따라서 정부 기관에 의해 철회될 수

출원 과정에서 출원인이 권리를 포기한 부분이 있다면 등록 이후 청구항 발명을 해석할 때 다시 포함시킬 수 없다는 청구항 해석 원칙이 있습니다. 바로 출원경과의 권리포기 원칙(Doctrine of Prosecution Disclaimer)으로서 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙과 괘를 같이 합니다. 즉, 출원 과정에서 수행한 출원인의 행위와 모순되는 주장을 특허소송에서 하는 것을 금지하는 것입니다. 출원경과의 권리포기 원칙은 출원인이 행한 청구항 보정 뿐만 아니라 특허성을 설명하기 위해 제시한 의견내용에도 적용이 됩니다. 출원인이 권리를 포기한 것으로 인정하기 위해서는 출원 과정에서 제출한 진술이 명료하고 착오가 없는 권리포기(clear and unmistakable disclaimer)일

2014년 Alice 연방 대법원 판결 이후에 소프트웨어 발명뿐만 아니라 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract idea)를 이용한 발명의 특허 적격성 심사가 엄격해졌습니다. 특히 의료방법발명의 특허 적격성이 논의되었던 Mayo 판결에서 대법원은 수학 공식과 같은 자연법칙에서 충분한 “발명적 응용(inventive application)”이 있는지를 기준으로 특허 적격성을 판단하여야한다고 하였습니다. Mayo 판결에서 대법원은 수학식을 이용한 방법에 관한 기존의 대법원 판례인 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)와 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)에 대해서 언급하였습니다. Flook와 Diehr 모두 수학 공식은 자연법칙과 다름없어서 그 자체만으로는 특허적격성이 없다는

미국 특허법 § 284조는 특허 침해가 인정되는 경우 법원의 재량에 의해 손해 산정액의 세 배까지 배상액을 부과할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 법원은 악의 또는 고의로 특허를 침해한 침해자에게 § 284의 규정에 근거하여 징벌적 목적으로 가중된 손해 배상액을 부과하여 왔습니다. 본 블로그를 통해 소개해드린 2016년 6월 13일 대법원 사건인 Halo Electronics에서 고의적 특허침해에 대해 징벌적 손해 배상의 적용 요건이 완화되었습니다. 즉, 특허 침해자가 특허침해에 대한 “객관적인 무모함(objective recklessness)”이 있어야한다는 요건을 없애고, 특허 침해자가 침해 행위를 알았거나 아는 것이 명백하다는 “주관적인 인식(subjective

특허침해소송에서 laches(소제기의 태만)을 이유로 침해 방어가 가능한지 여부에 대해 미국 연방대법원의 결정 이 지난 3월 21일 나왔습니다. 결론부터 말씀드리자면 대법원은 연방순회항소법원 전원합의체의 판결을 뒤집고 laches가 침해방어방법으로 이용될 수 없다고 판시하였습니다. 소제기의 태만(laches)이란 소를 제기함에 있어서 부당하고 불리한 지연으로부터 피고를 보호하기 위해 영미 형평법(equity) 상 발달된 것으로서, 흔히 이해하는 “권리 위에 잠자는 자는 그 권리 행사를 허용하지 않는다”는 개념입니다. 소멸시효는 일정 시간동안 권리 불행사가 계속된 경우 그 권리가 소멸되는 법령에 의해 정해진 기간인 반면, laches는 법령에 의해 정해진 것이 아니라 권리자의 권리행사를 제한하는

최근 2017년 2월 22일, 미국 연방대법원은 Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 사건에서 미국 특허법 § 271(f)(1)에 의한 특허 침해에 관한 주요한 법리를 제시하였습니다.  특허 제품의 여러 개의 구성요소들 중 하나의 구성요소를 미국에서 해외로 공급, 해외에서 조립하도록 유도(induce)하는 행위가 해당 조항에 의한 특허 침해를 구성하는 것인지 여부에 관한 것이었습니다. 특허법 § 271(f)(1)은 다음과 같이 규정하고 있습니다. “Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substan­tial portion of the components of a patented

변호사와 의뢰인 사이의 의사소통 혹은 변호사가 의뢰인을 위해서 작성한 법률적 자문을 포함한 서면 등은 법원이 공개를 요구하거나 증거로 삼을 수 없는 특별한 비밀유지특권(attorney-client privilege)의 대상이 됩니다. 따라서 소송 당사자에게 있어 특정 문서 혹은 소통의 내용이 변호사-의뢰인의 비밀유지특권에 의해 보호되는지의 여부는 항상 중요한 이슈가 됩니다. 특히 미국에서는 변호사-의뢰인의 비밀유지특권이 광범위하게 인정되는데, 법률적 사안에 대해 변호사의 검토를 받는 것이 변호사-의뢰인 비밀유지특권에 따라 그 정보 혹은 문서가 보호될 가능성이 생기기 때문에 매우 중요해집니다. 지난 번 소개해드린 2016년 6월 13일 내려진 대법원 사건인 Halo Electronics에서 대법원은

AIA(America Invents Act) 하에서 신설된 특허심판원의 IPR(Inter Partes Review)은 지금까지 특허 소송에 대한 실효적인 방어 수단으로 각광을 받아왔습니다. AIA 이전에는 당사자들은 등록된 특허의 유효성을 특허청에서 다투기 위해서는 두 가지 형태의 재심사, 즉 ex parte 재심사 (reexamination) 및 inter partes 재심사(reexamination)를 통해서 가능했습니다. 하지만 이들 재심사 절차들은 지나치게 시간이 많이 소요되고, 특허권자가 재심사 중 청구항을 보정할 수 있어, 오히려 특허권자의 특허 방어 수단으로 이용된다는 등의 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 획기적으로 개선하고 소송에 비해서 비용부담이 적고 18개월 이내의 짧은 시간 이내에 특허청