Peter S. Park

미국 연방 대법원의 KSR 판례 이후에 미국 특허를 받기 어려워졌고 또 무효화가 쉬워졌었다는 것은 이제는 아주 오래된 이야기입니다, 이 판례가 2007년에 나왔으니까요.  KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).  KSR 판례는, 기존의 자명성(obviousness) 판단 기준이었던 teaching-suggestion-motivation (TSM) 테스트가 지나치게 유연성이 없다(rigid)하여, 몇가지 다른 판단 기준을 제시했습니다.  예를 들어, 알려진 선행 기술들을 찾아서 조합할 때, 굳이 TSM 조건을 만족하지는 않더라도, 그러한 조합이 당업자가 충분히 실시할 만 하고 예측 가능한 결과(해당 발명)에 도달할 수 있다고 판단되면 그 발명은 자명하다는 것입니다. 그런데,

순수한 특허 이슈는 아닙니다만, 최근 특허 분야에 종사하는 사람들이 주목하고 있는 소송 케이스가 있어서 소개합니다. 미국에서 특허법(patent law)과 늘 상보(相補)관계에 있는 반독점법(antitrust law)에 관한 이야기입니다. 애플(Apple Inc.) 만큼 특허전문업체(patent assertion entity, non-practicing entity or patent troll)로부터 특허 침해소송을 많이 당하는 기업은 없습니다.  2020년 10월26일 현재 법원기록을 보니, 애플이 피고나 원고로 진행중인 특허관련 소송(항소심 포함)이 205건인데, 80% 이상이 특허전문업체와의 소송들입니다. 대표적으로 최근 수년간 애플을 괴롭혀온 특허전문업체를 꼽자면, VirnetX와 Uniloc Corporation(이하 “Uniloc”)을 들 수 있습니다.  VirnetX의 경우, 미연방대법원까지 가는 1차 소송을 통해4억4천만불의 배상금(damages)을

특허침해 소송은 대부분이 배심원 재판으로 침해 여부가 결정됩니다 [1]. 그렇다고 해서 소송 과정에서 다루어야 할 모든 중요한 이슈들이 배심원 판단으로 결정되지는 않습니다. 사실 배심원은 소송의 마지막 단계에서 선임되어 특허침해나 특허의 유무효를 판단할 뿐입니다. 어쨋건, 미국 소송(특허침해 소송 포함)에서는, 어떤 사항의 사실관계 여부(question of fact)가 배심원 판단 영역인 반면, 법적인 이슈(question of law)는판사가 판단한다는 것은 주지하는 바입니다. 배심원이 판단한 사실관계에 판사가 법을 적용하거나, 판사가 판단한 법적인 기준에 의해 배심원이 사실관계를 판단한다는 것입니다. 그래서, 특허침해 소송에서는, 모두가 잘 알고 있듯이, 청구항 해석(claim

최근에 나온 특허 무효 심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)의 효력 판례(precedential decisions) 두 개에 따라, 특허 문헌이 아닌 출판물을 선행기술(prior art)로 인용하여 특허 무효심판(Inter partes Review: IPR)을 신청하려는 신청인들(IPR Petitioners)은 그들의 전략을 재검토해야 할 수도 있습니다.  이 효력 판례들은, 특허 출원중 선행 출판물 때문에 청구항 거절을 당한 출원인들에게도 영향이 있습니다. 지난 12월 결과가 나온 IPR 2018-01039 (Hulu LLC v. Sound View Innovations LLC: 이하 “Hulu”)에서 PTAB은, 출판물이 선행기술로 사용되려면, 그 출판물이 IPR 대상 특허가 출원된 날짜 이전에 대중에 의한

지난 3월9일, 너무도 유명한 Led Zeppelin의 Stairway to Heaven(1971년 출간) 관련 저작권 침해 소송 항소심 결과가 나왔습니다.  이 소송은, 하드 록(Hard Rock) 뮤직의 고전인 이 곡의 저작권을 누가 침해했느냐가 아니라, 반대로, 이 전설적인 곡의 도입부(Jimmy Page의 기타연주)가 Sprit라는 록 밴드의 1967년 연주곡 Taurus를 모방했느냐가 이 저작권 소송의 주제입니다. 소송은 2014년 캘리포니아 중부연방지방법원(Central District of CA)에서 시작되었는데, 배심원 판결을 통해 Stairway to Heaven이 Taurus의 저작권을 침해하지 않았다고 판결했습니다.  그러나, Frontier가 연방제9 순회법원(The 9th Circuit Court of Appeals)에 항소하고, 3명의 판사들로 구성된 항소

지난주 3월5일, Apple이 무려 11억불이 걸려있는 캘리포니아 기술대학(California Institute of Technology: 이하 Caltech)와의 특허침해소송 핵심특허를 무효화(invalidate)하는데 최종적으로 실패하였습니다.  이날, 미국연방항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; 이하 CAFC)이 미국특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board: 이하 PTAB)이 유효(valid)하다고 판단했던 Caltech의 미국특허 US 7,116,710 (이하 ‘710 특허)가 유효하다고 최종 판시한 것입니다.  CAFC의 이번 판결은 의견서(opinion)가 없는 non-precedential order로서 PTAB의 2018년 무효심판(Inter Partes Review (IPR)) 결과를 확인(affirm)한 것입니다. 그런데, 이번 CAFC판결이 주목받는 이유들중 가장 큰 것은 바로 이 ‘710특허와 다른 2개의 미국특허들(US

지난 1월 22일 퀄컴(Qualcomm)과 애플(Apple)간 특허 소송들의 부산물(副産物)이라고 할 수 있는 특허 무효심판(Inter Partes Review: 이하 IPR) 한 개의 결과가 나왔습니다. 이 IPR은 지난 2017년 11월 퀄컴의 소송에 대응하여 애플이 소송 대상 특허들 중 한 개에 대하여 무효화를 시도했던 것에 대한 결과입니다.  해당 특허는 US 8,683,362이고 IPR 번호는 IPR 2018-01252입니다. 우선, 간단히 퀄컴과 애플의 분쟁 경과를 살펴보면, 지난 2017년 1월 미국 연방무역위원회(Federal Trade Commission: FTC)가 퀄컴을 무선통신 칩셋 관련 반독점법(Antitrust) 위반으로 미국 캘리포니아 산호세의 연방법원에서 제소하고, 여기에 편승하여 애플이 퀄컴을 상대로

Amazon은 2019년 5월 현재 전세계 12개국에서 Digital Marketplace를 통해서 무려 3억5천3백만개의 제품들(상품식별자 SKU기준)을 판매하고 있습니다. 작년, Apple에 이어 미국 역사상 처음으로 시가총액 1조 달러를 돌파했던  Amazon이 운영하는 Amazon.com이 세상에서 가장 큰 시장이라는데 이의를 제기하는 사람은 없을 것입니다. 이 Amazon의 주목할 만한 사업 방식은, 제 3자가Amazon의 전자상거래(e-Commerce) 서비스를 이용해서 Amazon.com에 자신의 상품을 등록해서 소비자에게 판매하는 것입니다. 이러한 제3자 판매방식이, 이제는Amazon.com 판매액의 약 55%를 차지하고 있다는 통계가 나왔습니다. 물론, 나머지는 Amazon이 직접 판매(“shipped and sold by Amzon.com”)하는 것이지요. 이러한 제3자 판매방식에는, 적지 않은

속보 – Breaking News 어제, 4월16일 화요일, Apple과 Qualcomm이 모든 다국적 소송 취하에 전격적으로 합의했습니다.  정말 브레이킹(breaking) 뉴스입니다.  지난 2년 조금 넘는 기간동안 치열하게 진행되어 온 양사간의 반독점(Antitrust), 특허, 계약위반 등 최대 300억달러에 이르는 소송들이, 그 중에서도 핵심이라고 할 수 있는, 샌디에고(San Diego) 연방지방법원에서의 반독점 소송의 재판이 시작된 첫째날(4월15일) 배심원 선정(jury selection)에 이어, 둘째날인 어제(4월16일), 양측 대리인이 재판 개시 변론(opening statement)을 하는 와중에, 극적으로 타결된 것입니다. 1. 역설적인 합의 제가, 이번 블로그의 부제를 “역설적인 합의”라고 달게 된 이유는, 샌디에고 법정에서 Apple의 대리인이,  Qualcomm의

이번주는, 2월에 기고했던 미연방공정위원회(Federal Trade Commission: FTC)와 퀄컴간의 반독점(Antitrust) 소송에 대한 블로그에 이어, 지난 3월15일 판결이 나온 퀄컴과 애플의 연방법원 특허침해 소송에 관한 것입니다.  이 블로그 초안을 마친 직후인 3월26일 늦게 퀄컴과 애플의 미연방국제무역위원회(International Trade Commission: ITC) 특허소송 최종결과(Final Determination)가 나오는 바람에,  3월15일 연방법원 판결이 향후 어떻게 확정되거나 전개될 지가 더 궁금하게 되었습니다만, 일단, 3월15일 소송을 다루면서, ITC 소송 이야기도 곁들이겠습니다. 캘리포니아주 샌디에고(San Diego) 연방법원에서 있었던 이 소송은, 2017년 7월 퀄컴이 애플을 상대로 6개의 무선통신 스마트기기 특허에 대한 침해소송을 제기한 이후,

2019년은 정보통신업계에서 4G/LTE 시대가 5G 시대로 넘어가는 첫 해라고 볼 수 있습니다.  퀄컴(Qualcomm)을 비롯하여, 삼성전자(SEC), 인텔(Intel), 화웨이(Huawei), 미디어텤 (MediaTek) 등이 개발한 무선통신 칩셋을 탑재한 5G 스마트 디바이스들이 시장에 등장하기 때문입니다.  이러한 5G시대의 도래는, 한쪽에서 미국연방무역위원회 (FTC: Federal Trade Commission)와 퀄컴 간의 반독점 소송 재판 (trial)으로 시작되었습니다.  이 소송은 지난 2017년 1월 미국 FTC가 퀄컴을 무선통신 칩셋 관련 반독점법 위반으로 미국 캘리포니아 산호세의 연방법원에서 제소한 것이 그 시작입니다.  2년이 지난 2019년1월 드디어 최종 심리가 개시되어 양측의 법적 공방이 3주간 이어졌고, 1월29일

2018년 미연방대법원에서 결정된 특허 케이스들 중에는 IPR이 위헌이 아니라고 결정한 Oil States 케이스(Oil States Engery Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC et al.)와 IPR이 개시된 이후 신청된 모든 청구항에 대해 유무효를 판단해야 한다는 SAS 케이스(SAS Institute Inc. v. Iancu, Director, United States patent and Trademark Office, et al.)가 있습니다.  이 두 개의 케이스는 모두 지난 4월24일 판결이 났었습니다.  만약 Oil States 케이스에서 IPR 제도가 위헌으로 결정되었더라면 모든 IPR이 중단되고 더 이상 관련 이야기를 할 이유가 없었을 것이니, 그 판결의

America Invents Act의 Inter Partes Review (IPR)는 특허권자를 제외하고는 누구나 신청 (petition)할 수 있습니다.  그러나, IPR에서 실패했다고 해서, 누구나 특허심판원의 IPR 결정에 대해  항소 (appeal)할 수 있는 것은 아닙니다.  항소할 수 있는 자격이 있어야 합니다.  미국 헌법이 명시하고 있는 당사자 적격 (Article III  Standing) 이슈이지요.  여기서 Article III Standing이란  사법부의 구성과 권한을 명시하고 있는 미국연방헌법 3조와 관련된 것입니다.  사법부를 통해서 이해를 다툴 만한 자격, 즉, 실질적인 피해 (actual injury)가 있느냐는 것이 그 요점이라고 할 수 있습니다. 이 Standing 이슈는 작년에 본 Hello

2012년 9월 16일 발효된 America Invents Act (AIA)의 핵심이 Inter Partes Review(IPR)라는 것에 대한 이견은 없습니다.  미국 특허소송의 지형을 완전히 바꾸어 놓은 입법이자 그에 따른 정책 변화였습니다.  특허 소송의 한 축을 차지하는 특허 무효성 판단을 법원에서 행정부인 미국특허청 (USPTO)으로 옮겨왔다고 해도 틀린 말이 아니기 때문입니다.   그런데 이 IPR 제도가 Oil States Energy Services, LLC v. Green’s Energy Group, LLC 사건을 통해서 그 합헌성이 도전을 받게 되었고, 예고되었던 바, 지난주 11월27일, 미연방대법원이 과연 IPR이 미국 헌법에 반하는 것이 아닌지에 대한 구두심리(Oral Hearing)를 열었습니다.

최근 관여한 몇 개의 특허소송들에서 소송비용 전가 (傳家) (이하 “fee shifting”)라는 것이 주요 이슈가 된 적이 있어서, 이번 기회에 fee shifting의 추세와 조건 등을 다시 짚어보기로 했습니다. 되돌아 보면, 과거 고객들 중에 황당하고 어이없는 (물론 고객의 입장에서) 특허소송을 미국에서 당하고는, 이 소송에서 이기면 소송비용을 되돌려 받을 수 없느냐고 물어보셨던 고객들이 있습니다.  그 당시에는, 그냥 쉽게, 미국에서는 소송비를 각자가 부담하는 원칙인 American Rule 이라는 것이 있어서, 특허소송에도 적용된다고 대답했었던 기억이 납니다.  물론, 예외없는 원칙은 없다는 점도 알려드렸었지요.  미국 특허법 285조 (35 U.S.C.

어제인 5월 22일, 미연방대법원이 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대한 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스에 대한 판결을 내렸습니다.  지난 4월4일 블로그에서 2016년 회기 (court session)가 끝나는 6월경에 대법원이 판결을 내릴 것이라고 예상했는데 생각보다 조금 빨리 판결했습니다.  대법원은 TC Heartland의 손을 들어주었는데, 특허침해소송의 venue를, 기존의 특허관련 venue 법령 (statute)인 28 U.S.C. 1400(b)와 대법원의 1957년 판례 (Fourco Glass Co., v. Transmirra Products Corp.)에 근거하여, (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업

연 평균 약 80건의 상고사건을 심리하는 미국 연방대법원(이하 “대법원”)이 2주 연속 특허관련 사건의 Oral Hearing을 하는 것은 아주 드물다고 볼 수 있습니다.  그런데 대법원은 3월 21일에 있었던 특허소진(特許消盡: Patent Exhaustion)에 관한 Lexmark v. Impression 케이스에 이어, 지난 주 월요일(3월 27일)에 미국특허소송에 커다란 파급력을 지닌 또 다른 사건의 Oral Hearing을 열었습니다.  바로 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스입니다. 본 건은 Kraft사가 Delaware 주 연방법원에 설탕보조제(sweetener) 업체인 TC Heartland를 특허침해로 고소하면서 시작되었는데, 피고인 TC Heartland가 소송 Venue를 TC Heartland의 본사가 있는 Indiana주 연방법원으로 이전하려는 motion을

이번 달 (March 2017), 미국 특허에 종사하는 사람들에게 가장 큰 뉴스는, 3월 21일 대법원 (Supreme Court)에서 있었던, Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc. 케이스의 oral hearing (argument) 이었을겁니다.  이 케이스의 이슈는 특허소진 (patent exhaustion)입니다. 배경 본 건 소송은, 2013년프린터 제조업체인 Lexmark가, 자사 프린터의 toner cartridge를 refill하여 판매하는 많은 업체들을 특허 침해로 Ohio의 연방지방법원에 고소하였고, 이후 West Virginia의 작은 업체인 Impression을 피고로 추가하면서 시작되었습니다.  다른 모든 피고 업체들은 Lexmark와 협상을 통해 소송을 끝낼 수 있었지만, Impression사의 경우 그렇지 않았습니다. Hewlett Packard, Cannon, Lexmark같은 프린터 제조업체는,