미국 특허실무에서 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 발명의 모든 구성요소들이 선행문헌에 기재되어 있어야 합니다. 여기서 기재란 명시적 기재를 일반적으로 의미하지만, 명시적으로 기재되어 있지 않은 경우라도 진보성을 부정할 수 있는 법 논리가 있습니다. 이는 내재성(inherency)에 기초한 경우 입니다. 즉, 선행문헌이 명시적으로 발명의 구성요소를 언급하고 있지는 않지만, 그 내용에 비추어 보았을 때 발명의 구성요소가 필연적으로 선행문헌의 구성상에 존재할 수 밖에 없는 경우입니다. 이러한 경우, 선행문헌이 발명의 구성요소를 내재적으로(inherently) 개시하고 있다는 논리를 펼쳐서 진보성 흠결을 주장할 수 있습니다.

지난 주 금요일 (2019년 3월 8일) 발행된 미국연방순회항소법원 판결에서는 내재성에 근거한 진보성 요건 흠결을 다루었습니다.

위 사건에서 쟁점이된 특허는 파일을 기존 컴퓨터에서 새로운 컴퓨터로 옮기는 경우에 있어서 동일한 파일이 존재할 때 이를 식별하는 기술과 관련된 것이었습니다. 종래 방법에서는 파일을 사용자가 부여한 파일명, 저장경로 또는 저장위치를 기초로 식별하였기 때문에 내용이 동일한 파일의 경우라도 사용자가 부여한 파일명 등이 상이한 경우, 중복 저장될 수 있는 문제점이 있었습니다. 본 사건에서 쟁점이 된 특허는 파일명, 저장경로 또는 저장위치 정보등이 아닌 파일내용에 기초한 식별표지(content-based identifier)를 생성하고 이에 기초하여 동일파일이 새로운 컴퓨터에 존재하는지 여부를 판단하여 기존의 문제점을 해결한 것을 특징으로 하였습니다.

선행문헌은 파일의 백업과 복구 시스템에 대한 것으로, 파일 데이터베이스가 세 종류의 기록을 저장하는 것을 특징으로 하고 있었습니다. 첫 번째로 파일명과 위치 기록, 두 번째로 백업버전 파일에 대한 기록, 세 번째로 binary object identification 기록인데, 세 번째 binary object identification 기록은 파일내용에 기반한 정보를 포함하고 있었습니다. 따라서, 선행문헌 시스템이 세번 째 binary object identification 기록을 이용하여 동일파일이 새로운 컴퓨터에 존재하는지 여부를 판단하는지 여부가 문제가 되었습니다. 선행문헌이 상기 내용을 명시적으로 언급하고 있지 않았기 때문에 진보성 요건 흠결을 주장하는 측에서는 선행문헌 시스템이 동일파일이 새로운 컴퓨터에 존재하는지 여부를 판단함에 있어서, 필연적으로 세번 째 binary object identification 기록을 이용할 수 밖에 없다고 주장하였습니다. 하지만, 특허권자는 선행문헌의 시스템은 동일파일 존재 여부를 판단하는 단계에서 종래 사용되어오던 방법인 파일명 및 저장위치 등을 이용하고, 세번 째 binary object identification 기록은 이후의 다른 단계에서 이용한다고 주장하였습니다. 연방순회항소법원은 특허권자의 주장을 지지하였고, 선행문헌 시스템이동일파일 존재 여부를 판단하는 단계에서 필연적으로 세번 째 binary object identification 기록을 사용함이 입증되지 않았고, 따라서 내재성에 기초한 진보성 요건흠결 주장은 타당하지 않다고 판시하였습니다.

상기 사건은 내재성에 기초한 진보성 요건 흠결 주장에 있어 “필연성” 입증의 중요성을 시사합니다. 특허권자 또는 출원인의 입장에서는 무효심판청구인 및 심사관의 주장처럼 선행문헌이 내재적으로 발명의 구성요소를 개시하고 있는 것으로 반드시 해석되어야 하는 것은 아님을 주장하여 필연성 입증을 막을 수 있겠습니다. 반면, 무효심판청구인 입장에서는 필연성 입증을 뒷받침할 강력한 논리가 수반되어야만 내재성에 기초한 진보성 요건 흠결주장이 가능함을 숙지해야 하겠습니다.