2013년 AIA 개정이전 미국 특허법 102(b)는 미국 특허출원일로부터 1년 이전에 미국에서 발명을 판매(sale)한 경우, On-Sale Bar의 적용을 받아 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있었습니다. 본 규정에서의 판매는 판매의 제안 (offer for sale) 행위를 포함하며, 공개된  판매행위 (public sale)와 비밀리에 진행된 판매행위 (secret sale) 모두에 적용되는 것으로 해석되어 왔습니다.

AIA 개정이후, 미국 특허법은 102(a)(1)에서 다음과 같이 On-Sale Bar를 규정하고 있습니다.

A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

상기 규정에서는 개정 전과 달리, 판매행위를 미국 내에서의 행위로 한정짓지 않아 미국  외에서의 판매행위도 포함하는 것으로 지리적 적용범위를 확장했으며, 판단시점을 미국 특허출원일이 아닌 유효출원일 (미국 내외를 포함한 최우선일)로 달리 규정하였습니다. 또한, AIA 개정이전 미국 특허법 102(b)와 달리 “or otherwise available to the public”이라는 문구를 “on sale” 뒤에 포함하고 있어, On-Sale Bar의 적용을 받는 판매의 범위가 공개된 판매행위 (public sale)만 포함하는 것으로 제한해석해야 한다는 의견이 특허청을 포함한 특허 단체들의 주요한 법률해석이었습니다. 하지만, 이의 해석에 대해서는 다툼의 여지가 남아 있었습니다.

2019년 1월22일, 미국 대법원은 AIA 개정법하에서 On-Sale Bar는 AIA 개정이전 법 (Pre-AIA)과 동일하게 비밀리에 행해진 판매행위 (secret sale) 혹은 발명의 내용을 비밀로 유지하도록 하는 의무를 부과한 판매행위에도 적용된다고 판시하였습니다 (Helsinn Healthcare v. Teva Pharma). 따라서, 2017년 5월 1일 연방순회항소법원의 판결내용 (2017년 5월 2일자 포스팅 참고)을 지지하며, 특허의 우선일이 비공개로 진행된 발명의 판매계약일로부터 1년 이후 인 본 사건의 경우, on-sale bar가 적용되어 특허가 무효임을 확인하였습니다.

특허 실무자들은 발명에 대한 판매계약이 출원일 이전에 이루어진 경우, 이로부터 1년이 도과하기 이전에 우선일(미국 내외 출원을 포함)을 확보할 수 있도록 주의해야 하겠습니다. 아울러, 상기에서의 판매계약은 공개와 비공개 사안을 모두 포함하는바, 계약시 계약내용등에 대해 비밀유지의무를 부여한 경우에도 예외가 아님을 숙지하고 있어야 하겠습니다.