지난 9월 8일 미국 연방순회항소법원은 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC사건에서 특허심판원의 내재성(inherency)에 근거한 진보성 판단이 잘못되었음을 인정하면서도, 진보성을 부정할 수 있는 사실관계와 그에 따른 결론 자체에는 오류가 없음을 이유로 특허심판원의 심결을 지지하는 판결을 하였습니다.

본 사건의 발명은 전선의 제조방법에 대한 것으로 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시켜 전선 설치 시 필요한 전선을 끌어당기는 힘(마찰)을 줄여 주는 것을 특징으로 하고 있었습니다. 구체적으로, 청구항에서는 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시키지 않은 경우와 비교할 때, 본 발명이 끌어당기는 힘을 적어도 30% 이상절감시켜줌을 발명의 특징으로 포함하고 있었습니다. (하기 청구항 참조)

1. In a method of manufacturing a finished electrical cable having a conductor core and a jacket formed primarily of a first material, the jacket surrounding at least said conductor core and defining the outermost exterior surface of the finished cable, the improvement comprising combining a preselected lubricant with said first material prior to the formation of said jacket in order to provide a reduced coefficient of friction of said cable outermost exterior surface and also reduce the amount of force required to pull the cable, during its installation through building passageways, in which said lubricant is of the type which migrates through said jacket to be available at said outermost exterior surface of said finished cable during the cable’s installation through building passageways, the finished electrical cable having the characteristic that an amount of force required to install said cable through corresponding holes in an arrangement of four 2″ x 4″ wood blocks having holes drilled at 15° through the broad face and the centerlines of the holes are offset 10″ and pulled through at 45° to the horizontal from the last block is at least about a 30% reduction in comparison to an amount of force required to install a non-lubricated cable of the same cable type and size through corresponding holes in said arrangement.

심사관과 특허심판원이 고려했던 선행문헌에는 광섬유 케이블을 끌어당길 때의 저항(마찰)을 감소시키기 위한 목적으로 마찰 감소제(예, 윤활제)를 포함하는 플라스틱을 이용하여 전선을 제조할 수 있다고 기재되어 있었습니다. 위 선행문헌에는 마찰감소제의 사용이 전선의 끌어당기는 힘을 30% 이상 감소시킬 수 있다는 것은 기재되어 있지 않았습니다.

심사관과 특허심판원 모두  선행문헌의 조합이 상기 청구항에서끌어당기는 힘을 30% 이상 절감시켜준다는 특징을 기재하고 있지 않았지만, 이러한 특징은 선행문헌의 조합에 기재된 방법으로 제조한 전선에 내재적 (inherently)으로 존재하리라는 것을 이유로 발명의 진보성을 부정 하였습니다. 아울러 본 발명과 선행문헌이 동일하거나 실질적으로 동일한 제조 방법을 기재하고 있기 때문에 발명의 진보성이 인정될 수 없다고 판단하였습니다.

연방순회항소법원은 내재성(inherency)에 기반하여 진보성을 부정하기 위해서는 선행문헌에 명시적으로 기재되지 않은 발명의 특징이 왜 반드시 존재하는 것으로 보아야 하는지 설명되어야 한다고 판시하였습니다. 이의 근거로 연방순회항소법원은 내재적인 특징이라고 하여 반드시 공지된 것이라 볼 수 없고, 공지되지 않은 것이 자명할 수 없다고 설명하였습니다. 본 사건의 경우, 선행문헌의 방법에 따라 제조한 전선에 있어, 청구된 특징(끌어당기는 힘을 30% 이상 절감시켜준다는 특징)이 필연적으로 도출된다는 어떠한 증거도 제시되지 않은 바, 내재성에 기반한 진보성 흠결 사유는 타당하지 않다고 판단하였습니다.

하지만 연방순회항소법원은 선행문헌이 본 발명에서와 동일한 목적(전선 자켓과 전선의 이동통로 간의 경계면을 윤활시키기 위한 목적)을 달성하기 위해 동일한 방법(윤활제의 사용)을 기재하고 있음에 주목하였습니다. 아울러 본 사건과 같이 발명의 기능적 특징부(끌어당기는 힘을 30% 이상 절감시켜준다는 특징)를 제외한 모든 구성을 선행문헌이 기재하고 있는 경우, 출원인이 역으로 선행문헌에 기재된 방법에 따라 제조된 전선이 발명의 기능적 특징부에서 정의된 특징을 갖지 않음을 입증해야 한다고 판시하였습니다. 본 사안의 경우, 그와 같은 내용이 입증된 바 없고, 아울러 그러한 특징이 선행문헌으로부터 예상치 못한 현저한 효과에 해당하는 경우도 아니므로, 진보성 요건을 흠결한 경우라고 판시하였습니다. 아울러, 특허심판원이 이와 같은 사실관계를 모두 확립하여 진보성 요건 흠결 사유를 구성하였으므로, 내재성에 근거한 진보성 흠결 사유에 오류가 있다고 하여도 특허심판원의 결론 자체에는 이를 번복할 정도의 오류가 없다고 판단하여 특허 심판원의 심결을 지지하는 판결을 하였습니다.

본 사건은 선행문헌의 내용과 구별되는 발명의 특징부가 발명 실시에 따라 도출되는 결과(물성)에 대한 것일 때, 심사관은 선행문헌이 이러한 물성을 기재하고 있지 않더라도 이를 제외한 발명의 구성을 모두 개시하고 있다면 진보성을 쉽게 부정할 수 있음을 상기시켜 줍니다. 아울러, 이러한 사안의 경우, 진보성 흠결 사유를 극복하기 위해서 해당 물성이 선행문헌의 내용으로부터 예견하지 못한 현저한 효과임을 주장하는 방안이 효과적으로 고려될 수 있음을 시사합니다. 무엇보다도 발명의 예상치 못한 현저한 효과 판단 시 비교대상은 선행문헌의 조합(발명의 구성과 결과적으로 동일한)이 아닌, 발명과 가장 가까운 발명(예를 들면, 주인용 문헌의 실시예)이므로 양자의 차이로부터 도출되는 결과의 차이가 상기 물성에 해당한다면 효과적인 주장이 가능할 것입니다.