선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 선출원 시점으로 소급 받기 위함입니다. 하지만 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 선출원 시점으로 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적(expressly), 함축적(implicitly) 또는 내재적(inherently)으로 뒷받침 될 것을 요합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침 된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미합니다.

2018년 3월 14일 연방순회항소법원 판결 (HOLOGIC, INC. v. SMITH & NEPHEW, INC.)에서는 우선권 주장의 기초가 된 선출원이 species(구체적인 예)를 기재하고 있었고, 후출원이 genus(상기 구체적인 예를 포함하는 상위 개념)를 기재하고 있었고, 이 경우 후출원의 특허요건 판단 시점이 선출원 시점으로 소급받을 수 있는지 여부가 쟁점이 되었습니다.

구체적으로 선출원은 “a fiber optic bundle”(광섬유 다발)을 기재하고 있었고, 후출원은 이를 포함하는 넓은 개념의 용어인 “a light guide”(광 도파로)를 기재하고 있었습니다. Inter partes reexamination에서 심사관은 선출원에 기재된 “a fiber optic bundle”은 후출원에 기재된 넓은 개념의 용어인 “a light guide”를 뒷 받침하지 못한다고 보아, 후출원의 특허요건 판단시점이 선출원 시점으로 소급되지 않는다고 판단하였습니다.

하지만 특허심판원은 상기와 같은 사안에서 예측 가능한 기술분야와 예측이 어려운 기술 분야를 구별해야 한다고 판시하였습니다. 특허심판원은 본 사안에서 이슈가 된 “a light guide”는 이미 잘 알려진 기술 분야로 예측 가능한 기술분야에 해당하고, 다양한 타입의”a light guide”가 이미 잘 알려진 상태라고 판단하였습니다. 따라서 선출원이 이미 잘 알려진”a light guide”의 유형중 하나인”a fiber optic bundle”을 기재하고 있으므로, 통상의 기술자는 발명자가 선출원 시점에”a fiber optic bundle”을 포함한”a light guide”에 대한 발명을 했고, 소유하고 있었음을 인정할 수 있는 경우라고 판단하였습니다. 따라서 후출원의 특허요건 판단시점이 선출원 시점으로 소급되는 경우라고 보았습니다.

연방순회항소법원은 상기 특허심판원의 심결 내용을 지지하며 각 사안에서 이슈가 된 기술분야가 예측가능한 분야인지 예측이 어려운 분야인지를 고려하여야 함을 다시한번 강조하였습니다.

상기 판례는 선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원에서 특허요건 판단시점 소급여부가 기술분야에 따라 달리 될 수 있음을 시사합니다. 상기 사안과 같이 특정 용어와 관련된 기술이 이미 잘 알려져 있고 예측 가능한 기술 분야라면 genus의 일례인 species를 기재하고 있는 선출원 기재가 genus를 기재하고 있는 후출원의 판단시점 소급에 충분할 수도 있습니다. 하지만 반대로 화학, 바이오 분야와 같이 예측이 어려운 기술 분야의 경우, 일례인 species를 기재한 선출원의 내용이 이를 포함하는 genus를 기재하고 있는 후출원의 내용을 뒷받침함에 있어 충분하지 않을 수도 있겠습니다.