미국 특허실무상 물건(Product) 발명을 제조방법(process)을 통하여 기술하는 Product-By-Process 청구항 (이하, “PBP 청구항”)은 원칙적으로 특허성을 판단함에 있어 제조방법을 고려하지 않고 물건이 지니는 구조만을 고려하게 됩니다. 다만 PBP 청구항에 기재된 제조방법이 최종적으로 제조되는 물건에 뚜렷이 구별되는 구조적 특징을 부여할 것이 예상되는 경우라면, 이러한 제조방법이 암시하는 구조적 특징을 특허성 판단 시 고려하게 됩니다.

2018년 2월 8일에 판시된 연방순회항소법원 사건(In Re Nordt Develpment Co., LLC)에서는 무릎보호대를 기술함에 있어 사용된 “사출 성형된(injection molded)” 이라는 한정의 해석이 쟁점이 되었습니다. 먼저 상기 한정은 심사과정 중 물건발명(무릎 보호대)을 기술함에 있어 사용된 제조방법으로 해석되어 특허성 판단 시 고려되지 않았습니다. 이에 출원인은 거절결정불복심판을 청구하였지만, 심판부는 상기 한정은 제조방법에 해당하고, 출원인이 이러한 제조방법이 최종 산물에 어떠한 구조적 차이를 부여하는지 명확히 보여주지 못하였음을 이유로 심사관의 거절결정을 지지하였습니다.

하지만 연방순회항소법원은 상기한정을 제조방법으로 보지 않았습니다. 구체적으로 출원명세서가 “사출 성형된” 경우 일체형 구조를 갖게 되는 특징을 설명하고 있음을 근거로 하여, 상기 한정이 구조적 특징을 내포하고 있음을 이유로 들었습니다.  따라서 특허심판원이 물건발명(무릎 보호대)의 구조를 정의하는 상기 한정을 제조방법으로 판단하고 출원인에게 이로부터 도출되는 구조적 특징을 입증하도록 한 점, 그리고 이러한 구조적 특징을 특허성 판단 시 고려하지 않은 점이 잘못되었음을 들어 상기 사건을 특허심판원으로 환송하였습니다.

상기 사건은 물건발명을 기술함에 있어 사용된 한정이 구조적 한정으로 해석되는지 제조방법 한정으로 해석되는지 여부에 따라 청구항 해석의 결과가 달라질 수 있음을 시사합니다. 또한 위 사건과 같이 제조방법 한정으로 해석될 여지가 있는 한정에 대해서는 이로부터 도출되는 구조적 차이가 무엇인지 설명될 수 있는 경우에만 구조적 특징을 내포하는 한정으로서 고려될 수 있음을 시사합니다. 따라서 제조방법 또는 제조방법으로 해석될 여지가 있는 특징을 명세서에 설명하는 경우에는 이로부터 도출되는 구조적 특징을 함께 설명할 수 있어야 하겠습니다.

아울러 미국 특허실무상 PBP 청구항으로 해석되는 경우, 특허침해여부 판단 시 실시품의 구조가 청구된 물건발명과 동일하더라도 다른 제조방법을 사용하여 제조된 경우라면 침해로 보지 않기 때문에 불리함이 따릅니다. 따라서 물건발명의 경우 제조방법이 아닌 구조로 발명을 기술하는 것이 미국 실무상 더 바람직하겠습니다.