미국 특허법상 공동 특허권자는 특허침해의 소를 함께 제기하여야 청구인 적격(standing)을 만족 시킬 수 있습니다. 따라서 발명자가 다수인 경우, 회사가 발명자 모두에게서 특허받을 수 있는 권리를 양도(assignment) 받지 않았다면 해당 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 발명자로부터 권리를 양도 받은 회사가 공동 특허권자가 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 권리를 양도하지 않은 발명자와 회사가 공동으로 침해의 소를 제기하여야만 청구인 적격을 만족시킬 수 있습니다.

2018년 1월 11일, 미국연방순회항소법원은 상기와 관련된 사건을 다루었습니다(Advanced Video Technologies LLC v. HTC). 해당 사건에서 특허침해소송 청구인의 특허는 A, B 및 C의 3인을 발명자로 하고 있었으며, 발명자 A와 B는 회사로 특허받을 수 있는 권리를 양도하는 계약을 체결하였지만 발명자 C는 양도계약을 체결하지 않았습니다. 이후 회사가 상기 특허에 대한 침해소송을 제기하였고 지방법원은 공동 특허권자인 발명자 C가 회사와 함께 소송을 제기하지 않았으므로 청구인 적격을 결여한 것으로 해당 소를 각하 하였습니다.

회사는 연방순회항소법원에 항소하였고, 직무발명에 대해 권리를 회사에 양도하도록 강제하는 발명자 C와의 고용계약을 바탕으로 회사는 발명자 C에 대한 권리 또한 보유하고 있어, 청구인 적격을 만족시킨다고 주장하였습니다.

고용계약은 (i) 발명자 C가 발명에 대한 권리를 회사를 수혜자(beneficiary)로 하여 신탁할 것, (ii) 발명자 C가 회사에 특허받을 수 있는 권리를 양도할 것(will assign) 및 (iii) 발명자 C가 고용계약에의해 양도된 특허에 대한 권리를 포기(quitclaim)할 것을 명시하고 있었습니다.

연방순회항소법원은 상기 고용계약서에서 강제하는 요건 (i), (ii) 및 (iii)에 의해 발명자 C에 대한 권리가 회사로 양도되었다고 볼 수 없다고 판시하였습니다. 구체적으로 (i)과 관련하여서는 발명에 대한 권리를 회사를 수혜자로 신탁하였다고 하여 발명에 대한 권리가 자동적으로 회사로 양도되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 또한 (ii)와 관련하여서는 발명자 C가 회사로 권리를 양도해야할 관계에 있음을 명시한 것일 뿐, 이러한 계약내용에 의해 권리가 양도 된 것으로는 볼 수 없다고 판시하였습니다. 아울러 (iii)와 관련하여서는 고용계약에의해 양도된 권리가 없으므로 포기할 권리도 없다고 판단하였습니다.

따라서 연방순회항소법원은 공동특허권자인 발명자 C가 특허침해소송을 회사와 함께 제기하지 않았으므로 본 소는 청구인 적격을 결여한 것으로 각하되어야 한다고 판시한 지방법원의 판결을 지지하였습니다.

본 사건은 직무발명에 대한 권리 양도계약의 중요성을 다시금 상기시켜 줍니다. 회사는 고용계약과 별도로 개개의 직무발명에 대한 권리양도 계약을  발명자와 체결해야 하겠습니다. 또한 발명자가 권리양도 계약 체결을 거부할 경우, 이를 강제하는 고용계약을 바탕으로 발명자의 권리양도 이행을 촉구하는 소를 제기하여 차후 발생할 수 있는 침해의 소 제기 이전에 직무발명에 대한 소유권을 명확히 해 두어야 하겠습니다.